Las medidas cautelares en el derecho argentino de patentes a la luz del acuerdo trip
| Autor | Guillermo Cabanellas |
| Cargo del Autor | Profesor de Postgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires |
| Páginas | 36-75 |
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Las medidas cautelares constituyen una de las materias que mayores dificultades han originado bajo el régimen argentino de patentes1.
Ha sido tradicional en el Derecho argentino, como lo es bajo la generalidad de los regímenes de patentes en el Derecho comparado2, establecer un sistema especial en materia de medidas cautelares. La Ley 111 utilizaba esa técnica legislativa3, y también lo hizo el texto original de la actual Ley de Patentes4. Este, sin embargo, dio lugar a interpretaciones encontradas, que llevaron a su impugnación frente al acuerdo TRIP, y a su posterior modificación. Esta, a su vez, ha sido objeto de múltiples críticas.
En el presente estudio se examinará la evolución que ha experimentado el régimen argentino en esta materia, su relación con las disposiciones del acuerdo TRIP, y las consecuencias del actual régimen.
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En su redacción original, el artículo 83 de la LP disponía: «Previa presentación del título de la patente o del certificado del modelo de utilidad, el damnificado podrá solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares: a) el secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado; b) el inventario o el embargo de los objetos falsificados, y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado».
Las disposiciones en cuestión, así como las correspondientes al incidente de explotación5, dieron lugar a posiciones encontradas respecto de su compatibilidad con el acuerdo TRIP. En particular, las dificultades se relacionaban con el artículo 50 de dicho acuerdo que, entre otras normas, dispone: «1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas inmediatamente después del despacho de aduana; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción; 2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas [...]».
El conflicto planteado quedó de manifiesto en el fallo «American Cyanamid Co. y otro v. Makhteshim Agan Holding Bv»6. Se expresó allí que «el art. 87 (de la LP) faculta al demandante a exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso de que éste quisiera seguir adelante con ella, y en defecto de la caución, podrá pedir la suspensión de la explotación, dando él, a su vez, en su caso, si fuera requerido, caución conveniente [...]. Así, el incidente de explotación no tiene otra finalidad que la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que habrá de responder por los eventuales daños por la continuación en el uso de la marca». El fallo cita luego otra sentencia de la misma Sala en la que se observó que la pretensión de obtener en forma inmediata y automática el cese de la explotación por vía del incidente respectivo, desvirtuaría «la finalidad del instituto cautelar, por cuanto el objeto de la medida impetrada se confundiría
Palacio7 apoyó la solución dada en el caso citado. Observa que las reglas en materia de incidentes de explotación deben resolver el conflicto entre dos derechos aparentes de rango constitucional, como son, por un lado, el de propiedad del inventor, y, por otro, el de trabajar y ejercer toda industria lícita. Entiende que a través de la caución exigible al presunto infractor no resulta alterado el equilibro entre ambos.
En cuanto a la posibilidad de que el artículo 87 de la LP fuera contradictorio con el acuerdo TRIP, Palacio la niega. Entre otras consideraciones, expone que «la suspensión de la explotación que procede decretar, conforme al artículo 87 de la Ley 24.481, en ausencia de caución por parte del demandado, constituye fuera de duda una medida provisoria para impedir que los productos en infracción "entren en los circuitos comerciales" y, por otra parte, los requisitos a los que el Tratado (TRIP) supedita el otorgamiento de medidas cautelares tendentes a este objetivo no difieren, sustancialmente, de los previstos en el Cód. Proc. (arts. 195, 197, 199, 230 y 232) y de los que habitual-mente exige la jurisprudencia (verosimilitud del derecho y prestación de contracautela)».
O'FARRELL8 se opuso a la posición de Palacio y a lo resuelto en el fallo citado. Consideró que el artículo 87 de la LP —en su texto original— era contradictorio con las exigencias del acuerdo TRIP, y al respecto señaló que «el artículo 50 del Tratado Gatt Trips establece que los jueces estarán facultados para ordenar la adopción de medidas provisionales, rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercaderías importadas. Estas medidas, de ser conveniente, pueden adoptarse sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos».
Exponía también O'FARRELL que «el artículo 232 del Cód. Procesal y normas análogas "no sólo facultan a conceder medidas absolutamente diferentes a las reguladas, sino que también admiten una flexibilidad en el otorgamiento de las previstas mediante su adaptación a las particulares situaciones de hecho que se tienen en mira y en la combinación de dos o más medidas". Conforme a ello, el artículo 232 también podría justificar la extensión de las medidas cautelares aun más allá de la norma expresa de la ley de patentes, aunque claro está, sólo en casos excepcionales».
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Varias cuestiones deben ser examinadas en relación con la posición de O'FARRELL.
En primer lugar, corresponde establecer si existía conflicto entre las normas de la LP y las exigencias del acuerdo TRIP. Este no incluye exigencias en materia de incidentes de explotación, pese a que se trata de una institución conocida en el Derecho comparado9.
En cuanto a las reglas generales del acuerdo TRIP sobre medidas provisionales, exigen que las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar medidas rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual10. Pero de allí no se infiere que el demandante pueda impedir unilateral-mente la explotación que considere ilícita, lo cual sería la consecuencia de no permitir al demandado continuar con la explotación mediante caución suficiente. En los incidentes de explotación, la existencia o no de una infracción sólo se determinará con certeza al resolverse las cuestiones de fondo del litigio, y se trata entonces de tutelar los intereses conflictivos en juego hasta ese momento, para lo cual la ley argentina adoptó un sistema de contracautelas 11. No parece correcto, en consecuencia, afirmar que la posibilidad de continuar con la explotación bajo caución implica la falta de un sistema de medidas provisionales eficaces, siendo que tal posibilidad tiene una prolongada aplicación en regímenes de patentes, como el francés y el español12, que son generalmente tenidos como acordes con los requisitos del acuerdo TRIP.
Por otra parte, si bien el artículo 50, párrafo 2, del acuerdo TRIP prevé que las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, no exige que todas las medidas provisionales sean dictadas inaudita parte. Por el contrario, dicho artículo establece ciertas circunstancias que hacen aconsejable que las medidas provisionales sean dictadas inaudita parte, de lo que se infiere que habrá casos en que será lícito ordenarlas previa vista a la otra parte.
A fin de evaluar la coherencia entre el régimen de medidas cautelares de la LP con el acuerdo TRIP, debe analizarse la metodología utilizada por éste. El...
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