La capacidad distintiva como concepto dinámico
| Autor | Luigi Mansani |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Parma (Italia). |
| Páginas | 223-242 |
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Que la capacidad* distintiva es el presupuesto esencial, por así decirlo «ontológico», de una marca, desciende de la obvia apreciación de que la marca es, en primer lugar, un signo distintivo. También el tenor de la ley lo confirma: el artículo 2 de la Directiva núm. 89/104 CEE (en adelante «la Directiva») y el artículo 4 del Reglamento núm. 40/94/CE (en adelante, «el Reglamento»), establecen, de hecho, que pueden ser registrados como marcas sólo los signos «apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras». El requisito de la capacidad distintiva es, por tanto, siguiendo un orden lógico, el primero que ha de ser comprobado: un signo puede no ser registrable como marca o no ser digno de protección —si carece de novedad o si es ilícito o engañoso— pero se tratará, en todo caso, de un signo calificable como marca: por el contrario, un signo que carezca de capacidad distintiva ni siquiera podrá ser definido como tal.
Como ha señalado la mejor doctrina italiana, un signo tiene capacidad distintiva «quando venga percepito dallo specifico pubblico cui i prodotti o servizi contrassegnati sonó destinati come segno che denota Vorigine del prodotto o servizio da un determinato imprenditore» (Van-ZETTI-Dl CATALDO, Manuale di diritto industríale, Milano, 2005). EnPage 224efecto, al margen de las hipótesis en las que un signo está irremediablemente privado de capacidad distintiva por ser intrínsecamente genérico o descriptivo, su capacidad para ser considerado como marca depende del hecho de que sea percibido por el público como indicativo de los productos o servicios de una determinada empresa.
Por ejemplo, los signos que reproducimos a continuación tienen por objeto diseños simples y bastante similares. La gran notoriedad que han adquirido motiva que sean, por otra parte, perfectamente distinguibles: el de la izquierda es el logo de Mercedes-Benz, el de la derecha, un célebre símbolo pacifista. A pesar de estar constituidos por elementos gráficos casi similares, y teniendo ambos gran notoriedad, sólo el primer signo es considerado como marca, pues es percibido por el público como un signo distintivo de los productos de una empresa, circunstancia que, en cambio, no sucede con el segundo.
En la medida en que viene determinada por la percepción que el público tiene del signo, la capacidad distintiva varía en el tiempo al variar esta percepción: si el público siempre percibe el signo como distintivo de los productos o servicios de una específica empresa, su capacidad distintiva se acrecienta; si, en cambio, el público, cada vez más, lo percibe como un término genérico, su capacidad distintiva puede disminuir hasta perderse del todo. Ya en este sentido puede, por tanto, afirmarse que la capacidad distintiva es un concepto dinámico, en cuanto varía en el tiempo en función de la percepción del público (e, indirectamente, en función de la actividad desarrollada —o no desarrollada— por el titular del signo a efectos de determinar o modificar aquella percepción) .
A continuación, trataremos de demostrar que la capacidad distintiva es el fundamento esencial de la disciplina de las marcas y que el ámbito de tutela de la marca se ve influido de manera decisiva por su capacidad distintiva. En consecuencia, las inversiones efectuadas por el titular para reforzar la capacidad distintiva serán fundamentales para ampliar la protección conferida a la marca o a algunos de sus elementos. ParaPage 225que estos objetivos sean alcanzados es necesario adoptar específicos instrumentos y los resultados obtenidos deben ser acreditados mediante pruebas adecuadas al efecto.
La distinción clásica entre marcas «fuertes» y «débiles» (podría decirse, más o menos tuteladas teniendo en cuenta variables que «lasciano sussistere l'identitá sostanziale del tipo», según la fórmula recurrente en la jurisprudencia italiana) ha sido amplia y justamente criticada por su carácter excesivamente esquemático y por la simplificación a la que puede dar lugar en su aplicación concreta, pero indudablemente refleja un punto de partida (las características del signo en sí mismo considerado) que no puede ser olvidado. El error reside más bien en la aplicación mecánica de esta distinción, efectuada sin tener en cuenta la evolución dinámica de la capacidad distintiva: signos débiles o incluso débilísimos, pueden de hecho llegar a gozar de una tutela mucho más extensa que la de signos intrínsecamente fuertes.
De acuerdo con el artículo 3A.c) de la Directiva y el artículo TA.c) del Reglamento, no son tutelables como marcas los signos privados de carácter distintivo, esto es, constituidos exclusivamente por denominaciones genéricas o indicaciones descriptivas, a menos que (art. 3.3 de la Directiva y art. 7.3 del Reglamento) hayan adquirido capacidad distintiva antes del registro o antes de la proposición de demanda o de la excepción de nulidad. Puede decirse que en el sistema comunitario las marcas pueden ser clasificadas, en atención a su intrínseca capacidad distintiva, según este esquema:
Los signos no genéricos ni descriptivos son siempre tutelables.
Los signos parcialmente genéricos o descriptivos pueden ser tutelables.
Los signos exclusivamente genéricos o descriptivos no son, en línea de principio, tutelables.
Todos los signos, aunque en todo o en parte genéricos o descriptivos, son tutelables si se prueba que han adquirido capacidad distintiva.
En la jurisprudencia estadounidense, sin embargo, se ha elaborado una clasificación que divide las marcas en cinco categorías, según su creciente capacidad distintiva, que puede ser resumida en el siguiente esquema (aplicable mutatis mutandis, también a las marcas no denominativas):
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Genéricos (Generic): constituidos por el nombre común de un producto o servicio (ej. «Spremuta» per succhi di agrumi). No son nunca tutelables.
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Descriptivos (Descriptive): constituidos por la descripción de una de las características del producto (ej. «Inox» para productos en acero inoxidable). Son tutelables sólo si demuestra que han adquirido un secondary meaning como consecuencia del uso.
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Expresivos (Suggestive): constituidos por términos o combinaciones de términos que hacen referencia a las características de los productos o a su función (ej. «Bergasol» para productos solares a base de berga-motto, «Perlana» para detergentes de ropas delicadas). Son tutelables de forma diferente, según la originalidad de la elaboración y del secondary meaning que han adquirido.
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Arbitrarios (Arbitrary): constituidos por términos dotados de signifi cado propio, incluso coincidentes con el nombre común de un produc to, pero desligado de las características del producto distinguido (ej. «Panda» para automóviles, «Fruit» para ropa de abrigo). Son siempre tutelables, en una medida proporcional a la distancia conceptual entre su significado y el nombre del producto que distinguen.
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Fantásticos (Fanciful): constituidos por términos de fantasía, privados de significado propio (ej. «Kodak», «Gucci»). Son siempre tutelables.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha afirmado repetidamente, en particular en las sentencias relativas a los casos «Puma/Sabel» (C. Giust. CE, de 11 de noviembre de 1997, C-251/95), «Canon» (C. Giust. CE, de 29 de septiembre de 1998, C-39/97), «Lloyd» (C. Giust. CE, de 22 de junio de 1999, C-342/97) los principios, ya consolidados, de que «el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior» y que «las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, intrínsecamente o como consecuencia de su notoriedad en el mercado, disfrutan de una mayor protección frente a las marcas cuyo carácter distintivo es menor».
La relevancia atribuida a la notoriedad de la marca a la hora de valorar el riesgo de confusión desciende, por otra parte, del Considerando 10 de la Directiva; de acuerdo con él la valoración del riesgo de confusión «depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados».
El hecho de que una marca esté dotada de un elevado carácter distintivo a causa de su notoriedad, ejerce una influencia positiva a efectos de valorar su confundibilidad con signos ajenos. Y, como ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia CE, a partir de la sentencia sobre el caso «Canon», «el carácter distintivo de la marca anterior, enparti-Page 227cular su notoriedad, ha de tenerse en consideración para valorar si la semejanza entre los productos o servicios distinguidos por las dos marcas es suficiente para provocar un riesgo de confusión».
Además, el Tribunal de Justicia ha enunciado repetidamente (a partir de las sentencias «Canon» y «Lloyd») el principio de la llamada interdependencia de las condiciones de tutelabilidad de la marca, estableciendo que «la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el décimo considerando de la...
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