Da caducidade do registo de marca por falta de uso
| Autor | María Miguel Carvalho |
| Cargo del Autor | Assistente da Escola de Direito da Universidade do Minho Braga-Portugal |
| Páginas | 195-217 |
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O direito* de marca adquire-se, entre nos, pelo registe Nao obstante, o uso da marca recupera relevancia jurídica no que concerne á manutengo (ou nao extincáo, se se preferir) daquele, como decorre, p. e., do ónus de usar a marca registada.
O Código da Propriedade Industrial1 (CPI) impóc um prazo de cinco anos a partir da concessáo do registo para o inicio desse uso (art. 269.°, n.os 1 e 5), estipulando determinadas consequéncias jurídicas a que pode ficar sujeito o non usus ininterrupto durante cinco anos consecutivos.
Porém, dado que o legislador, apesar dos interesses subjacentes á consagracáo do instituto jurídico do uso obrigatório das marcas registadas, nao sujeita a sua violagáo a verdadeiras e efectivas sanc,óes, mas antesPage 196a desvantagens jurídicas cuja verificado nao é certa, julgamos apenas poder falar aqui de um ónus que incide sobre o titular do registo da marca e nao de uma obrigagáo em sentido técnico-jurídico 23.
Por razóes que nao podem ser desenvolvidas no ámbito deste trabalho 4, de iure constituendo, o titular da marca, mais do que ficar sujeito a um ónus jurídico, deveria ser obrigado a usar, de forma seria5 a sua marca registada.
E sobre o regime jurídico da principal desvantagem eventualmente aplicável na hipótese de inobservancia deste ónus —a caducidade do registo da marca— que nos vamos debruc,ar.
Antes de o fazermos, nao podemos, todavia, deixar de sublinhar as grandes diferencias que ainda se verificam neste dominio nos varios ordenamentos jurídicos.
Alias, no caso dos Estados-membros da Uniáo Europeia isto é explicável pelo facto de a materia, em termos substantivos, ter sido objecto de normas imperativas e dispositivas e de os aspectos processuais nao terem sido incluidos na 1.a Directiva (89/104/CEE) do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislares dos Estados-membros em materia de marcas (DM)67.
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O registo de urna marca que nao tenha sido objecto de uso serio durante cinco anos consecutivos deve ser declarado caducado, a nao ser que exista justo motivo para a falta de uso 8, ou se, antes de ser requerida a declaragáo de caducidade, esse uso tiver sido iniciado ou reatado (art. 268.°, n.os 1 e 4).
No entanto, á semelhanca do que acontece na DM, foi estabelecido um «período de suspeic,áo», correspondente aos tres meses ¡mediatamente anteriores a apresentacáo do pedido de declarac,áo de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de nao uso, se as diligencias para o inicio ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular ter tido conhecimento 9 de que poderia vir a ser efectuado o pedido de declarac,áo de caducidade (art. 268.°, n.° 4).
Do exposto fácilmente se constata que a caducidade do registo de marca é muito diferente da caducidade do direito civil.
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A caducidade prevista no CPI como possível sanqáo da falta de uso da marca registada nao corresponde á caducidade stricto sensu, pois, como já foi destacado por varios autores 10, ela nao decorre do mero decurso do tempo, nao produz efeitos ipso jacto. Isto significa que o direito de marca nao se extingue até que o registo seja declarado caducado (art. 270.°, n.os 1 e 9).
Por outro lado, a caducidade nao decorre ex lege, nao opera ipso iure, carece de ser declarada no final de um processo administrativo cujos termos, que adiante referiremos, correm no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Distingue-se ainda da caducidade do direito civil em duas notas características: admite interrupqáo e é sanável pelo reatamento ou inicio do uso em determinadas circunstancias já referidas.
O nao uso da marca registada pode ser invocado em varias hipóteses11.
Na verdade, pode dar origem a um pedido de declarado de caducidade do registo dessa marca intentado por via principal (arts. 269.°, n.° 1 e 270.°)13.
Mas também pode surgir no ámbito de urna excepc,áo (peremptória) apresentada na contestacáo do réu, na sequéncia de urna acc,áo, interposta pelo titular do registo da marca nao usada, para anular o registo de marca posterior conflituante com a sua (art. 266.°, n.° 3) 13.
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Permite, por um lado, a previsáo de que o registo de urna marca nao possa ser recusado em virtude da existencia de urna marca anterior invocada em oposigáo que nao satisfaga as condigóes de uso serio estabelecidas (art. 11.°, n.° 2, da DM)14 e, por outro, sem prejuízo do disposto no artigo 12.°, possibilita que, em caso de pedido reconvencional com fundamento numa marca cujo registo seja passível de caducidade, um Estado-membro preveja que urna marca nao possa ser validamente invocada num processo de contrafacc,áo se se verificar, na sequéncia de urna excepcáo, que o registo da marca poderia igualmente ficar sujeito a caducidade (art. 11.°, n.° 3, da DM) 15.
A primeira vista, podemos dizer que nao há possibilidade de os interessados lanc,arem máo destas previsóes relativamente as marcas nacionais em Portugal. Mas nalgumas situac.óes poderá nao ser assim.
Na verdade, o nosso legislador manteve, apesar das críticas 16, no actual Código a obrigatoriedade de «de cinco em cinco anos, a contar da data do registo, salvo quando forem devidas as taxas relativas á renovagáo, (...) ser apresentada 17 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial urna declaraqáo de intencjio de uso da marca» (art. 256.°).
E, acrescenta no n.° 3, que «as marcas para as quais essa declarado nao foi apresentada nao sao oponíveis a terceiros, sendo declarada a caducidade do respectivo registo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a requerimento de qualquer interessado, ou quando se verifique prejuízo de direitos de terceiro no momento da concessáo de outros registos».
Daqui resultam algumas consequéncias interessantes.
A primeira é que há mais urna hipótese de o pedido de caducidade do registo de urna marca ser objecto principal de um processo: basta que o titular nao tenha apresentado a declarac,áo de intenc,áo de uso (atempadamente), e isto independentemente de usar ou nao, de facto, a marca. O que nos casos em que a marca esteja efectivamente a ser usada de forma seria é muito estranho...
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Urna outra conclusáo a retirar é que, afinal, é possível que o pedido de registo de urna marca nao possa ser recusado em virtude da existencia de urna marca anterior invocada em oposiqáo que nao satisfaga as condicóes de uso serio estabelecidas, mas apenas se o seu titular nao tiver apresentado a declaragáo de intenc,áo de uso.
O legislador portugués nao aproveitou, contudo, a disposigáo facultativa da DM, pois nao faz depender a impossibilidade de recusa do registo do facto de haver oposigáo de urna marca anterior nao usada, mas antes da circunstancia de haver oposic,áo de urna marca anterior (usada ou nao) em relagáo á qual nao tenha sido apresentada (atempadamente) a declarando de intencáo de uso 18.
Aproveitamos, no entanto, para lembrar que o novo Código introduziu urna norma que poderá ser útil ao requerente do registo de marca igual ou semelhante a outra anteriormente registada para produtos (ou servidos) semelhantes ou afins. Referimo-nos ao artigo 270.° que consagra a possibilidade de ser pedida a declaragáo de caducidade do registo de urna marca fundamentando-se em motivos que indiciem a falta de uso da marca (art. 270.°, n.° 2).
Finalmente, se a marca para a qual a declaragáo de intenc,áo de uso nao foi apresentada nao é oponível a terceiros é possível, em caso de pedido reconvencional com fundamento numa marca cujo registo seja passível de caducidade (que é o caso), que ela nao possa ser validamente invocada num processo de contrafaccáo numa hipótese.
O artigo 256.°, n.° 3, preceitua que se nao for apresentada, atempadamente, a declarado de intengáo de uso da marca registada, esta nao é oponível a terceiros e a caducidade do respectivo registo é declarada pelo INPI a requerimento de qualquer interessado.
Significa isto que na hipótese de existir registada urna marca A para determinado produto e de essa marca nao ser usada de forma seria, se o seu titular nao tiver apresentado a declarado de intencjio de uso, pode acontecer que um terceiro requeira o registo da marca A para o mesmo tipo de produtos ou afins e o mesmo seja concedido (hipótese teóricamente pouco provável, já que o INPI ao proceder ao exame deste pedido, poderia detectar a identidade/semelhanc,a com a marca anterior, e passaríamos a situagáo prevista anteriormente).
Supondo que o titular da marca anterior queira exercer os seus direitos no ámbito de urna acgáo de contrafacc,áo nao irá ter éxito, pois invocará direitos contra terceiros que nao lhes sao oponíveis (art. 256.°, n.° 3) e, inclusivamente, arrisca-se a que seja pedida a declarado de caducidade da marca com fundamento na inoponibilidade em relacáo a terceiros e indicios de nao uso (art. 270.°, n.° 2).
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Imaginemos...
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