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La caducidad parcial de la marca

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AutorAntonio F. Galacho Abolafio
Páginas578-584

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Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013, Sala de lo Civil. FUENTE: RJ 2013/4988

La sentencia que procedemos a comentar resuelve el conflicto en torno al alcance de la caducidad parcial de una marca, de modo que pueda considerarse su vigencia sólo para los productos y servicios para los que realmente ha sido usada con las fun-

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ciones que le presupone la normativa marcaria. Así, la principal cuestión a determinar está relacionada con el hecho de que la demandada, aun habiendo probado el uso de la marca, lo hace en relación a un producto concreto de los pertenecientes la clase de la Clasificación de Niza para los que se registró, no habiéndose usado para el resto en ninguna ocasión, ni tan siquiera de forma ocasional.

En resumen, estos son los antecedentes de hecho: la sociedad mejicana Maestro Tequilero, S.A., dedicada a comerciar con tequila y productos derivados de él, alegó en la demanda que le había sido denegado el registro de tres marcas comunitarias denominativas -«Maestro», «Del Maestro» y «Reserva del Maestro»-, con las que pretendía distinguir productos de las clases 32 y 33 del nomenclátor internacional, a causa de la oposición formulada por Destilerías Carthago, SAL, como titular de la marca española denominativa, «Maestro», registrada, con el número 900 923, para distinguir «vinos, espirituosos y licores», dentro de la clase 33 de productos del citado catálogo. En el suplico de dicho escrito, Maestro Tequilero, S.A., pretendió la declaración de que la referida marca española de Destilerías Carthago, SAL (DC en adelante) había caducado por no haber sido usada en los términos exigidos por el artículo 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, excepto para distinguir productos consistentes en orujo y aguardiente de orujo. La acción declarativa de la caducidad, ejercitada por Maestro Tequilero, S.A. (MT en adelante) con apoyo en la norma del artículo 55, apartado 1, letra c), de la citada Ley, fue desestimada en las dos instancias.

En efecto, ante la solicitud de inscripción de las marcas «Maestro» y otras dos muy parecidas, se opuso DC que ya tenía registrada una marca de igual denominación para identificar los productos: vinos, espirituosos y licores. Ante esta oposición, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI en adelante), obliga a DC a demostrar el uso de la marca, ante lo que esta empresa lo hace en referencia solamente a dos tipos de licor: orujo y aguardiente de orujo. La OAMI, una vez probado este uso de la marca en relación a estos productos, deniega el registro de la marca a MT, por lo que ésta presenta la demanda correspondiente, repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Murcia, en la que se pretende principalmente que se declare la caducidad de la marca «Maestro» en relación a vinos, espirituosos y licores, excepto para los productos concretos licor de orujo y orujo de aguardiente. Esta petición, como puede comprenderse, se realiza por parte de la demandante ateniéndose a la realidad de que la demandada solamente había utilizado la marca para identificar en el mercado estos productos y en ningún caso para otro tipo de licores o bebidas espirituosas y menos aún para vinos. Ante la posibilidad de que esta petición no fuera estimada, MT, solicita subsidiariamente dos pronunciamientos más, consistentes en la declaración de la caducidad por falta de uso de la marca en relación con todos aquellos productos cuyo uso real y efectivo no resulte probado. O en última instancia, que se declare la caducidad por falta de uso de la marca para vinos.

Pues bien, el resultado es desestimatorio por parte del Juzgado de lo Mercantil, como lo es igualmente por parte de la Audiencia Provincial de Murcia ante el recurso de apelación presentado por MT. En ambos casos por tanto, no sólo se rechaza la petición de caducidad por falta de uso, hecho que era perfectamente previsible por parte de la demandante consciente de que había uso de la marca para al menos uno de los productos pertenecientes a la Clase para la que se registró la marca, sino que tampoco estiman la caducidad parcial, pretensión última de la demandante y ahora recurrente en casación, según se infiere de la petición principal del petitum de la demanda.

Instituto jurídico, que como bien es sabido, se contempla de forma expresa en el artículo 60 de nuestra Ley 17/2001 de Marcas, en virtud del cual: si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

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Ante la desestimación de la demanda en primera instancia, el problema se plantearía en cierto modo desde un punto de vista diferente en apelación, pues aunque se insiste por la parte demandante en la declaración de la caducidad parcial, se alega ante la Audiencia, que ésta se ha desestimado por no valorar correctamente que la caducidad parcial es una cuestión diferente de la inscripción de marcas (los órganos competentes para resolverlas son distintos) y si bien no puede inscribirse una marca respecto de productos similares a los ya inscritos, sí puede...

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