La asignación de los derechos de propiedad intelectual de ámbito universitario en los Estados Unidos

AutorJohn T. Cross
Páginas97-131

    La traducción al español de este trabajo ha sido realizada por el Prof. Dr. Francisco Hernández Rodríguez.

John T. Cross. Catedrático Grosscurth de Derecho de la Propiedad Intelectual. Facultad de Derecho. Universidad de Louisville (Estados Unidos). Correo electrónico: john.cross@louisville.edu.

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La mayoría de las universidades modernas son verdaderos viveros de actividad creativa. Gracias al creciente desarrollo de la investigación y de las publicaciones, los profesores universitarios, el personal administrativo y los estudiantes desarrollan una importante actividad innovadora. La innovación se da prácticamente en todas las disciplinas de la Universidad, desde los inventos que llevan a cabo quienes se dedican a las ciencias, la ingeniería o la medicina a los trabajos creativos y académicos que llevan a cabo profesores y estudiantes de Música, Humanidades e incluso Derecho.

Gran parte de esta innovación conectada con la universidad podrá fácilmente merecer la protección de la propiedad intelectual Y, sin embargo, hasta hace poco tiempo, ni los creadores ni las propias universidades se han ocupado de los derechos de propiedad intelectual. La razón para ignorar la propiedad intelectual fue filosófica en parte. Los derechos de propiedad intelectual se percibieron como una forma de conocimiento «para cerrar» al dar a una persona un control exclusivo sobre una invención o expresión. Cualesquiera reglas jurídicas que limitasen el libre flujo de información fueron juzgadas incoherentes con un propósito fundamental de la universidad, que es diseminar el conocimiento tan ampliamente como fuera posible.

La situación hoy es muy diferente. Las universidades en muchos países son plenamente conscientes del valor económico y social de la innovación. Varias instituciones investigadoras han hecho gestiones para asegurarse de que se aprovechan del derecho de propiedad intelectual cuando esto es posible. Las universidades se han dado cuenta lentamente de que el derecho de propiedad intelectual puede proporcionarles varias ventajas. La primera, y más obvia, es financiera. Ciertos inventos conectados con la universidad tales como el medicamento del SIDA1 han generado ganancias significativas para ciertas universi-Page 99dades2. Además, los ingresos provenientes del exterior son especialmente atractivos en un momento de apoyo estatal decreciente. En segundo lugar, la propiedad intelectual puede canalizar la función publicitaria y de marketing para otras actividades de la universidad. La publicidad promocional de la universidad a menudo ensalza el número de patentes que obtienen los profesores en esas instituciones y cómo la innovación universitaria ha ayudado a la sociedad. Por supuesto las propias universidades no crean nada. Como una empresa, una universidad es una ficción jurídica. Cualquier referencia a la innovación universitaria es en verdad una forma abreviada de referirse a los actos creativos del profesorado, personal administrativo y estudiantes conectados con esa institución. Pero, aunque una universidad, técnicamente, no puede crear, puede adquirir y conservar los derechos de propiedad intelectual en su propio nombre. Cuando un empleado produce algo de valor como parte de sus obligaciones, o usando maquinaria del empresario, surgen dudas en relación a cómo se debería distribuir el valor del trabajo entre el empresario y el empleado. Reglas parecidas se aplican en el campo del derecho de la propiedad intelectual. En algunas situaciones, la institución puede ser propietaria del propio derecho de propiedad intelectual. En otros casos, la institución puede tener alguna clase de derecho a usar el invento, a pesar de que el derecho de propiedad intelectual corresponda al inventor o innovador.

Por supuesto las propias universidades no crean nada. Al igual que una empresa, una universidad es una ficción jurídica. Cualquier referencia a innovación universitaria es, en realidad, una forma taquigráfica de referirse a actos creativos del claustro, personal administrativo, y a estudiantes conectados con esa institución. Pero aunque una universidad no puede crear técnicamente, puede adquirir y conservar derechos de propiedad intelectual en su propio nombre. Cuando quiera que una empleada inventa algo de valor como parte de sus obligaciones, o utiliza la infraestructura del empresario, surgen dudas en relación a cómo se debería distribuir el valor del trabajo entre el empleado y el empresario. Reglas parecidas se aplican en el terreno del derecho de la propiedad intelectual. En algunas situaciones, la institución puede ser propietaria del propio derecho de propiedad intelectual. En otros, la institución puede tener alguna clase de derecho a usar la innovación, al margen de los derechos de propiedad intelectual propiedad del inventor o autor real.

Este informe aborda la forma en la que el derecho de los Estados Unidos reparte los derechos de la propiedad intelectual producidos enPage 100 un recinto universitario. Hay que hacer notar que la discusión no se limita a invenciones patentadas. Aunque en la práctica todas las discusiones sobre la propiedad intelectual universitaria se centran en patentes, en términos de cantidades puras la investigación muestra más derechos de autor que patentes. Sólo unos profesores, en ciertas disciplinas, habrán obtenido alguna vez una patente. Sin embargo, cada profesor que publica un trabajo tiene derechos de autor. Es importante, por tanto, tener en cuenta la distribución de derechos en trabajos creativos y académicos de todas clases.

La parte I, discute los principios básicos de distribución según el Derecho de patentes y derechos de autor, además de según la única doctrina de secretos industriales de Estados Unidos. La parte II, aborda la Ley Bayh-Dole, una norma enormemente influyente de Estados Unidos de 1980 que en algunos casos altera de forma dramática la forma en la que aquellos derechos se distribuyen. La parte III se refiere a la forma en la que las universidades han respondido a estos parámetros jurídicos, además de algunos de los temas difíciles más comunes que surgen en la distribución de los derechos universitarios de la propiedad intelectual. Aunque el meollo de este informe es el Derecho de Estados Unidos, muchas de las sugerencias —especialmente las de la parte III— pueden resultar útiles en otras naciones.

I Principios básicos del Derecho de Estados Unidos

En los Estados Unidos, la protección de la innovación viene principalmente de tres regímenes jurídicos: las leyes de patentes, el derecho de autor y secreto industrial3. El derecho de patente protege inventos, que según el Derecho estadounidense, significa realmente cualquier artículo útil, incluyendo máquinas, productos farmacéuticos, procesos e incluso formas de vida. El derecho de autor, en cambio, protege trabajos originales de autoría, tales como escritos sobre cualquier sujeto, composiciones musicales, obras de arte visual y programas informáticos. La normativa de secretos industriales se solapa hasta cierto punto con la de patentes. Proporciona una forma más limitada de protección a la información que el poseedor mantiene secreto, y que permite a éste una ventaja comercial sobre otros. Mientras alguna de la información que se considera como secreto industrial podrían patentarse —tales como un procedimiento secreto o el producto químico usado en manufactura— el secreto industrial puede proteger a la información incluso si no es suficientemente novedosa como para cumplir los requisitos de patentabilidad.

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La patente, el derecho de autor y la protección del secreto industrial están disponibles, al menos en teoría4, para proteger las innovaciones hechas en un campus universitario. Sin embargo, según el Derecho de Estados Unidos, las reglas que rigen la distribución de los derechos jurídicos entre la persona y la universidad difieren significativamente para cada régimen. Esta parte aborda las normas en vigor en cada uno de los tres sistemas. Porque el profesorado y el personal administrativo de la universidad son técnicamente empleados de la institución, la mayoría de los principios generales discutidos son aquellos que rigen la distribución de derechos entre el empresario y el empleado.

1. Derecho de patentes
A Normas generales

El axioma clave del derecho de patentes es que los derechos de patente van al «primero que inventa»5. Ese inventor debe ser humano. Además, cuando una empleada de una institución inventa algo mientras cumple con sus deberes para un empresario, la norma dictaminaría que a la empleada se la premiaría con la patente.

Sin embargo, esta regla está sujeta a dos excepciones importantes. Primero, cualquier inventor puede, por medio de una provisión explícita en un contrato, asignar sus derechos en un invento, o en la propia patente6. En caso de trabajo, un empresario puede, como condición para contratar un empleado potencial, exigir que el empleado le ceda derechos en todos los inventos patentables. Esta asignación puede ser efectuada por un...

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