Ámbito de protección de la patente, nulidad e infracción de patente por imitación: la sentencia del juzgado de lo mercantil núm. 5 de Barcelona, sección de patentes, de 19 de enero de 2021
| Autor | Eva M.ª Domínguez Pérez |
| Cargo del Autor | Profesora Titular de Derecho Mercantil, UNED |
| Páginas | 355-375 |
ADI 41 (2020-2021): 355-376
ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE,
NULIDAD E INFRACCIÓN DE PATENTE POR
IMITACIÓN: LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO
MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, SECCIÓN
DE PATENTES, DE 19 DE ENERO DE 2021
PATENT PROTECTION FIELD, NULLITY AND
INFRIDGEMENT OF THE PATENT THROUGH
IMITATION: THE JUDGEMENT OF THE N. 5
BARCELONA COMMERCIAL COURT, PATENT
SECTION, 19TH JANUARY 2021
EVA M.ª DOMÍNGUEZ PÉREZ*
RESUMEN
Este trabajo analiza las principales cuestiones que se plantean en relación a la sentencia
del Juzgado de lo Mercantil núm. 5, de 19 de enero de 2021: la temática principal es la existen-
cia o no de una infracción de una patente española, validación de una patente europea, sobre
una máquina de cocina. Pero de forma previa a analizar esa cuestión, al haber planteado el
demandado una reconvención, el Tribunal se pronunció sobre la nulidad de la patente.
Palabras clave: patente, patente europea, nulidad, estado de la técnica, experto, adición
de la patente, novedad, actividad inventiva, infracción directa de patente.
ABSTRACT
The current article deals with the main issues that come out of the judgement Commercial
Court n. 5, 19th January 2021: the main subject treated is the existence or not of an infringement
of a Spanish patent, which is the validation of a European patent, covering a cooking machine.
However, before dealing with that issue, the Court deals with the validity of the patent itself.
Keywords: patent, European patent, nullity, state of the art, expert, patent addition, novelty,
inventive step, direct patent infringement.
* Profesora Titular de Derecho Mercantil, UNED. Dirección de correo electrónico: emdominguez@der.
uned.es.
Fechaderecepción:26deabrilde2021//Fechadeaceptación:17demayode2021.
356 EVA M.ª DOMÍNGUEZ PÉREZ. Ámbito de protección de la patente, nulidad...
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LOS HECHOS EN LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MER-
CANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, SECCIÓN DE PATENTES, DE 19 DE ENERO DE 2021.—
III. COMENTARIO.—1. Sobre el ámbito de protección de la patente europea.—1.1. Ámbito de la patente
y problemática derivada de las reivindicaciones.—1.2. Breve referencia a la extensión del ámbito de
protección de la patente en el supuesto de imitación: la posible aplicación de la doctrina de los equivalen-
tes y de la esencialidad en el asunto Thermomix.—1.2.1. La doctrina de los equival entes y su aplicación
en supuestos de infracción de patente (imitación).—1.2.2. Sobre la doctrina de los elementos esenciales
y su aplicación en supuestos de infracción de patente.—1.2.3. La delimitación del ámbito de protección
de la patente en el asunto Thermomix: la interpretación de las reivindicaciones.—2. La nulidad de la
patente por adición de la materia, por falta de novedad y de actividad inventiva en el asunto Thermo-
mix.—2.1. Nulidad de la patente por adición de la materia en el asunto Thermomix: la supuesta adición de
la materia en R1.4 y en R1.5.—2.2. Nulidad de la patente por falta de novedad en el asunto Thermomix
(R1.1).—2.3. Nulidad de la patente por falta de actividad inventiva en el asunto Thermomix: la errónea
determinación del estado de la técnica y de la valoración de la «obviedad».—2.3.1. La actividad inventiva
conforme al método «problem-solution approach».—2.3.2. La actividad inventiva y la determinación del
estado de la técnica en el asunto Thermomix.—A) La actividad inventiva y el problema técnico objetivo
que se pretende solucionar en el asunto Thermomix.—B) La actividad inventiva y la valoración de la
obviedad en el asunto Thermomix.—3. La infracción de la patente en el asunto Thermomix por actos de
CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE FACTS IN THE COMMERCIAL COURT JUDGEMENT N. 5,
PATENT SECTION, 19T H JANUARY 2021.—III. COMMENTS.—1. Considerations about the protec-
tion sphere of the European patent.—1.1. Patent’s protection scope and problematic derived from the
patent claims.—1.2. Some ideas about the patent’s scope of protection in the imitation issue: the possible
application of the equivalents doctrine and the essentiality doctrine in the Thermomix case.—1.2.1. The
equivalent doctrine and its application to infringement patent issues (imitation).—1.2.2. Considerations
about the essentiality doctrine and its applicability to infringement patent issues.—1.2.3. Delimitation
of the patent’s scope of protection in the Thermomix case: the interpretation of patent’s claims.—2. The
invalidity of the patent due to addition of the material, due to lack of novelty and inventive activity in
the Thermomix case.—2.1. The invalidity of the patent due to addition of the material in the Thermomix
case in R1.4 and R1.5.—2.2. The invalidity of the patent due to the lack of novelty in the Thermomix case
(R1.1).—2.3. The invalidity of the patent due to the lack of inventive activity in the Thermomix case:
the erroneous determination of the state of the art and the assessment of «obviousness».—2.3.1. The
inventive activity according to the «problem-solution approach».—2.3.2. The inventive activity and the
determination of the state of the art in the Thermomix case.—A) The inventive activity and the objective
technical problem to be solved in the Thermomix case.—B) The inventive activity and the assessment
of the «obviousness» in the Thermomix case.—3. The patent infringement in the Thermomix case due to
I. INTRODUCCIÓN
La sentencia que analizamos en estas líneas aborda un tema clásico en el
marco de la propiedad industrial, como es la infracción de un derecho de ex-
clusiva (derecho de exclusiva de patente). Como se expone seguidamente, se
trataba de un supuesto de infracción de patente por imitación del objeto de la
patente, en concreto, las funciones de una máquina de cocina (robot de cocina),
protegidas a través de patente. No se trata del primer asunto judicial por in-
fracción de patente que presenta la demandante, pero lo cierto es que en esta
ocasión es cuando el tribunal ha admitido todas sus pretensiones 1.
La reconvención que planteó la demandada, solicitando que el tribunal de-
clarara la falta de infracción de la patente debido a la nulidad de esta (por adición
de la materia, falta de novedad y de actividad inventiva), provocó que el tribunal
se manifestara sobre tales cuestiones de forma previa al análisis de la posible
1 Ya en 2007 Vorwerk presentó demanda por infracción de patente contra el fabricante español de electro-
domésticos Taurus, en relación al robot de cocina MyCook, demanda que fue solo parcialmente estimada por
un Juzgado de lo mercantil de Barcelona, planteándose recurso ante el TS, que permitió a la empresa española
seguir comercializando su robot de cocina. https://es.ara.cat/economia/thermomix-vs-lidl-tribunales-patentes-
plagio-vorwerk-monsieur-cuisine_1_2553372.html.
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