Ámbito de aplicación

AutorMaría Isabel Grimaldos García - Linda Navarro Matamoros
Páginas51-68
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Capítulo II
Ámbito de aplicación
1. EL CONFLICTO ENTRE UN DERECHO ANTERIOR Y UNA MARCA
REGISTRADA
El art. 52.2 LM establece como presupuesto de aplicación de la caducidad
por tolerancia el conflicto “entre un derecho anterior” de los contemplados
en los art. 6, 7, 8 y 9.175, y, una marca posterior registrada.
Así pues, aun cuando la institución tiene como paradigma el conflicto en-
tre marca anterior y marca posterior hay una pluralidad de conflictos posibles,
pues no se pueden ignorar esos derechos anteriores cuyas acciones defensivas
son también susceptibles de caducar por tolerancia.
2. LA “MARCA ANTERIOR”
El arquetipo, como afirmamos, es el conflicto entre marca anterior y mar-
ca posterior. Es preciso delimitar entonces, en primer lugar, cuándo se está en
presencia de una marca anterior76.
El art. 6 LM define como “marca anterior”, en primer lugar, a “Las marcas
registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de
prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a
las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido obje-
75 Véanse en este sentido las consideraciones llevadas a cabo al respeto del art. 52 en el
epígrafe 1 del presente trabajo. La referencia a los artículos a los que remite el propio artículo
52.2 en su redacción actual, no se contemplaban en su redacción anterior, la Ley se limitaba a
establecer “el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior”,
sin aludir a los artículos previamente citados.
76 En este epígrafe seguimos a ÁVILA DE LA TORRE, A., “La caducidad por tolerancia”,
cit., pp. 4 a 8. Véase también BARBERO CHECA, J.L., “Artículo 6”, AA.VV. (Coord. González-
Bueno), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pp. 133 y ss.
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to de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas de la
Unión77”.
La norma establece la prioridad en relación a la fecha de presentación
de solicitud de la marca lo cual será válido para todos los supuestos en que
la marca esté registrada, ya en España, ya en un registro internacional con
efectos en nuestro país, ya en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO).
En cuanto a las marcas anteriores registradas en España, la fecha de
presentación de la solicitud de acuerdo con lo que establece el art. 13 LM,
será la del momento en que el órgano competente reciba los documentos
que contengan los elementos establecidos en el art. 12.1 LM, tanto en su
redacción anterior como actual, esto es, una instancia por la que se solicite
el registro de la marca, la identificación del solicitante, la representación
del signo y la lista de productos o servicios para cuya distinción se solicita el
registro.
No obstante, y aunque la redacción del art. 12 previamente citado tanto
en el texto actual como en el anterior es prácticamente idéntica, sí hay que
destacar una modificación llevada a cabo en la letra c) del apartado 1º. En la
redacción anterior dicho apartado se refería a “la reproducción de la marca”,
y tras la reforma se modifica y amplia dicho apartado aludiendo a “una repre-
sentación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4,
letra b)”, es decir que se sustituye el término “reproducción” por el de “re-
presentación” y se establece expresamente el cumplimiento de los requisitos
del art. 4, letra b) que implica que los signos deberán ser apropiados para
“ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las
autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y
preciso de la protección otorgada a su titular”.
Por lo que respecta a los “órganos competentes”, son bien el órgano
competente de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio el solici-
tante, bien la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando el solicitante re-
sida en Ceuta y Melilla o fuera del territorio español o el solicitante o su re-
presentante efectuaran la solicitud a través de un establecimiento comercial
77 Recordemos en este sentido, como ya apuntábamos en el capítulo I, que a pesar de
que la redacción del art. 6 tras la reforma es idéntica a la del texto anterior, se ha producido
una modificación en el apartado 2º, concretamente en el punto iii), letra a), que identifica lo
que antes eran denominadas “marcas comunitarias” como marcas de la Unión Europea (en
adelante marcas de la Unión).

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