Agotamiento marcario e infracción del derecho de autor en internet

AutorManuel Rey-Alvite Villar
Páginas684-687
684 Anotaciones
elemento intencional. En el presente caso, desde un punto de vista subjetivo, la mala fe
se maniesta porque el registro de la marca se solicita «a sabiendas» de que existe una
marca anterior que gozaba de un destacado prestigio comercial, la cual identica sus
productos con un signo similar al que se pretende registrar, con la intención de generar
un riesgo de confusión y un aprovechamiento del prestigio de la marca. Pese a esta ar-
mación del Tribunal, lo cierto es que el tenor literal del art. 48.2 de la LM de 1988 no
ayudaba a conocer cuál era el grado de conocimiento que debía tenerse acerca de la exis-
tencia de la marca prioritaria para poder apreciar la concurrencia de mala fe. El precepto
se limitaba a establecer la posibilidad de ejercitar una acción para declarar la nulidad
del registro de una marca por contravención, entre otras, de las prohibiciones relativas
recogidas en los arts. 12.1.a) (generar un riesgo de confusión) y 13.c) (aprovechamiento
indebido de la reputación ajena); acción que adquiriría el carácter de imprescriptible
de apreciarse mala fe en la solicitud de registro. Tampoco el art. 51.1.b) o el 52.2 de la
vigente LM de 2001 hacen ninguna mención al respecto.
Sobre esta base legislativa, el mero conocimiento de la marca anterior po-
dría considerarse suciente para apreciar la existencia de mala fe. En principio,
no parecería ser necesaria la concurrencia de una intención consciente de gene-
rar consecuencias perjudiciales para el mercado. No obstante, el Tribunal Supre-
mo ha declarado en repetidas ocasiones que la mala fe supone un conocimiento
singularmente consciente de que una determinada actuación resulta incompatible,
y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza [vid. entre
otras STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 7 de febrero de 2012, núm. 22/2012
(RJ/2012/2037); STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 23 de noviembre de 2010,
núm. 29/2007 (RJ/2011/574); STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 25 de enero de
2007, núm. 29/2007 (RJ/2007/2778)]. En este mismo sentido, el Tribunal de Justi-
cia, interpretando el art. 52.1.b) del RMC [antiguo art. 51.1.b) del derogado RMC
de 1993] ha declarado que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento
de la presentación de la solicitud y que ésta ha de apreciarse teniendo en cuenta,
entre otros factores, el hecho de que el solicitante «conozca o debiera haber cono-
cido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o
similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita» [STJCE
(Sala Primera), de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07, Chocoladefabriken Lindt
& Sprüngli AG c. Franz Hauswirth GmbH = Rec. 2009, pág. I-04893].
Así, el fallo del Tribunal de Justicia, al igual que los del Tribunal Supremo, pa-
rece exigir la existencia de ese plus de intencionalidad a la hora de apreciar la mala
fe en la solicitud de registro de una marca, no siendo suciente el mero conocimien-
to de la existencia de la marca anterior.
AGOTAMIENTO MARCARIO E INfRACCIÓN DEL DERECHO
DE AUTOR EN INTERNET
Manuel re y -al V i T e Vi l l a r 12
AUTO DEL JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NÚM. 1 DE ALICANTE,
DE 31 DE ENERO DE 2011. FUENTE: (AJM 2/2011) CENDOJ
1. El Auto de 31 de enero de 2011 del Juzgado de Marca Comunitaria núm. 1
de Alicante, presenta la singularidad de ser el primer pronunciamiento judicial en
12 Universidad de Santiago de Compostela (Dirección de correo electrónico: manuel.rey@rai.usc.es).
ADI 32 (2011-2012).indb 684 18/9/12 12:33:22

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