El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del derecho de la libre competencia
| Autor | Beatriz Conde Gallego |
| Cargo del Autor | Instituto Max-Planck para el Derecho de la Propiedad Intelectual, Munich |
| Páginas | 43-72 |
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La cuestión del alcance territorial del agotamiento es, sin duda alguna, una de las más controvertidas del Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Sin obviar su complejidad, el problema del agotamientoPage 44 puede definirse brevemente en los siguientes términos: ¿Puede el titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual hacer valer su derecho de exclusiva para impedir la importación (paralela) de productos que han sido puestos en el comercio en un mercado extranjero por él mismo o con su consentimiento (principio de agotamiento nacional)? O por el contrario, ¿su derecho de exclusiva en el país de importación se agota tras la primera comercialización legítima de los bienes en el mercado de exportación (principio de agotamiento internacional)?1. Las implicaciones políticas y económicas que subyacen a estas cuestiones son innegables.
Como es bien sabido, durante la ronda Uruguay los Estados miembros del (entonces) GATT no lograron llegar a un acuerdo acerca de si se debía adoptar el principio del agotamiento nacional o internacional. Por consiguiente, el artículo 6 del Acuerdo ADPIC2 excluye la cuestión del agotamiento del sistema de resolución de diferencias, con excepción de aquellas controversias que se funden en una violación de los principios de trato nacional (art. 3) o de nación más favorecida (art. 4). Si bien la interpretación de dicho precepto no está exenta de polémica, la gran mayoría de la doctrina ve en él una norma que deja a la elección de los Estados miembros el principio de agotamiento que estimen conveniente3
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Por otra parte, en el artículo 40.1 del Acuerdo ADPIC se reconoce que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad industrial e intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio internacional. En efecto, determinadas cláusulas contenidas en el contrato de licencia se convierten especialmente en un problema en el supuesto de que uno o más Estados hayan adoptado el agotamiento internacional, ya que el titular intentará llenar el vacío creado por la consunción de su derecho mediante la introducción en el contrato de, por ejemplo, prohibiciones a la exportación. Hasta qué punto esta «extensión» de la protección por medio del contrato de licencia es admisible o no es una cuestión a determinar por el Derecho de la libre competencia. A estos efectos, el Acuerdo ADPIC, si bien permite a los Estados miembros que especifiquen en su legislación las prácticas relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los Derechos de propiedad intelectual, no impone ninguna obligación a los mismos de actuar contra dichas prácticas4; lo cual no debe sorprender si se tiene en cuenta que el Acuerdo ADPIC tiene como objetivo la protección internacional de la propiedad industrial e intelectual y no el establecimiento de estándares mínimos en materia de libre competencia. Es más, el limitado peso de las disposiciones en materia de libre competencia en el Acuerdo ADPIC5 es sólo un reflejo del modesto papel que en general se otorga al Derecho antitrust en el marco de la OMC. Dejando aparte ciertas disposiciones puntuales en los diferentes acuerdos sectoriales6, no existe hasta la fecha un acuerdo que tenga como objeto específico el control de las prácticas restrictivas de la competencia.
Siendo esto cierto, no lo es menos que los intentos de adoptar una regulación internacional de las prácticas anticompetitivas se remontan a largo tiempo atrás7, y que en los últimos años esta idea viene siendoPage 46 objeto de un intenso debate tanto en los diferentes foros internacionales8 como en la doctrina9. A la vista del creciente impacto que las prácticas restrictivas de la competencia pueden tener en el comercio internacional, la Conferencia Ministerial de la OMC dispuso en 1996 el establecimiento de un grupo de trabajo encargado de estudiar «las cuestiones relativas a la interacción entre el comercio internacional y la política de competencia, incluidas aquellas relativas a las prácticas anticompetitivas [...]»10. Por su parte, la Conferencia Ministerial celebrada en Dona en noviembre de 2001 ha dispuesto que las negociaciones sobre un acuerdo en materia de política de competencia den comienzo tras la quinta Conferencia Ministerial a celebrar en septiembre de 200311. Si bien aún no existePage 47 consenso entre los Estados miembros acerca del alcance de tal acuerdo12, una cosa sí que parece clara: Las normas de competencia adoptadas en el marco de la OMC han de tener como uno de sus principales objetivos el evitar que el proceso de liberalización del comercio internacional sea menoscabado por prácticas anticompetitivas.
Con esta idea en mente y teniendo en cuenta la actual importancia del comercio internacional con productos protegidos por Derechos de propiedad industrial e intelectual sorprende, pues, la escasa atención que las prácticas anticompetitivas en relación con el uso de tales derechos, en especial la imposición de restricciones territoriales en el contrato de licencia, han despertado en el Grupo de Trabajo de la OMC13. El presente artículo pretende, por tanto, llenar esta laguna analizando la interrelación existente entre el comercio internacional, los contratos de licencia y el Derecho de libre competencia, centrándose para ello en las restricciones del comercio paralelo.
La necesidad de acompañar el proceso de liberalización del comercio internacional con normas de Derecho antitrust se pone especialmente de manifiesto al contemplar el proceso de integración europea. En efecto, uno de los principales objetivos de las normas de competencia del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, principalmente de los artículos 81 y 8214, es impedir que el efecto liberalizador del comercio intracomunitario alcanzado mediante la abolición de las barreras estatales se vea menoscabado por la acción de los agentes privados. De otra forma, el objetivo último de la Comunidad, esto es, el establecimiento de un Mercado Común, sería difícilmente alcanzable.
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Un análisis detenido de la aplicación del artículo 81 del Tratado de la CE por parte de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia (TJCE) a las cláusulas contenidas en los contratos de licencia, en especial a aquellas relativas a la protección territorial, permite distinguir dos diferentes formas en las que las normas de competencia pueden servir al objetivo de la liberalización del comercio.
En primer lugar, es posible declarar incompatibles con las normas antitrust todas aquellas cláusulas de los contratos de licencia que tienen por objeto o efecto una restricción del comercio, con independencia de que éstas se hallen o no cubiertas por el derecho de exclusiva, esto es, con independencia de que el comportamiento que se pretende impedir mediante la introducción de la cláusula contractual (por lo general, una importación) pueda ser impedido, a la vez, por el titular o el licenciatario invocando el ius prohibendi que le confiere su respectivo derecho. El TJCE ha procedido de este modo en reiteradas ocasiones. Así, en el asunto GrundiglConsten15, el TJCE rechazó el intento del distribuidor Consten de impedir las importaciones paralelas hacia el mercado francés provenientes de Alemania invocando su derecho de marca, en tanto en cuanto dicho derecho tenía su origen en un acuerdo contrario al artículo 81 del Tratado de la CE. Desde la perspectiva del Derecho de la propiedad industrial, sin embargo, y teniendo especialmente en cuenta que el TJCE no había elaborado todavía el principio del agotamiento comunitario del Derecho de marca, Consten hubiera podido impedir válidamente las importaciones paralelas. Por su parte, en la posterior sentencia Semillas de maíz16, el TJCE calificó un acuerdo de licencia, en el que se confería protección al licenciatario frente a...
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