STS 124/2022,

JurisdicciónEspaña
PonenteIGNACIO SANCHO GARGALLO
FechaInvalid date
Número de resolución124/2022

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Civil

Sentencia núm. 124/2022

Fecha de sentencia: 16/02/2022 Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Número del procedimiento: 1231/2019 Fallo/Acuerdo: Fecha de Votación y Fallo: 26/01/2022 Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo Procedencia: Audiencia Provincial de Granada, Sección 3.ª Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo Transcrito por: RSJ Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 1231/2019 Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMOSala de lo Civil

Sentencia núm. 124/2022

Excmos. Sres. D. Ignacio Sancho Gargallo D. Rafael Sarazá Jimena D. Pedro José Vela Torres D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 16 de febrero de 2022. Esta Sala ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Granada, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada. Es parte recurrente las entidades Erasmus University of Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam e Invivoscribe Technologies Inc., representadas por la procuradora Fuencisla Gozalo Sanmillán y bajo la dirección letrada de Juan Luis Gracia Albero. Es parte recurrida la entidad Máster Diagnóstica S.L., representada por el procurador Juan Antonio Montenegro Rubio y bajo la dirección letrada de Jean B. Devaureix y José Carlos Erdozain.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Tramitación en primera instancia 1. El procurador Juan Antonio Montenegro Rubio, en nombre y representación de la entidad Máster Diagnóstica S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada, contra la entidad Universidad Erasmus de Rotterdam, para que se dictase sentencia por la que: «Declare: »1. La nulidad total de la patente de invención nº 2.354.068 "cebadores de amplif‌icación de ácidos nucleicos para estudios de la clonalidad basada en PCR". »2. Subsidiariamente, se declare la nulidad de la patente de cada una de las 11 reivindicaciones que individualmente no cumplan los requisitos de patentabilidad, en particular se declare la nulidad de la patente en su reivindicación 1. »Y en su consecuencia condene a los demandados: »3. A estar y pasar por la anterior declaración. »4. A la publicación a costa de la demandada Universidad Erasmus de Rotterdam de la sentencia condenatoria que recaiga en los presentes autos, en una revista científ‌ica europea especializada en la materia. »5. Al pago preceptivo de las costas de este procedimiento a la demandada». 2. El procurador Luis Alcalde Miranda, en representación de la entidad Erasmus University of Rotterdam, presentó escrito solicitando la intervención en

el procedimiento de las entidades Erasmus University Medical Center Rotterdam e Invivoscribe Technologies Inc. Por auto de 24 de julio de 2014 se estima la intervención de la entidad Erasmus University Medical Center Rotterdam y por auto de 11 de noviembre de 2015 se admitió la intervención de la entidad Invivoscribe Technologies Inc. 3. El procurador Luis Alcalde Miranda, en representación de las entidades Erasmus University of Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam e Invivoscribe Technologies Inc., contestó a la demanda suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que: «Se desestime íntegramente la demanda, condenando a Máster Diagnóstica al pago de las costas de la presente litis». La mencionada representación procesal formuló reconvención y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que: «Declarando: »Primero: Que la demandada Máster Diagnóstica S.L. ha realizado actos de infracción directa de la Patente Española número 2354068 con título "Cebadores de amplif‌icación de ácidos nucleicos para estudios de clonalidad basada en PCR" (tanto de la reivindicación primera, como de varias de las reivindicaciones dependientes, según se detalla en el cuerpo de este escrito) al fabricar, distribuir, comercializar, exportar, publicitar, ofrecer y almacenar el kit de análisis molecular del gen IgH MAD-003994BP-2 así como las mezclas de amplif‌icación -Monotest en tubos-. »Segundo: Que la demandada Máster Diagnóstica S.L. ha realizado actos de infracción indirecta de la patente española número 2354068 con título "Cebadores de amplif‌icación de ácidos nucleicos para estudios de clonalidad basada en PCR" (de las reivindicaciones dependientes de ensayo y método segunda, tercera, quinta y sexta, según se detalla en el cuerpo de este escrito) al distribuir, comercializar, exportar, publicitar, ofrecer y entregar diversos componentes necesarios para la puesta en práctica de la invención patentada (principalmente polimerasas, controles positivos de ADN, y reactivos para llevar a cabo la electroforesis del ADN amplif‌icado -geles de agarosa o poliacrilamida y reactivos auxiliares de electroforesis identif‌icados con las referencias de la demandada MAD-003980M y MAD-003990M-). »Tercero: Que Máster Diagnóstica S.L. con los actos de infracción de patente descritos, está causando daños y perjuicios a las actoras, que deberán ser indemnizados ex artículo 66 LP, conforme a los criterios y bases de cálculo expuestos por esta parte en el Hecho Séptimo y Fundamento de Derecho Segundo de esta demanda, y en la cuantía que se determine en periodo de prueba, o, en su caso, en ejecución de sentencia, si al tiempo de dictarse la sentencia que ponga f‌in al procedimiento la demandada no hubiese cesado en tales actos. »Condenando: »Primero: A Máster Diagnóstica S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones. »Segundo: A Máster Diagnóstica S.L. a cesar de forma inmediata, y abstenerse en el futuro, ya sea indirectamente o a través de terceros, de llevar a cabo las siguientes conductas: fabricar, almacenar, distribuir, comercializar, exportar, publicitar, ofrecer y entregar el kit de análisis molecular del gen IgH MAD-003994BP-2, las mezclas de amplif‌icación -Monotest en tubos- y demás componentes necesarios para la puesta en práctica de la invención protegida por la Patente Española número 2354068, absteniéndose de reanudar cualesquiera de las conductas citadas en el futuro. »Tercero: A Máster Diagnóstica S.L. a la inmediata retirada del tráf‌ico económico y de sus almacenes -incluso en el caso de que ello implicase la recompra a sus actuales clientes y/o consumidores u otro negocio jurídico-, para su posterior destrucción, de todos los kits de análisis molecular del gen IgH MAD-003994BP-2, las mezclas de amplif‌icación -Monotest de tubos- y demás componentes necesarios para la puesta en práctica de la invención protegida por la Patente Española número 2354068 a los que se hace referencia en el cuerpo del presente escrito, así como de todos los manuales de instrucciones y de uso, folletos, trípticos y cualesquiera otros materiales publicitarios y/o promocionales relativos a los citados dispositivos, en cualquier tipo de soporte (página web, folletos, carteles, spots televisivos, etc.). »Cuarto: A Máster Diagnóstica S.L., al embargo, a su costa, para su posterior destrucción, de todos los kits de análisis molecular del gen IgH mad-00399BP-2, las mezclas de amplif‌icación -Monotest en tubos- y demás componentes necesarios para la puesta en práctica de la invención protegida por la Patente Española número 2354068 a los que se hace referencia en el cuerpo del presente escrito, así como de todos los manuales de instrucciones y de uso, folletos, trípticos y cualesquiera otros materiales publicitarios y/o promocionales relativos a los citados dispositivos, en cualquier tipo de soporte, ya se hallen en su poder o en poder de tercero. »Quinto: A Máster Diagnóstica S.L. a destruir a su costa, ante Notario o Fedatario público y en presencia de un representante designado por las actoras, todos los kits de análisis molecular del gen IgH MAD-00399BP-2, las mezclas de amplif‌icación -Monotest en tubos- y demás componentes necesarios para la puesta en práctica de la invención protegida por la Patente Española número 2354068 a los que se hace referencia en el cuerpo del presente escrito, así como todos los manuales de instrucciones y de uso, folletos, trípticos, publicidad, etc., relativos a los citados dispositivos, ya se hallen en poder de la demandada o en el de terceros. »Sexto: A Máster Diagnóstica S.L. a indemnizar a las actoras por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción -conforme a los criterios y bases de cálculo que se han dejado indicados en el cuerpo del presente escrito, y que se exponen en el Hecho Séptimo y en el Fundamento de Derecho Segundo, con relación a las distintas partidas que se reclaman, y que incluyen

  1. el resarcimiento del daño emergente; b) el lucro cesante -cuya cuantía debe ser f‌ijada en la cantidad que resulte mayor de la aplicación de los siguientes criterios que se proponen de manera alternativa: la licencia que se debería haber percibido por una explotación autorizada de la tecnología patentada o el benef‌icio dejado de obtener por las actoras-; y c) la indemnización razonable derivada de la protección provisional; y en la cuantía que se determine en periodo de prueba, o, en su caso, en ejecución de sentencia, si al tiempo de

dictarse la sentencia que ponga f‌in al procedimiento la demandada no hubiese cesado en tales actos; y todo ello con abono de los correspondientes intereses desde la fecha de interposición de la presente demanda. »Séptimo: A Máster Diagnóstica S.L. a publicar, a su costa, el fallo de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, en el diario de tirada nacional ABC, así como en la revista especializada Diario Médico, así como a la notif‌icación del mismo a personas interesadas, mediante la remisión de una circular a todos sus clientes -así como a todas aquellas revistas, publicaciones especializadas y páginas web en las que se haya realizado promoción, oferta y/o publicidad del kit de análisis molecular del gen IgH MAD-00399BP-2-, en la que se informe sobre la condena por infracción de la patente de la actora, con reproducción del Fallo de la Sentencia que sea dictada en el presente procedimiento. »Todo ello con expresa imposición a la demandada de las costas derivadas del presente procedimiento, sin la limitación contenida en el párrafo tercero del artículo 394 LEC, por haber actuado con manif‌iesta temeridad». 4. El procurador Juan Antonio Montenegro Iglesias, en representación de la entidad Máster Diagnóstica S.L., contesto a la demanda reconvencional y pidió al Juzgado que dictase sentencia: «por la que se desestime íntegramente la demanda reconvencional, con expresa condena en costas a las actoras reconvencionales». 5. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada dictó sentencia con fecha 15 de enero de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo: 1) Que estimando la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales D. Juan Antonio Montenegro en nombre y representación de Máster Diagnóstica S.L. contra Erasmus Universidad de Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam y frente a Invivoscribe Technologies Inc representadas por el procurador de los Tribunales D. Luis Alcalde Miranda, Debo: »A) Declarar de pleno derecho la nulidad total de la patente española ES2354068, "Cebadores de ampliación de ácidos nucleicos para estudios de la clonalidad basada en PCR"; declarándose nulas todas y cada una de sus 11 reivindicaciones por falta de actividad inventiva, y en su reivindicación 1, además de carácter de suf‌iciencia en la descripción. »B) Condenar a Erasmus Universidad de Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam y a Invivoscribe Technologies Inc a estar y pasar por la anterior declaración, con los efectos inherentes a dicha declaración de plena nulidad. »C) Condenar a Erasmus Universidad de Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam y a Invivoscribe Technologies Inc, a la publicación a costa de las mismas de la sentencia condenatoria, en una revista científ‌ica europea especializada en la materia. »D) Condenar a Erasmus Universidad de Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam y a Invivoscribe Technologies al pago de las costas causadas en instancia. »2) Que desestimando por prescripción, la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Luis Alcalde Miranda, en nombre y representación de Erasmus Universidad de Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam y de Invivoscribe Technologies frente a Máster Diagnóstica S.L. representada por el procurador de los Tribunales D. Luis Alcalde Miranda, debo imponer expresa condena en costas causadas, a la demandante reconvencional». SEGUNDO. Tramitación en segunda instancia 1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de las entidades Erasmus University of Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam e Invivoscribe Technologies Inc. 2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Granada mediante sentencia de 18 de diciembre de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso de apelación presentado por Erasmus University of Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam e Invivoscribe Technologies, INC, y revocamos parcialmente la sentencia de 15 de enero de 2018 dictada en el juicio ordinario nº 694/2013, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, en el sentido de dejar sin efecto el apartado 1.C) del fallo que condena a la publicación de la sentencia, conf‌irmando el resto de la resolución, sin hacer condena al pago de las costas del recurso y la devolución del depósito constituido para recurrir».

  1. Con fecha 17 de enero de 2019 se dictó auto de aclaración con la siguiente parte dispositiva: «Se corrige el error material del fundamento de derecho cuarto de la sentencia nº 591, dictada el 18 de diciembre de 2018 en el recurso de apelación nº 462/2018, seguido ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada y donde dice "reivindicatoria" debe decir "por infracción de patente"». TERCERO. Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación 1. El procurador Luis Alcalde Miranda, en representación de las entidades Erasmus University of Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam e Invivoscribe Technologies Inc., interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Granada. Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron: «1.º) Se ampara en el supuesto contemplado en el artículo 469.1.4º LEC sobre vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la CE, en particular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. La infracción consiste en un error patente de la valoración de la prueba sobre el porcentaje de sensibilidad. »2.º) Se ampara en el supuesto contemplado en el artículo 469.1.4º LEC sobre vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la CE, en particular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. La infracción consiste en un error patente de la valoración de la prueba pericial. »3.º) Se ampara en el supuesto contemplado en el artículo 469.1.4º LEC sobre vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la CE, en particular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. La infracción consiste en un error patente de la valoración de la prueba pericial. »4.º) Se ampara en el supuesto contemplado en el artículo 469.1.4º LEC sobre vulneración de los derechos

fundamentales reconocidos en la CE, en particular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. La infracción consiste en un error patente de la valoración del ensayo o experimento del Anexo 14 del Informe pericial del perito de MD». Los motivos del recurso de casación fueron: «1.º) Al amparo del artículo 477.2, LEC por infracción del artículo 8 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes en relación con los artículos 21, 26 y 60 de la misma norma y oposición a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenida en las 22 SSTS núm. 334/2016 de 20 mayo, núm. 434/2013 de 12 junio, núm. 598/2014 de 7 noviembre y núm. 223/2015 de 29 abril. »2.º) Al amparo del artículo 477.2, LEC por infracción del artículo 8 LP y oposición la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, Sección 1ª, del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias núm. 310/2017, de 18 de mayo, núm. 263/2017, de 3 mayo y núm. 182/2015, de 14 de abril. »3.º) Al amparo del artículo 477.2, LEC, por presentar interés casacional la resolución recurrida, al infringir el artículo 8 LP, en relación con el artículo 112 del mismo cuerpo legal y oposición a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, Sección 1ª, del Tribunal Supremo contenida en las STS núm. 263/2017 de 3 mayo y núm. 182/2015 de 14 abril. »4.º) Al amparo del artículo 477.2, LEC, por presentar interés casacional la resolución recurrida, al infringir el artículo 8 LP, en relación con el artículo 112 del mismo cuerpo legal, en particular sus apartados 2 y 3 y oposición a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, Sección 1ª, del Tribunal Supremo contenida en las STS núm. 334/2016, de 20 de mayo, núm. 263/2017 de 3 mayo, núm. 66/2013, de 26 de febrero y núm. 434/2013 de 12 junio. »5.º) Al amparo del artículo 477.2, LEC por infracción del artículo 8 LP en relación con juicio de obviedad al analizar la actividad inventiva de la R2 y R3 de la patente y oposición a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias núm. 310/2017, de 18 de mayo, núm. 263/2017, de 3 mayo y núm. 182/2015, de 14 de abril. »6.º) Al amparo del artículo 477.2, LEC por infracción del artículo 8 LP en relación con el artículo 112 del mismo cuerpo legal, en concreto al llevar a cabo el juicio de obviedad dentro del análisis de actividad inventiva de la R4 y oposición a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias núm. 310/2017, de 18 de mayo, núm. 263/2017, de 3 mayo y núm. 182/2015, de 14 de abril. »7.º) Al amparo del artículo 477.2, LEC por infracción del artículo 8 LP en relación con el juicio de obviedad dentro del análisis de actividad inventiva de la R8 y R9 y oposición a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias núm. 310/2017, de 18 de mayo, núm. 263/2017, de 3 mayo y núm. 182/2015, de 14 de abril». 2 . Por diligencia de ordenación de 22 de febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días. 3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente las entidades Erasmus University of Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam e Invivoscribe Technologies Inc., representadas por la procuradora Fuencisla Gozalo Sanmillán; y como parte recurrida la entidad Máster Diagnóstica S.L., representada por el procurador Juan Antonio Montenegro Rubio. 4. Esta sala dictó auto de fecha 6 de octubre de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue: «Admitir los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Erasmus University of Rotterdam, Invivoscribe Technologies Inc y Erasmus University Medical Center Rotterdam, contra la sentencia n.º 591/2018, de 18 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Granada, Sección 3.ª, en el rollo de apelación n.º 462/2018, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 694/2013, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil

n.º 1 de Granada». 5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Máster Diagnóstica S.L. presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario. 6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 26 de enero de 2022, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Resumen de antecedentes 1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia Máster Diagnóstica, S.L., fundada en 1996, desarrolla sistemas para diagnóstico in vitro de enfermedades oncológicas e infecciosas en el ámbito de la patología celular y molecular. Entre ellos, productos de diagnóstico in vitro (productos IVD), fabricados de acuerdo con el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, norma que incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 98/79/CE, de 27 de octubre, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Entre los productos de diagnóstico que Máster Diagnóstica diseña, desarrolla y comercializa están los siguientes: - Kits para diagnóstico molecular de reordenamientos genéticos en linfomas.

- Kits para screening y genotipado del virus HPV por PCR. - Kits para diagnóstico molecular de enfermedades zoonóticas. - Kits para análisis mutacional de genes tumorales. Erasmus University of Rotterdam (Erasmus UR), institución de enseñanza superior de los países bajos que participa en proyectos de investigación con otras universidades y centros de investigación, es titular de la patente española ES 2354068 (en adelante, ES068), que es la validación en España de la patente europea EP 1549764 (fecha de prioridad, 11 de octubre de 2002). El objeto de la patente son unos cebadores de ampliación de ácidos nucleicos para estudios de

clonación basada en PCR. Consiste, básicamente, en un método para diagnosticar procesos linfoproliferativos (linfomas), basado en la detección de las alteraciones genéticas de dichos linfomas a través de una técnica denominada reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La patente tiene las siguientes 11 reivindicaciones:

  1. Un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de IGH VH-JH que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores de la familia VH mostrados en la Fig. 3B, y en el que dicho cebador inverso es el cebador consenso JH mostrado en la Fig. 3B. 2. Un ensayo de amplif‌icación de ácido nucleico, preferiblemente un ensayo de PCR, y más preferiblemente un ensayo de PCR multiplex, que usa al menos un grupo de cebadores según la reivindicación 1. 3. El ensayo de amplif‌icación de ácido nucleico de la reivindicación 2, caracterizado porque es un ensayo de PCR. 4. El ensayo de amplif‌icación de ácido nucleico de la reivindicación 2 ó 3, caracterizado porque es un ensayo de PCR multiplex, que comprende además uno o más de los grupos de cebadores elegidos del grupo que consiste en: a) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de IGH DH-JH que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores de la familia DH mostrados en la Fig. 4A, y en el que dicho cebador inverso es el cebador consenso JH mostrado en la Fig. 4A. b) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de IGK VK-JK que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores de la familia VK mostrados en la Fig. 5B, y en el que dicho cebador inverso es un cebador JK mostrado en la Fig. 5B. c) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de IGK VK/intrón-Kde que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores VK o del cebador INTR mostrados en la Fig. 5B, y en el que dicho cebador inverso es el cebador Kde mostrado en la Fig. 5B. d) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de IGL V -J que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores V mostrados en la Fig. 6B, y en el que dicho cebador inverso es el cebador J mostrado en la Fig. 6B. e) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de TCRB V -J que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores de la familia V mostrados en la Fig. 7B, y en el que dicho cebador inverso se selecciona de los cebadores J A y J B mostrados en la Fig. 7B. f) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de TCRB D -J que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores D mostrados en la Fig. 7B, y en el que dicho cebador inverso se selecciona de los cebadores J A y J B mostrados en la Fig. 7B. g) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de TCRG V -J que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores de la familia V mostrados en la Fig. 8B, y en el que dicho cebador inverso se selecciona de los cebadores J mostrados en la Fig. 8B. h) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de TCRD Vd-Jd que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores Vd mostrados en la Fig. 9B, y en el que dicho cebador inverso se selecciona de los cebadores Jd mostrados en la Fig. 9B. i) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de TCRD Dd-Dd que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo es el cebador Dd2 mostrado en la Fig. 9B, y en el que dicho cebador inverso es el cebador D83 mostrado en la Fig. 9B. j) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de TCRD Dd-Jd que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo es el cebador Dd2 mostrado en la Fig. 9B, y en el que dicho cebador inverso se selecciona de los cebadores Jd mostrados en la Fig. 9B. k) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar un reordenamiento de TCRD VdDd que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores Vd mostrados en la Fig. 9B, y en el que dicho cebador inverso es el cebador D83 mostrado en la Fig. 9B. l) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar una translocación cromosómica (11;14)(BCL1-IGH) que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo es el cebador BCL1/MTC tal como se muestra en la Fig. 10A, y en el que dicho cebador inverso es el cebador consenso JH mostrado en la Fig. 10A. m) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar una translocación cromosómica t(14;18)(BCL2-IGIH), que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo se selecciona de los cebadores MBR, los cebadores 3'MBR y los cebadores mcr mostrados en la Fig. 11A, y en el que dicho cebador inverso es el cebador consenso JH mostrado en la Fig. 11A. n) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar el gen TBXAS1 humano que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo es el cebador TBXAS1/ X9U de la Fig. 12A, y en el que dicho cebador inverso es el cebador TBXAS 1/X9L de la Fig. 12A. o) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar el gen de la proteína activadora de la recombinación (RAG1) humana que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho

cebador directo es el cebador RAG1/X2U de la Fig. 12A, y en el que dicho cebador inverso es el cebador RAG1/ X2L de la Fig. 12A. p) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar la proteína con dedo de zinc de leucemia promielocítica (PLZF) humana que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo es el cebador PLZF/X1U de la Fig. 12A, y en el que dicho cebador inverso es el cebador PLZF/X1L de la Fig. 12A. q) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar el gen AF4 humano (Exón 3) que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo es el cebador AF4/X3U de la Fig. 12A, y en el que dicho cebador inverso es el cebador AF4/X3L de la Fig. 12A. r) un grupo de cebadores de amplif‌icación de ácido nucleico capaces de amplif‌icar el gen AF4 humano (Exón11) que comprende un cebador directo y un cebador inverso, en el que dicho cebador directo es el cebador AF4/X11U de la Fig. 12A, y en el que dicho cebador inverso es el cebador AF4/X11L de la Fig. 12A. 5. Un método para detectar un reordenamiento de IGH VH-JH, que comprende el uso de uno o más grupos de cebadores según la reivindicación 1 en un ensayo de amplif‌icación de ácido nucleico según cualquiera de las reivindicaciones 2-4. 6. Un método para detectar dos o más reordenamientos, dos o más translocaciones o al menos un reordenamiento y al menos una translocación, en el que dicho reordenamiento al menos comprende un reordenamiento de IGH VH-JH, seleccionado del grupo que consiste en un reordenamiento de IGH DH-JH, un reordenamiento de IGK Vk-Jk, un reordenamiento de IGK Vk/intrónKde, un reordenamiento de IGL V -J, un reordenamiento de TCRB V -J, un reordenamiento de TCRB D -J un reordenamiento de TCRG Vy-Jy, un reordenamiento de TCRD Vd-Jd, un reordenamiento de TCRD Dd-Dd, un reordenamiento de TCRD Dd-Jd, un reordenamiento de TCRD Vd-Dd, una translocación t(11;14)(BCL1-IGH) y una translocación t(14;18)(BCL2-IGH), mediante el uso de un ensayo de amplif‌icación de ácido nucleico según la reivindicación 4. 7. Un método para estudiar reordenamientos clonales, que comprende al menos un reordenamiento de IGH VH-JH, y/o anormalidades cromosómicas mediante el uso de al menos un grupo de cebadores según la reivindicación 1, y opcionalmente al menos un grupo de cebadores tal como se def‌inieron en la reivindicación 4a-4r. 8. Un método según la reivindicación 7 para la detección de la enfermedad residual mínima (ERM) o para la identif‌icación de objetivos de PCR a ser usados para la detección de la ERM por medio de PCR cuantitativa en tiempo real. 9. Un método según la reivindicación 7 o 8, en el que se detecta un ácido nucleico amplif‌icado mediante el uso de un análisis de fragmentos de PCR de alta resolución automatizado. 10. Un equipo para la detección de al menos un reordenamiento de IGH VH-JH y opcionalmente un reordenamiento seleccionado del grupo que consiste en un reordenamiento de IGH DH-JH, un reordenamiento de IGK Vk-Jk un reordenamiento de IGK Vk/intrón-Kde, un reordenamiento de IGL V -J, un reordenamiento de TCRB V -J un reordenamiento de TCRB D -J, un reordenamiento de TCRG V -J un reordenamiento de TCRD Vd-Jd, un reordenamiento de TCRD Dd-Dd, un reordenamiento de TCRD Dd-Jd, un reordenamiento de TCRD Vd-Dd, y una translocación seleccionada de t(11;14)(BCL1-IGH) y t(14;18)(BCL2-IGH), que comprende el uso de al menos un grupo de cebadores según la reivindicación 1, y opcionalmente al menos un grupo de cebadores tal como se def‌inieron en la reivindicación 4a-4m. 11. Un equipo según la reivindicación 10, que comprende además al menos un grupo de cebadores tal como se def‌inieron en la reivindicación 4o-4r. En la Of‌icina española consta formalizada la cesión de esta patente (ES068) a favor de Erasmus University Medical Center Rotterdam (en adelante, Erasmus MC) el 17 de junio de 2014, que fue publicada el día 3 de julio de 2014. También consta la publicación de la inscripción de la licencia en exclusividad otorgada por Erasmus MC a favor de Invivoscribe Technologies Inc. (en adelante Invivoscribe), el 13 de agosto de 2014. 2. En la demanda que da inicio a este procedimiento, Máster Diagnóstica pidió la nulidad de la patente ES068 por falta de actividad inventiva y por insuf‌iciencia de la descripción. La demanda iba dirigida frente a Erasmus UR, Erasmus MC e Invivoscribe. Los demandados, además de oponerse a la pretensión de nulidad de la patente, formularon las excepciones de falta de legitimación pasiva respecto de la pretensión de publicación del fallo de la sentencia y de falta de litisconsorcio pasivo necesario. Y mediante reconvención solicitaron que se declarara que la demandante (Máster Diagnóstica) había realizado actos de infracción de la patente ES068. 3. La sentencia de primera instancia, en primer lugar, desestimó las excepciones de falta de legitimación pasiva y de falta de litisconsorcio pasivo necesario. A continuación, examinó el fondo de la cuestión, la actividad inventiva de la patente, mediante el método análisis-problema-solución. La magistrada partió de que, «resumidamente la patente protege un grupo de reactivos, cebadores de ácido nucleico, destinados al diagnóstico de procesos linfoproliferativos linfomas mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Según se af‌irma en la patente, dichos reactivos son capaces de alcanzar una sensibilidad diagnóstica en el 95% de los casos». Luego, de entre los documentos mencionados por la Of‌icina Europea de Patentes, identif‌icó D8 como el más cercano al estado de la técnica. «D8 va dirigido al diagnóstico de linfomas de células B mediante el análisis molecular del gen IgH (...) y divulga los efectos técnicos, los objetivos o la realización particular más cercana a la invención reivindicada. (...) D8 recoge información y bibliografía de numerosos estudios similares destinados a mejorar el diagnóstico de los linfomas mediante la técnica de PCR publicados en la década anterior». Y entendió que «la única característica técnica que puede considerarse diferente en la materia def‌inida en la reivindicación 1 con el estado de la técnica más próximo, es decir D8, son los cebadores empleados en la técnica de PCR para detectar los linfomas, cuya secuencia de nucleótidos es distinta». En la medida en que consideró que esta cuestión no

se discutía, la cuestión a analizar se centraba en «si ello implica o no existencia de actividad inventiva»: «A tenor de la descripción de la propia patente 068, el efecto técnico, es decir, lo que se consigue debido a que los cebadores def‌inidos en la reivindicación 1 son distintos de los cebadores descritos en D8, es que permiten amplif‌icar y en consecuencia detectar reordenamientos clonales de los genes de la cadena pesada de IgH con dichos cebadores (pág 6, líneas 24 a 26 de la patente)». La sentencia precisó que «el problema técnico subyacente a la invención reivindicada es proporcionar parejas de cebadores alternativos a los descritos en D8 que permiten amplif‌icar y detectar reordenamientos clonales en la cadena pesada del gen de la IgH y sobre todo que obtengan una detección de reordenamientos clonales superior a los métodos ya existentes en el estado de la técnica». Y en cuanto a quién debería ser en este caso el experto medio con arreglo al cual juzgar si resultaba obvia o no la invención, la sentencia concluyó que «cualquier especialista con conocimientos superiores en biología molecular estaría en posición para considerarlo experto en la materia». La sentencia de primera instancia realizó un exhaustivo análisis de los informes periciales y del interrogatorio de los peritos en el acto de la vista. Entendió que la detección de la leucemia (linfomas) por la técnica biotecnológica PCR multiplex usando cebadores es muy residual, pues las leucemias se detectan con el microscopio y otras técnicas. La técnica de la patente que ya se venía utilizando mucho antes de su fecha de prioridad, se utiliza sólo en un porcentaje bajísimo, del 1% al 5% de los casos más complejos, y tampoco resulta ser en esos casos una prueba determinante, siendo una prueba más que ayuda en la detección de la leucemia. «Esta técnica se puede utilizar gracias a la estructura especial de los linfocitos, que son unas células distintas a las demás células del organismo, pues (...) cuando las células corrientes se dividen adquieren íntegramente el ADN de la célula originaria, y en el caso de los linfocitos ello no sucede, sino que cada linfocito es distinto a los demás. Y ello por la simple razón de que la función de un linfocito es detectar patógenos (virus, bacterias...) y para ello cada linfocito tiene una secuencia genética diferente al f‌inal de la proteína específ‌ica de cada linfocito con la que va a reconocer a su diana (por ejemplo un patógeno), que fue descrita como una Y griega (...), en el caso de los linfocitos de clase B (objeto de la patente), y cuando lo detecta se activa y lo destruye». Para el juzgado, «lo que protege la R1 son los cebadores, es decir las cadenas de nucleótidos que se han elegido para combinarse con el cebador inverso, y que amplif‌ican reordenamientos IGH. La patente protege dichos cebadores de la manera más amplia posible, en el sentido de que se protege, no la combinación de los 20 cebadores directos con el inverso, sino de cada uno de los cebadores directos con el inverso. Es decir tal y como está redactada la R1, se cae en el ámbito de la R1 de la patente si se reproduce cualquiera de los 20 cebadores directos con el cebador inversor». Y «la R2 y la R3 protegen un ensayo de amplif‌icación de los cebadores que se protegen en la R1, siendo dicho ensayo una PCR y más preferiblemente multiplex». A respecto, af‌irmó lo siguiente: «Lo que se consigue con la técnica PCR es amplif‌icar un fragmento concreto de ADN para tener gran número de copias y poder analizar si dichas copias son clonales, en cuyo caso puede tratarse de un linfoma, o bien no lo son, en cuyo caso, en principio, no hay cáncer. »A principios de los 80 esta técnica PCR se hacía monoplex, es decir, utilizando un solo cebador directo con el cebador inverso. Pero posteriormente, se complementó esta técnica con lo que se llama PCR multiplex, que consiste en combinar varios cebadores directos ya sea de un solo tubo o en varios tubos (...) con uno o varios cebadores inversos. En la patente se protegen ambas cosas (...). »Dado que la R1 protege no solo el uso de los 20 cebadores directos con el inverso (7 cebadores en el tubo 1, 6 cebadores en el tubo 2 y 6 cebadores en el tubo 3), sino también el uso de un solo cebador directo con el cebador inverso, en cuyo caso es obvio (...) que se protege una PCR monoplex. »Y aparte, en el caso que se combinen en un mismo tubo varios cebadores directos con uno inverso, la técnica utilizada será una PCR multiplex, ya sea en un solo tubo, o en varios como en los ejemplos de la patente (...). Y, después de valorar la prueba que «la técnica PCR multiplex (y también la monoplex) era una técnica habitual utilizada en el estado de la técnica para detectar linfomas, concluyó: «Centrándonos en la PCR multiplex dado que la demandada niega que fuera conocida antes de la fecha de prioridad, la realidad como se acredita con el análisis de las pruebas practicadas, hay que concluir con que es más que evidente y resulta sobradamente acreditado, que tanto la PCR monoplex, que se protege veladamente en la R1, y abiertamente en la R2, como la PCR multiplex, protegida en la R3, eran más que conocidas en la fecha de prioridad de la patente». La sentencia también aclaró que «el problema técnico a resolver por la patente es detectar clonalidad en los reordenamientos lo más cercana al 100% posible, es decir la capacidad que se tiene para detectar verdaderos positivos. Esto se denomina sensibilidad clínica (...). La sensibilidad analítica es la cantidad mínima de células neoplásicas (tumorales) contenidas en una muestra de linfoma que puede detectar la técnica». Y concluye que resulta «evidente que la R1 no resuelve el problema técnico planteado de superar la sensibilidad clínica respecto al gen IGH que había en el estado de la técnica por mucho que algunos de sus cebadores sean nuevos, concretamente solo 7». Frente a lo pretendido por las demandadas, entendió «que ninguna actividad inventiva se puede predicar por haber añadido tres núcleos de nucleótidos al cebador JH de D21». En cuanto a la pretensión de los demandados de que el enfoque de la complementariedad aporta actividad inventiva a la patente, la sentencia aclaró primero qué se entiende por complementariedad: «complementariedad es ir añadiendo casos que se nos escapan, analizando otros genes que también participan en la síntesis de la inmunoglobulina. Es decir, es ir analizando otros genes, aparte del gen IGH, como por ejemplo IGK o TCR, para detectar un mayor grado de clonalidad».

Luego declaró que este «criterio de complementariedad no se aplica a la R1, y por tanto tampoco a la R2 ni a la R3, sino sólo a la R4 y las reivindicaciones siguientes (...) en los que se protegen grupos de cebadores para otros genes como el gen IGK, el gen IGL, el gen TCRB o el gen TCRG». Y declara que «R4 tampoco goza de actividad inventiva dado que el criterio de la complementariedad ya se había utilizado en el estado de la técnica (...). Consecuentemente la patente no trata de ningún enfoque nuevo, sino que ha venido a desarrollar un criterio, el de la complementariedad, que ya venía usándose en el estado de la técnica antes de la fecha de prioridad como ha quedado acreditado». A continuación, revisada la prueba, entendió que la patente también debía declararse nula por insuf‌iciencia de la descripción: «Consecuentemente el experto en la materia encontraría enormes dif‌icultades a la hora de poner en práctica el ensayo, teniendo que probar múltiples condiciones hasta encontrar aquella que le permitiera alcanzar el objetivo marcado, tal y como se def‌ine en la R1; quedando probado que la patente no describe la invención de forma suf‌icientemente clara para que pueda ejecutarla un experto en la materia, tal y como estable el art. 112.b) de la L.P». Como consecuencia de haber declarado la nulidad de la patente, desestimó las acciones de infracción ejercitadas en la reconvención. 4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por los demandados. La Audiencia desestima el recurso. Respecto de la reivindicación 1, después de ratif‌icar cuál era el estado de la técnica y el problema técnico a resolver, al analizar la actividad inventiva de la solución presentada en la invención, razona que «a la fecha de prioridad de patente (11 de octubre de 2002), el problema técnico objetivo planteado por la presente invención, que (...) consiste en proporcionar cebadores alternativos a los descritos en D8 que permitan la detección de reordenamientos clonales del gen IgH, era ampliamente conocido por el experto en la materia, tal y como se plantea en D8 y en otros documentos del estado de la técnica». Y advierte: «Con los datos proporcionados en la Tabla III del D8 se acredita que a la fecha de prioridad, las técnicas PCR eran las implantadas y la mayoría de las investigaciones iban dirigidas a diseñar nuevos cebadores que pudieran emplearse en una PCR para detectar reordenamientos clonales. Este mismo documento recopila datos de publicaciones científ‌icas en los que se obtienen unas sensibilidades de hasta el 94% en el análisis de linfomas mediante PCR, que son muy similares o idénticas a las reivindicadas por los autores de la patente». Luego añade que la solución que proporciona la patente (los cebadores def‌inidos en la reivindicación) carecía de actividad inventiva pues su diseño era evidente a partir de la información proporcionada por el estado de la técnica: «Por tanto, partiendo de D8 (documento más cercano a la invención) que plantea la necesidad de proporcionar nuevos cebadores para detectar reordenamientos clonales en el gen IGH, en combinación con la información proporcionada por los cebadores descritos en D17 y D21 para detectar reordenamientos clonales y con el conocimiento general común en el diseño de cebadores, el experto en la materia se vería guiado a desarrollar los cebadores descritos en la reivindicación 1 y el diseño y la obtención de dichos cebadores sería obvio a la vista del estado de la ciencia. »Finalmente, la patente no añade ninguna ventaja ni mejora al estado de la técnica. Los autores de la patente persiguen mejorar la sensibilidad en la detección de clonalidad mediante técnicas moleculares en procesos linfoproliferativos, pero con los cebadores de la reivindicación 1 que se ref‌iere exclusivamente al gen IGH y que constituye el núcleo de la patente, sólo son capaces de alcanzar una sensibilidad del 82%, muy inferior a las sensibilidades obtenidas por otras series de la literatura previas a la fecha de prioridad (D8). Así se acredita con los datos que recoge la Tabla 9 de la patente. Para alcanzar la sensibilidad del 95% en detección de reordenamientos clonales se consigue cuando se analizan reordenamientos de varios genes (IGK e IGL), no sólo del IGH, pero esta estrategia de combinar los genes no es la reivindicada en la reivindicación 1, que se ref‌iere únicamente a secuencias dentro del gen IGH y excluye las posibles recombinaciones DJ que están recogidas en la reivindicación 4, dependiente de la reivindicación 1». En cuanto al resto de reivindicaciones de la patente, la sentencia de apelación argumenta que, sensu contrario de lo explicado en el informe emitido por los peritos de la demandada, «deben de forma automática declararse nulas al depender de la primera que consideramos que carece de novedad y actividad inventiva: las reivindicaciones 2 a 3 se ref‌ieren a un ensayo PCR, preferiblemente, un ensayo PCR multiplex de uso de cebadores de la reivindicación 1, ensayo utilizado en D10; la reivindicación 4 además de los cebadores de la reivindicación 1, incluye otros grupos de cebadores sin introducir características técnicas inventivas y las técnicas de la complementariedad eran también conocidas; las reivindicaciones 5 a 9 son de método y utilizan los cebadores de la reivindicación 1; y las reivindicaciones 10 y 11 son unos kits que también utilizan los cebadores de la reivindicación 1». La sentencia no entra a resolver sobre la insuf‌iciencia de la descripción, al entenderlo innecesario, después de haber conf‌irmado la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. 5. Frente a la sentencia de apelación, los demandados formulan recurso extraordinario por infracción procesal, basado en cuatro motivos, y recurso de casación articulado en siete motivos. La demandante, parte recurrida en casación, objeta que los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal deberían inadmitirse porque omiten una referencia a la norma jurídica infringida. No procede atender a esta objeción porque cuando, como ocurre en el presente caso, se denuncia un error notorio en la valoración de la prueba que ha ocasionado indefensión a una de las partes, con infracción del art. 24 CE, mientras no exista ninguna norma procesal específ‌ica infringida, sería bastante la invocación del art. 24 CE como norma infringida.

SEGUNDO

Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal 1. Formulación del motivo primero . El motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC, sobre vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española (en adelante, CE), en particular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. «La infracción consiste en un error patente de la valoración de la prueba sobre el porcentaje de sensibilidad que da la patente en la R4 frente al ET (estado de la técnica), al no haber reparado en que la mejora de la sensibilidad al combinar varios genes («complementariedad») no es del 95%, sino del 98% (como se observa de la Tabla 9 de la patente), y por lo tanto superior a cualquier sensibilidad existente en el ET, cuyo porcentaje más alto según datos que proporcionan las propias sentencias de instancia y apelación sería el 96% de D21». La infracción denunciada habría provocado, af‌irma el recurso, «una clara indefensión a Erasmus que se ha visto privada de un juicio justo al analizar la sentencia recurrida la validez de la R4 (pues con ese dato debería haber declarado la validez), lo que también ha afectado a las reivindicaciones 5, 6 y 11 dependientes de la 4». En el desarrollo del motivo, se razona que la sentencia recurrida llega a la conclusión de que R4, además de los cebadores de la R1, «incluye otros grupos de cebadores sin introducir características técnicas inventivas y las técnicas de la complementariedad eran también conocidas», razón por la cual le niega actividad inventiva. A esta conclusión habría llegado tras af‌irmar inmediatamente antes que «la patente no añade ninguna ventaja ni mejora sobre el estado de la técnica (...) con los cebadores de la reivindicación 1 que se ref‌iere exclusivamente al gen IGH (...) sólo son capaces de alcanzar una sensibilidad del 82%, muy inferior a las sensibilidades obtenidas por otras series de la literatura previas a la fecha de prioridad (D8). Así se acredita con los datos que recoge la Tabla 9 de la patente». A lo que añade que según los datos de la citada Tabla 9 de la patente el 95% de sensibilidad «se analizan reordenamientos de varios genes (IGK e IGL)» Según el recurso, es manif‌iestamente erróneo que la Tabla 9 de la patente indique que se alcanza un 95% de sensibilidad al combinar varios genes de acuerdo con la R4. El porcentaje es del 98%, rayano en el 100%, tal y como se aprecia en la propia Tabla 9, en la quinta columna. De tal forma que R4 sí mejora el estado de la técnica, pues el tanto por ciento de sensibilidad que se recoge en las sentencias recurridas es en todos los casos inferior al 98% de la patente, siendo el mayor el de D21 (96%). Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo primero . El análisis y la resolución del motivo se enmarca en la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo: «(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justif‌icarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero ), se ref‌iere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o f‌ijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados». En este caso, el error notorio denunciado guarda relación con «el porcentaje de sensibilidad que da la patente en la R4 frente al ET (estado de la técnica), al no haber reparado en que la mejora de la sensibilidad al combinar varios genes ("complementariedad") no es del 95% si no del 98% (como se observa de la Tabla 9 de la patente)». A la hora de analizar la existencia del error y su relevancia, debemos enmarcar la valoración de la prueba que se impugna en el proceso de argumentación seguido por la sentencia recurrida. La Audiencia realiza esta valoración dentro del análisis de la actividad inventiva de la reivindicación 1, en concreto, para concluir que no añade ninguna ventaja ni mejora al estado de la técnica. Para reaf‌irmar la conclusión a la que acababa de llegar, sobre la obviedad de la solución ofrecida por la invención: «Por tanto, partiendo de D8 (documento más cercano a la invención) que plantea la necesidad de proporcionar nuevos cebadores para detectar reordenamientos clonales en el gen IGH, en combinación con la información proporcionada por los cebadores descritos en D17 y D21 para detectar reordenamientos clonales y con el conocimiento general común en el diseño de cebadores, el experto en la materia se vería guiado a desarrollar los cebadores descritos en la reivindicación 1 y el diseño y la obtención de dichos cebadores sería obvio a la vista del estado de la ciencia». Es a continuación de esta conclusión, cuando la sentencia recurrida realiza la valoración de la ausencia de ventaja o mejora respecto del porcentaje de sensibilidad: «Finalmente, la patente no añade ninguna ventaja ni mejora al estado de la técnica. Los autores de la patente persiguen mejorar la sensibilidad en la detección de clonalidad mediante técnicas moleculares en procesos linfoproliferativos, pero con los cebadores de la reivindicación 1 que se ref‌iere exclusivamente al gen IGH y que constituye el núcleo de la patente, sólo son capaces de alcanzar una sensibilidad del 82%, muy inferior a las sensibilidades obtenidas por otras series de la literatura previas a la fecha de prioridad (D8). Así se acredita con los datos que recoge la Tabla 9 de la patente. Para alcanzar la sensibilidad del 95% en detección de reordenamientos clonales se consigue cuando se analizan reordenamientos de varios genes (IGK e IGL), no sólo del IGH, pero esta estrategia de combinar los genes no es la reivindicada en la reivindicación 1, que se ref‌iere únicamente a secuencias dentro del gen IGH y excluye las posibles recombinaciones DJ que están recogidas en la reivindicación 4, dependiente de la reivindicación 1». Es cierto que la sentencia incurre en un error al referirse a los datos que ofrece la tabla 9, en concreto a la sensibilidad del 95% en la detección de reordenamientos clonales cuando se analizan reordenamientos de varios genes (IGK e IGL), no sólo del IGH, pues en realidad es el 98%. Pero

este error carece de relevancia en el marco de lo que la Audiencia estaba argumentando, pues lo que pretendía remarcar es que «con los cebadores de la reivindicación 1 que se ref‌iere exclusivamente al gen IGH y que constituye el núcleo de la patente, sólo son capaces de alcanzar una sensibilidad del 82%, muy inferior a las sensibilidades obtenidas por otras series de la literatura previas a la fecha de prioridad (D8)». Y el porcentaje de sensibilidad superior que ofrece la tabla 9, que la sentencia transcribe de forma errónea (no es 95% sino 98%), no es tenido en cuenta no por este error sino porque ese porcentaje «se consigue cuando se analizan reordenamientos de varios genes (IGK e IGL), no sólo del IGH», y «esta estrategia de combinar los genes no es la reivindicada en la reivindicación 1, que se ref‌iere únicamente a secuencias dentro del gen IGH y excluye las posibles recombinaciones DJ que están recogidas en la reivindicación 4, dependiente de la reivindicación 1». De tal forma que este error en la determinación del porcentaje no determinó, como sugiere el recurrente para justif‌icar la relevancia del error, la apreciación judicial de la falta de actividad inventiva de R4 porque no mejoraba la sensibilidad en la detección de la clonalidad. En realidad, como muy bien advierte la parte recurrida en su escrito de oposición al recurso, ni en los informes periciales, ni en la vista del juicio, «se abordó el análisis de la tabla 9 respecte a otras reivindicaciones que no fueran la R1». Las razones por las que la sentencia recurrida entiende que R4 carece de actividad inventiva son distintas y se af‌irman en el párrafo siguiente: «En cuanto al resto de reivindicaciones de la patente, a sensu contrario de lo explicado en el informe emitido por el Sr. Alexander y la Sra. Ascension (folio 26), deben de forma automática declararse nulas al depender de la primera que consideramos que carece de novedad y actividad inventiva: (...) la reivindicación 4 además de los cebadores de la reivindicación 1, incluye otros grupos de cebadores sin introducir características técnicas inventivas y las técnicas de la complementariedad eran también conocidas (...)».

TERCERO

Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal 1. Formulación del motivo . El motivo también se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC, sobre vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la CE, en particular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. En este motivo, «la infracción consiste en un error patente de la valoración de la prueba pericial del Sr. Arturo en cuanto a sus argumentos y declaraciones en juicio sobre el efecto técnico derivado de añadir o quitar nucleótidos a los cebadores de la patente, incluido el cebador inverso, y cómo afecta esto al diseño de los cebadores». Esta infracción, af‌irma el recurrente, le ha provocado una clara indefensión al verse privado de un juicio justo al analizar la sentencia recurrida las alegaciones del perito de Erasmus ( Arturo ) al respecto, lo que ha afectado al resultado del litigio en la segunda instancia al haber considerado que el diseño de los cebadores de la patente serían obvios frente al ET ya que añadir o quitar nucleótidos en una secuencia de los cebadores patentados frente a los del ET no tendría relevancia alguna». En el desarrollo del motivo se denuncia que la sentencia recurrida, después de af‌irmar que el Sr. Arturo es «especialista en el diseño de cebadores», llega a la conclusión probatoria de que el informe del perito Sr. Arturo «no contiene ninguna referencia al único cebador inverso de la patente y, en consecuencia, no discute que es prácticamente idéntico al cebador descrito en D21, que la única diferencia consiste en que se le han añadido tres nucleótidos en el extremo 5' y que esta adicción ha resultado inocua y, en consecuencia, arbitraria». El recurrente af‌irma que es absolutamente erróneo que el Sr. Arturo no haya discutido que la diferencia entre las secuencias de todos los cebadores, y en concreto en relación con el cebador inverso, ha resultado inocua y en consecuencia arbitraria. Por una parte, menciona las páginas 13, 14 y 17 del informe del Sr. Arturo, en el que se af‌irma que añadir o quitar nucleótidos es esencial en el diseño de los cebadores, porque altera su longitud (tener más o menos nucleótidos), su composición f‌inal (resultado de añadir o quitar nucleótidos) y su temperatura de Melting (variable en funcionamiento), y afecta al resultado f‌inal de la técnica PCR. Y advierte que en el acto del juicio, el Sr. Arturo indicó con claridad que la secuencia de los cebadores (añadir o quitar nucleótidos) es fundamental. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo segundo . Como advierte la oposición al recurso, el motivo pretende una nueva valoración de la prueba como si de una tercera instancia se tratara. Nos situamos en el estrecho marco que la vía del art. 469.1.4º LEC concede a la sala para revisar la valoración de la prueba, expuesto al resolver el motivo primero de este recurso extraordinario por infracción procesal. En este caso, como apunta la oposición al recurso, el planteamiento es artif‌icial porque el párrafo de la sentencia citado, que habría incurrido en el error denunciado, no se ref‌iere a la importancia de quitar o añadir nucleocitos a los cebadores en general, sino que valora en ese caso concreto si el cebador inverso de la patente tiene actividad inventiva, y al respecto tiene en cuenta tanto las valoraciones de todos los peritos como el anexo 14 del informe aportado por la demandante, que contiene los resultados obtenidos con el cebador inverso JH de la patente, que son idénticos a los que resultan de utilizar el cebador inverso JH del documento D21 del estado de la técnica. Así se aprecia de la transcripción de la argumentación de la Audiencia: «En concreto, los cebadores propuestos en la patente para el gen IgH son 20 cebadores directos (seis para el marco de lectura FR1 y siete para cada uno de los marcos de lectura FR2 y FR3) y un cebador inverso JH consenso. Un análisis detenido de los 20 cebadores directos propuestos para el gen IGH, permite conocer que 13 de los cebadores para VH presentan importantes analogías con otros cebadores previamente publicados con anterioridad a la fecha de la prioridad de la patente (D17, tabla 1 y D21 tabla 1). En alguno de ellos la homología es parcial,

diferenciándose en dos o tres nucleótidos; en otros la homología es incompleta o no aparente (VH1, VH3, VH6 y VH7 de FR2, VH2, VH3, VH6 y VH7 de FR3 de la patente), pero en estos casos se trata de secuencias de nucleótidos vecinas o adyacentes a otros cebadores previamente publicados en la literatura (D17, tabla 1 y D21 tabla 1); y los otros siete cebadores directos nuevos se han localizado, en todo caso, en zonas ya exploradas del gen IgH (marcos de lectura FR1, FR2 y FR3) en los que se sabía que se iban a encontrar; respecto al cebador inverso (común para todos los cebadores directos), es prácticamente idéntico al cebador descrito en D21, citado en D8, salvo por la adición de tres nucleótidos en el extremo 5', que no aportan ningún efecto técnico o ventaja a las parejas de cebadores def‌inidas en la reivindicación 1 con respecto al estado de la técnica, por lo que su adición es totalmente arbitraria, como se acredita con los ensayos realizados por la parte demandante y que se aportan como Anexo 14. »Estas similitudes de los cebadores objeto de la patente en relación al estado de la técnica, vienen a ser admitidas en el informe pericial elaborado por el Sr. Arturo, especialista en el diseño de cebadores (fol. 36), siendo de destacar que este informe no contiene ninguna referencia al único cebador inverso de la patente y, en consecuencia, no discute que es prácticamente idéntico al cebador descrito en D21, que la única diferencia consiste en que se le han añadido tres nucleótidos en el extremo 5' y que esta adicción ha resultado inocua y, en consecuencia, arbitraria». La Audiencia valora conforme a la sana crítica la diferencia de tres nucleótidos al f‌inal del cebador inverso JH, sobre la base de los informes periciales y las declaraciones realizadas en el juicio. Y la conclusión alcanzada de que «la adición de tres nucleótidos en el extremo 5', que no aportan ningún efecto técnico o ventaja a las parejas de cebadores def‌inidas en la reivindicación 1 con respecto al estado de la técnica, por lo que su adición es totalmente arbitraria», podría resultar discutible, pero no es irracional o absurda ni arbitraria. Entre otras razones porque se apoya en unos ensayos aportados con uno de los informes periciales (anexo 14 del informe de la Dra. Inocencia ). Conviene recordar, como hemos declarado en muchas ocasiones, que la prueba pericial debe ser apreciada por el juzgador según las reglas de la sana crítica ( art. 348 LEC), sin estar obligado a sujetarse al dictamen pericial. Esta valoración judicial no puede impugnarse en el recurso extraordinario por infracción procesal a menos que sea contraria, en sus conclusiones, a la racionalidad y se conculquen las más elementales directrices de la lógica ( sentencias 532/2009, de 22 de julio; 320/2012, de 18 de mayo; 635/2012, de 2 noviembre; 334/2016, de 20 de mayo, y 263/2017, de 3 de mayo).

CUARTO

Motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal 1. Formulación del motivo . El motivo también se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC, sobre vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la CE, en particular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. La infracción denunciada consiste «en un error patente de la valoración de la prueba pericial del Sr. Arturo, en concreto en relación con el uso del software OLIGO 6.2, uso que para la sentencia impugnada demuestra la falta de actividad inventiva al ser dicho software una herramienta informática habitual en el diseño de cebadores». Esta infracción le provoca, según el recurrente, una clara indefensión por haberse visto privado de un juicio justo, al analizar la sentencia recurrida de manera claramente errónea las alegaciones del perito Sr. Arturo en relación con el uso del citado software, lo que ha afectado al resultado del litigio en segunda instancia. En el desarrollo del motivo, se aduce que la sentencia recurrida af‌irma que el Sr. Arturo no discute la conclusión probatoria que recoge el informe pericial de la Sra. Inocencia y el Sr. Gumersindo de que en la fecha de prioridad de la patente «existían (...) herramientas informáticas para el diseño de cebadores de uso habitual por la comunidad científ‌ica, como el programa OLIGO 6.2 utilizado por los autores de la patente para diseñar los cebadores». Partiendo de esta consideración, para la sentencia impugnada el uso de este sistema informático en el análisis del gen IGH «constituye sólo una explicación de medidas conocidas de manera evidente y por tanto carente de actividad inventiva...». Sin embargo, sigue razonando el recurrente, se desprende claramente de su informe, que el Sr. Arturo rebate varias veces que el diseño de los cebadores patentados se deba solo al uso del citado programa informático. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo tercero . Para el examen de este motivo, también partimos de la doctrina sobre el estrecho marco que la vía del art. 469.1.4º LEC concede a la sala para revisar la valoración de la prueba, expuesto al resolver el motivo primero de este recurso extraordinario por infracción procesal. El supuesto error de la sentencia, denunciado en este motivo, se ref‌iere a la relevancia de la herramienta informática utilizada por los autores de la patente para el diseño de cebadores, el programa OLIGO 6.2. La sentencia af‌irma lo siguiente: «Tampoco discute el especialista en el diseño de cebadores, los tres hechos que recoge el informe pericial elaborado por la Sra. Inocencia y el Sr. Gumersindo y que vendrían a acreditar la falta de actividad inventiva aportada por los autores de la patente. En primer lugar, que la estructura del gen IGH humano era conocida y de dominico público, accesible a través de bancos de datos sin restricción alguna desde antes de la fecha de prioridad de la patente. En segundo lugar, la existencia de regiones consenso en los diferentes marcos de lectura de la región VH era también un dato del estado de la técnica conocido desde antes de la fecha de prioridad de la patente. En tercer lugar, existían en dicha fecha, herramientas informáticas para el diseño de cebadores de uso habitual por la comunidad científ‌ica, como el programa OLIGO 6.2 utilizado por los autores de la patente para diseñar los cebadores. »Precisamente el uso de este sistema informático

ha llevado a diseñar secuencias de cebadores prácticamente idénticas a otras ya publicadas en la literatura científ‌ica y a juicio de los peritos de la parte actora, el hecho de que otras secuencias no fueran conocidas no implica actividad inventiva, ya que el análisis del gen IGH con herramientas informáticas de este tipo constituye sólo una aplicación de medidas conocidas de manera evidente y por tanto carente de actividad inventiva. Finalmente, las pautas que se han aplicado al análisis informático del gen IGH carecen de originalidad, son las que cualquier experto en la materia hubiera empleado en el diseño de cebadores para este gen». La sentencia atribuye al Dr. Arturo no haber discutido tres hechos recogidos en el informe de la Dra. Inocencia que acreditarían la falta de actividad inventiva de la patente. El tercero, sería que a la fecha de la prioridad de la patente, existieran herramientas informáticas para el diseño de cebadores de uso habitual por la comunidad científ‌ica, como el programa OLIGO 6.2. El motivo es artif‌icioso porque el error denunciado se apoya en una premisa incorrecta. La sentencia recurrida no presupone que la actividad inventiva radicaba en que el diseño de los cebadores se debía sólo al uso del programa OLIGO 6.2., para negar a continuación la actividad inventiva por tratarse de una herramienta de uso habitual por la comunidad científ‌ica para el diseño de cebadores a la fecha de prioridad. Ni se atribuye al Dr. Arturo haber declarado que los programas informáticos diseñan por sí solos lo cebadores. Y el razonamiento empleado por la sentencia de que «el análisis del gen IGH con herramientas informáticas de este tipo constituye sólo una aplicación de medidas conocidas de manera evidente y por tanto carente de actividad inventiva», es una conclusión extraída de la valoración de la pericial Bosch- Gumersindo

, sin que se atribuya su aceptación al Sr. Arturo .

QUINTO

Motivo cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal 1. Formulación del motivo . Este motivo también se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC, sobre vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la CE, en particular el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE. La infracción denunciada consiste «en un error patente de la valoración del ensayo o experimento del anexo 14 del informe pericial del perito de MD, Sr. Gumersindo, porque la Audiencia Provincial lo ha tenido en cuenta para demostrar que la patente no aporta ningún efecto técnico o ventaja sobre el ET, cuando ese ensayo no se basa en el uso de parejas de cebadores del ET sino que se basa siempre en el uso de parejas de cebadores formadas, por un lado, con cebadores Directos del producto MD denunciado como infractor (que no son parte del ET) y, por otro, con el cebador inverso de la patente o el cebador inverso de D21». Esta infracción le provoca, según el recurrente, una clara indefensión al haberse visto privado de un juicio justo, al dar la sentencia recurrida ef‌icacia probatoria a un experimento manif‌iestamente erróneo cuyos resultados no pueden tenerse en cuenta para demostrar que la adición (o eliminación) de nucleótidos no aporta ninguna mejora ni ventaja frente al ET, no pudiendo afectar en modo alguno a la actividad inventiva de la R1 de la patente cuestionada, lo que ha afectado al resultado del litigio en la segunda instancia». En el desarrollo del motivo, se insiste en que el ensayo del anexo 14 se ha realizado usando información que no forma parte del ET, ya que no utiliza cebadores directos que formen parte del ET. Se trata de un error patente, evidente e inmediatamente verif‌icable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo cuarto . Para el examen de este motivo, también partimos de la doctrina sobre el estrecho marco que la vía del art. 469.1.4º LEC concede a la sala para revisar la valoración de la prueba, expuesto al resolver el motivo primero de este recurso extraordinario por infracción procesal. Como apunta el escrito de oposición al recurso, el ensayo del anexo 14, que lleva por título «análisis comparativo de los cebadores JH», pretendía comprobar el resultado técnico de utilizar la técnica PCR para detectar reordenamientos clonales del gen IGH, con los mismos cebadores directos VH en ambos ensayos y con un cebador inverso JH ligeramente diferente (el de D21 y el de la patente, que contiene tres nucleótidos añadidos en el extremo 5'). El ensayo demuestra que los tres nucleótidos adicionales del cebador JH de la patente no producen un efecto técnico diferente al que produce el cebador JH de D21. Y esto es lo que tiene en cuenta la sentencia al af‌irmar que el cebador inverso de la patente «es prácticamente idéntico al cebador descrito en D21, citado en D8, salvo por la adición de tres nucleótidos en el extremo 5', que no aportan ningún efecto técnico o ventaja a las parejas de cebadores def‌inidas en la reivindicación 1 con respecto al estado de la técnica, por lo que su adición es totalmente arbitraria». No se aprecia el error notorio denunciado respecto de las conclusiones fácticas extraídas por la sentencia recurrida del reseñado anexo 14. Sin perjuicio del juicio que pudiera merecer la valoración jurídica sobre la falta de actividad inventiva de R1, en relación con el resto de los razonamientos vertidos por la Audiencia, y que sólo puede ser revisada en casación.

SEXTO

Motivo primero del recurso de casación 1. Formulación del motivo primero . Este motivo, al igual que los motivos segundo y tercero, impugna el pronunciamiento que niega actividad inventiva a la invención contenida en la R1 de la patente. En concreto, el motivo primero denuncia «la infracción del art. 8 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes en relación con los artículos 21, 26 y 60 de la misma norma, al determinar la sentencia recurrida que la PCR Multiplex y el protocolo "estandarizado" al que alude esta parte como parte del PTO (problema técnico objetivo) que soluciona la R1 no forman parte del citado PTO por no estar expresamente mencionados en el texto de la mencionada R1, a pesar de sí estar en la descripción. Al resolver en el sentido apuntado, la sentencia recurrida se opone frontalmente a la jurisprudencia (...) contenida en las sentencias

334/2016, de 20 de mayo; 434/2013, de 12 de junio; 598/2014, de 7 de noviembre; y 223/2015, de 29 de abril». En el desarrollo del motivo, se advierte que existe una discrepancia entre las partes a la hora de determinar cuál es el problema técnico objetivo que la invención patentada resuelve con respecto al estado de la técnica: para los peritos de la demandante se trata de «proporcionar parejas de cebadores alternativos a los descritos en D8 que permitan amplif‌icar y detectar reordenamientos clonales en la cadena pesada del gen de la IGH», mientras que para los peritos de la demandada sería «proporcionar cebadores para la amplif‌icación de ácidos nucleicos de linfocitos en protocolos estandarizados de PCR multiplex, útiles para ensayos de clonalidad con alta sensibilidad, especif‌icidad y ef‌iciencia». La sentencia recurrida no comparte la opinión de la demandada, porque «la reivindicación 1 de la patente no reivindica la PCR multiplex, ni un protocolo estandarizado; y si este hubiera sido la esencia del problema -el problema técnico de calado a resolver por la patente-, lógicamente estaría enunciado, descrito, entre sus reivindicaciones». El recurrente entiende que se trata de una premisa falsa y en la medida en que constituye ratio decidendi de la sentencia, supone una infracción de los preceptos legales indicados y de la jurisprudencia, pues «el PTO que se resuelve en la patente y las condiciones en que ésta deba funcionar no debe ser necesariamente mencionados en las reivindicaciones, sino en todo caso en la descripción de la patente». La descripción del invento que debe contener la solicitud de la patente ( art. 20 LP) debe contener, según el art. 5, letra d) del Reglamento de ejecución (RD 2245/1986, de 10 de octubre), «una explicación de la invención, tal y como es caracterizada en las reivindicaciones, que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo...». De tal forma que el PTO no tiene por qué estar expresado en las reivindicaciones, aunque sí en la descripción. Lo que viene a su vez ratif‌icado por la jurisprudencia mencionada. Y esa «premisa jurídicamente errónea conduce a la sentencia recurrida a un resultado jurídicamente erróneo: determinar un PTO que no es el que resuelve la patente, lo que es de indudable trascendencia en el fallo de la sentencia impugnada». La incorrecta determinación del PTO provoca una sucesión de errores en cascada en las sucesivas fases del problema-solution-approach . Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo . El motivo impugna el juicio que sobre la falta de actividad inventiva de R1 realiza la sentencia recurrida. Como es sabido, conforme al artículo 4.1 LP «son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial». Luego la ausencia de actividad inventiva justif‌ica la nulidad de la patente [artículo 112.1.c) LP]. El art. 8.1 LP, cuya infracción se denuncia en el motivo, prescribe que «una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia». Como hemos declarado en otras ocasiones, «el criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva» ( sentencias 182/2015, de 14 de abril; 325/2015, de 18 de junio, y 263/2017, de 3 de mayo). Es jurisprudencia de esta sala que «no existe un único método para enjuiciar la actividad inventiva, pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en cuenta los factores decisivos ( sentencia 182/2015, de 14 de abril). En esencia: cuál era el estado de la técnica más próximo antes de la solicitud de la patente; cuáles son los problemas técnicos detectados que se pretenden resolver con la invención y cómo se solucionan esos problemas, para concluir si esta solución era obvia para el experto medio en aquel momento (cuando se solicita la patente)». En nuestro caso, se ha optado por el método «análisis-problema-solución», cuya validez e idoneidad ha sido reconocida por esta sala (sentencias 434/2013, de 12 de junio, y 182/2015, de 14 de abril). En síntesis, primero hay que determinar el estado de la técnica más próximo; después, establecer el problema técnico objetivo que se pretende resolver; y, f‌inalmente, considerar si la invención reivindicada habría sido o no obvia para un experto a la luz del estado de la técnica más cercano y del problema técnico. 3. El motivo denuncia que la sentencia no ha determinado correctamente el problema técnico objetivo que pretende resolver R1. Frente a la tesis de las demandadas (ahora recurrentes) de que el problema técnico objetivo era «proporcionar cebadores para la amplif‌icación de ácidos nucleicos de linfocitos en protocolos estandarizados de PCR multiplex, útiles para ensayos de clonalidad con alta sensibilidad, especif‌icidad y ef‌iciencia»; la sentencia opta por la tesis de la demandante, que lo sitúa en «proporcionar parejas de cebadores alternativos a los descritos en D8 que permitan amplif‌icar y detectar reordenamientos clonales en la cadena pesada del gen de la IGH». Entre las razones aportadas por la sentencia, se encuentra la siguiente argumentación: «por mucho que insistan los informes periciales de la parte demandada en repetir una u otra vez, que el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada no se limita al diseño de unos cebadores, tal posición se enfrenta a los términos en que está redactada la reivindicación 1 de la patente, donde de manera clara y sencilla def‌ine que lo que protege es un conjunto de cebadores perfectamente def‌inidos y que se identif‌ican en la f‌igura 3b, sin mencionar en qué condiciones debe funcionar, ni que para su efectividad sea necesario la utilización de una PCR multiplex». Es de este párrafo, de donde el recurrente extrae la infracción que denuncia. Para resolver la cuestión, no podemos descontextualizar lo manifestado por la Audiencia y aislarlo del conjunto de la argumentación de la sentencia, sobre todo la secuencia seguida en el análisis-problema-solución, y extraer de esa referencia que la Audiencia exige que el problema técnico objetivo debe estar expresado en la reivindicación. El párrafo mencionado viene precedido

de otro y esta argumentación que se vierte al dar respuesta a la pregunta 4ª (¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?), es una consecuencia de las conclusiones alcanzadas al resolver las preguntas anteriores. El párrafo anterior es el siguiente: «Y este segundo criterio -el de la demandada- no lo podemos compartir, con independencia de los argumentos realizados en su día por la OEP y en los que la parte demandada pretende justif‌icar su posición, pues como explicaron la Sra. Inocencia y el Sr. Gumersindo en el acto del juicio (3ª grabación, minutos 48:00 y ss), la reivindicación 1 de la patente no reivindica la PCR multiplex, ni un protocolo estandarizado; y si este hubiera sido la esencia del problema -el problema técnico de calado a resolver por la patente-, lógicamente estaría enunciado, descrito, entre sus reivindicaciones; además no se llega a comprender el sentido de la palabra "estandarizado", traducida del inglés en que se redacta la patente y en que la OEP expone sus argumentos y conclusiones, y como explicó el Sr. Gumersindo (minuto 49:20 de esta grabación 3ª), se estaría ref‌iriendo al diseño de unos códigos de buenas prácticas para el diagnóstico molecular de los linfocitos; se trató por parte de Biomec 2 de llegar a un consenso global sobre técnicas que se estaban realizando ya en muchos laboratorios para hacerlas de la misma forma y así facilitar el intercambio de información entre los investigadores, con base a unas pruebas diagnósticas homogéneas; de tal forma que la estandarización ha consistido en una refundición de lo existente en el estado de la ciencia, lo que no puede ser considerado una actividad inventiva». Ordinariamente, es en la descripción de la patente donde se expone el problema técnico objetivo que se pretende solventar con la invención. Pero este problema técnico objetivo, en cuanto subyace a la invención (en este caso la R1), tiene que tener un ref‌lejo en la reivindicación correspondiente. Y a esto se ref‌iere la Audiencia cuando razona que «la reivindicación 1 de la patente no reivindica la PCR multiplex, ni un protocolo estandarizado», que no se incluyen entre sus elementos caracterizadores. Lo anterior es acorde con las conclusiones alcanzadas por la sentencia al resolver las tres primeras preguntas. La propia formulación de la cuarta pregunta muestra que es una consecuencia de las anteriores (¿Cuál es, en consecuencia, el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada?). La Audiencia después de haber precisado que el estado de la técnica más cercano era D8, al contestar la segunda pregunta de cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo, declara: «Existe acuerdo entre los peritos que la característica técnica que puede considerarse diferente en la materia def‌inida en la reivindicación 1 con respecto al estado de la técnica más próximo, es decir, D8, son los cebadores empleados en la técnica PCR para detectar linfomas. »La reivindicación 1 de la patente pide protección para 20 cebadores directos y 1 cebador inverso que se describen en la f‌igura 3B de la patente; en el caso de D8 son tres los juegos de cebadores recogidos en los apartados (i), (ii) y (iii); y comparando las secuencias de nucleótidos de los cebadores de la patente y las secuencias de los cebadores del D8 se comprueba que son distintas». De tal forma que la limitación del problema técnico objetivo a «proporcionar parejas de cebadores alternativos a los descritos en D8 que permitan amplif‌icar y detectar reordenamientos clonales en la cadena pesada del gen de la IGH», es consecuente con lo anterior.

SÉPTIMO

Motivo segundo del recurso de casación 1. Formulación del motivo segundo . El motivo denuncia la infracción del art. 8 LP: «La infracción se produce en relación con el juicio de obviedad cuando, en el contexto del análisis de la actividad inventiva de R1 de la patente, el órgano judicial: (a) tras escoger D8 como el ET más cercano, termina comparando las secuencias de nucleótidos de la R1 con otros documentos del ET (D17 y D21), prescindiendo del que f‌ijó como ET más cercano; (b) cuando tampoco parte de ninguno de esos documentos (D17 y D21) en concreto, sino que los utiliza indistintamente para atacar cada uno de los cebadores patentados según le convenga y sin tan siquiera indicar qué documento anticiparía cada uno de esos cebadores; (c) cuando no explica en ningún momento qué habría impulsado al experto en la materia a combinar los cebadores de D8 con los de D17 y D21, ni cómo lo habría hecho, limitándose a dar la combinación por obvia, a pesar de reconocer que todas las secuencias de cebadores de la patente son distintas a las de D8; y, f‌inalmente, (d) cuando tampoco explica de qué modo habría utilizado el experto en la materia el programa de ordenador OLIGO 6.2. para legar a la combinación exacta de cebadores de la R1, todo lo anterior máxime cuando la propia sala a quo admite como hechos probados "la enorme viabilidad de secuencias de ADN provocada por las combinaciones V-J y sus variantes, y que la probabilidad de que una pareja de cebadores se 'empareje' con una determinada combinación V-J es muy baja", y cuando no hay una sola prueba en autos o hecho probado que acredite que con el uso de un programa de ordenador y sin conocer de antemano las secuencias específ‌icas de la R1 de la patente se llegaría a los mismos cebadores combinando D17 y D21. Todo ello evidencia un claro análisis ex post facto que contraviene la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenidas en las sentencias 310/2017, de 18 de mayo, 263/2017, de 3 de mayo, y 182/2015, de 14 de abril». En el desarrollo del motivo ref‌iere que los errores denunciados af‌loran en la parte de la sentencia que, en contestación a la pregunta 5ª, aborda propiamente el juicio de obviedad. La sentencia habría infringido la doctrina contenida en la sentencia 310/2017, de 18 de mayo, porque al realizar el juicio de obviedad tiene en cuenta la propia solución proporcionada por la patente y no justif‌ica ni razona por qué el experto medio se habría visto motivado a combinar aquellos concretos documentos del ET para llegar a la misma solución que la patentada. Procede

desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo segundo . Es jurisprudencia de la sala que «al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse en el caso de la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suf‌iciente que permita sostener si éste hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor» ( sentencias 182/2015, de 14 de abril, y 325/2015, de 18 de junio). Aunque, como aclaramos en la sentencia 334/2016, de 20 de mayo, «la procedencia de una determinada combinación está supeditada a la apreciación de que estuviera sugerida o fuera evidente para el experto medio. Sin perjuicio de que, con frecuencia, está ínsito en el juicio de obviedad la determinación de qué concretas anterioridades, combinadas, muestran que para un experto medio, con sus conocimientos a la fecha de prioridad, la invención resultaba evidente». 3. El hecho de que la sentencia recurrida parta de D8 como estado de la técnica más próximo, no impide que pueda haber combinado otros documentos anteriores a la patente a la hora de juzgar sobre la obviedad de la invención. En nuestro caso, la sentencia parte de que D8 es el estado de la técnica más próximo a la invención contenida en la R1. Al compararlas, advierte que la diferencia ente D8 y R1 radica en los cebadores empleados en la técnica PCR para detectar linfomas. De hecho, el problema técnico objetivo que se plantea solventar la invención es «proporcionar parejas de cebadores alternativos a los descritos en D8 que permitan amplif‌icar y detectar reordenamientos clonales en la cadena pesada del gen de la IGH». D8, aparte de recoger un ensayo clínico relativo a esta tecnología, recoge una tabla (tabla III) con todas las investigaciones anteriores del estado de la técnica. A ello se ref‌iere la propia sentencia: «Con los datos proporcionados en la Tabla III del D8 se acredita que a la fecha de prioridad, las técnicas PCR eran las implantadas y la mayoría de las investigaciones iban dirigidas a diseñar nuevos cebadores que pudieran emplearse en una PCR para detectar reordenamientos clonales. Este mismo documento recopila datos de publicaciones científ‌icas en los que se obtienen unas sensibilidades de hasta el 94% en el análisis de linfomas mediante PCR, que son muy similares o idénticas a las reivindicadas por los autores de la patente». En este contexto, la sentencia razona: «Para el diseño de los cebadores los autores de la patente han utilizado un programa informático específ‌ico para esta actividad denominado OLIGO 6.2 (pág. 12, línea 45 de la patente) y las directrices generales para el diseño de los cebadores mediante este programa se explican en el informe aportado con la demanda de manera detallada; por otro lado, se basaba este diseño en hechos ampliamente conocidos por los especialistas en la materia y publicados en la literatura, recogiendo a continuación el informe numerosos ejemplos, que son práctica de rutina para un experto en la materia a la hora de diseñar los cebadores. »En concreto, los cebadores propuestos en la patente para el gen IgH son 20 cebadores directos (seis para el marco de lectura FR1 y siete para cada uno de los marcos de lectura FR2 y FR3) y un cebador inverso JH consenso. Un análisis detenido de los 20 cebadores directos propuestos para el gen IGH, permite conocer que 13 de los cebadores para VH presentan importantes analogías con otros cebadores previamente publicados con anterioridad a la fecha de la prioridad de la patente (D17, tabla 1 y D21 tabla 1). En alguno de ellos la homología es parcial, diferenciándose en dos o tres nucleótidos; en otros la homología es incompleta o no aparente (VH1, VH3, VH6 y VH7 de FR2, VH2, VH3, VH6 y VH7 de FR3 de la patente), pero en estos casos se trata de secuencias de nucleótidos vecinas o adyacentes a otros cebadores previamente publicados en la literatura (D17, tabla 1 y D21 tabla 1); y los otros siete cebadores directos nuevos se han localizado, en todo caso, en zonas ya exploradas del gen IgH (marcos de lectura FR1, FR2 y FR3) en los que se sabía que se iban a encontrar; respecto al cebador inverso (común para todos los cebadores directos), es prácticamente idéntico al cebador descrito en D21, citado en D8, salvo por la adición de tres nucleótidos en el extremo 5', que no aportan ningún efecto técnico o ventaja a las parejas de cebadores def‌inidas en la reivindicación 1 con respecto al estado de la técnica, por lo que su adición es totalmente arbitraria, como se acredita con los ensayos realizados por la parte demandante y que se aportan como Anexo 14». Y así concluye que «partiendo de D8 (documento más cercano a la invención) que plantea la necesidad de proporcionar nuevos cebadores para detectar reordenamientos clonales en el gen IGH, en combinación con la información proporcionada por los cebadores descritos en D17 y D21 para detectar reordenamientos clonales y con el conocimiento general común en el diseño de cebadores, el experto en la materia se vería guiado a desarrollar los cebadores descritos en la reivindicación 1 y el diseño y la obtención de dichos cebadores sería obvio a la vista del estado de la ciencia». 4. Es razonable que la sentencia acuda a otros documentos anteriores a la solicitud de patente, que igualmente formaban parte del estado de la técnica, para valorar en qué medida el experto medio conocería los cebadores empleados por la invención y los habría empleado: D21 es mencionado en D8; y D17 es una publicación del año 2001, posterior a D8 y un año anterior a la solicitud de patente. El párrafo transcrito es suf‌icientemente claro al exponer que trece de «los cebadores para VH presentan importantes analogías con otros cebadores previamente publicados con anterioridad a la fecha de la prioridad de la patente (D17, tabla 1 y D21 tabla 1) ...»; y que «los otros siete cebadores directos nuevos se han localizado, en todo caso, en zonas ya exploradas del gen IgH (marcos de lectura FR1, FR2 y FR3) en los que se sabía que se iban a encontrar». Sin que, en este caso, fuera razonable exigir a la sentencia un mayor grado de especif‌icación que la que ya aporta en su fundamentación jurídica sobre qué habría impulsado al experto en la materia a combinar los cebadores de D8 con los de D17 y D21, ni cómo lo

habría hecho. 5. Aunque la sentencia no entre en el detalle de explicar de qué modo habría utilizado el experto en la materia el programa de ordenador OLIGO 6.2. para llegar a la combinación exacta de cebadores de la R1, se apoya en la explicación contenida en el informe de la Dra. Inocencia sobre las directrices generales para el diseño de cebadores mediante este programa, que muestra a su vez que el diseño estaba basado «en hechos ampliamente conocidos por los especialistas en la materia y publicados en la literatura», y deja constancia de que dicho informe recoge «numerosos ejemplos, que son práctica de rutina para un experto en la materia a la hora de diseñar los cebadores». De tal forma que asume la opinión de la perito, vertida después de poner esos ejemplos, de que «estas consideraciones a la hora de diseñar cebadores son práctica de rutina para el experto en la materia». Más adelante, se asume también que: «con este programa (OLIGO 6.2.) se han llegado a diseñar secuencias prácticamente idénticas a otras publicadas en la literatura. Otras en cambio no eran conocidas pero esto no supone actividad inventiva, ya que el análisis del gen IGH con herramientas informáticas de este tipo constituye sólo una aplicación de medidas conocidas de manera evidente y por tanto carece de actividad inventiva. Las pautas que se han aplicado al análisis informático del gen IGH carecen también de originalidad y son las que cualquier experto en la materia hubiera empleado para el diseño de cebadores para este gen». A la postre, estas consideraciones resultan decisivas a la hora de no advertir la incorrección denunciada en el juicio de obviedad realizado por la sentencia.

OCTAVO

Motivo tercero del recurso de casación 1. Formulación del motivo tercero . El motivo denuncia la infracción del art. 8 LP, en relación con el art. 112 LP: «La sentencia recurrida, a la hora de tratar de justif‌icar la obviedad de los cebadores patentados, en particular por medio del anexo 14 adjunto al informe pericial Acevedo, se basa en conocimiento que no sólo no forma parte del ET, sino que forma parte de la propia invención cuestionada. Al actuar en dichos términos, la sentencia se opone a la jurisprudencia de la sala de lo civil del Tribunal Supremo 263/2017, de 3 de mayo, y 182/2015, de 14 de abril». En el desarrollo del motivo razona que si la sentencia parte de «que el ámbito de protección de la patente en su R1 son las parejas de cebadores allí descritas», infringe el art. 8 LP y la jurisprudencia citada «cuando, para demostrar la falta de actividad inventiva de las citas parejas (i.e. cebador directo + cebador inverso), se basa en el anexo 14 (...) del informe pericial Gumersindo, y recoge un experimento que se lleva a cabo partiendo de la combinación de un documento del ET (D21), con los cebadores del kit de la actora, demandada reconvencional -que no forman parte del ET-». En concreto, para ese ensayo se usaron los cebadores directos del kit MD 3994BP. Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo tercero . Como hemos indicado al resolver el motivo cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal, el ensayo que se contiene en el anexo 14 del informe del Dr. Gumersindo pretendía comprobar el resultado técnico de utilizar la técnica PCR para detectar reordenamientos clonales del gen IGH, con los mismos cebadores directos VH en ambos ensayos y con un cebador inverso JH ligeramente diferente (el de D21 y el de la patente, que contiene tres nucleótidos añadidos en el extremo 5'). Lo que demuestra el ensayo es que los tres nucleótidos adicionales del cebador JH de la patente no producen un efecto técnico diferente al que produce el cebador JH de D21. Y en este sentido razona la sentencia: «(...) respecto al cebador inverso (común para todos los cebadores directos), es prácticamente idéntico al cebador descrito en D21, citado en D8, salvo por la adición de tres nucleótidos en el extremo 5', que no aportan ningún efecto técnico o ventaja a las parejas de cebadores def‌inidas en la reivindicación 1 con respecto al estado de la técnica, por lo que su adición es totalmente arbitraria, como se acredita con los ensayos realizados por la parte demandante y que se aportan como Anexo 14». De tal forma que, como advierte el escrito de oposición al recurso, en realidad el elemento de prueba que acredita que el uso del cebador inverso JH en R1 no aporta actividad inventiva es D21, anterior al estado de la técnica, en cuanto que ya describe un cebador inverso prácticamente idéntico. El ensayo del anexo 14 lo corrobora, como también contribuye a ratif‌icar esa conclusión la opinión de los peritos. Así se desprende del siguiente párrafo de la sentencia: «Estas similitudes de los cebadores objeto de la patente en relación al estado de la técnica, vienen a ser admitidas en el informe pericial elaborado por el Sr. Arturo, especialista en el diseño de cebadores (fol. 36), siendo de destacar que este informe no contiene ninguna referencia al único cebador inverso de la patente y, en consecuencia, no discute que es prácticamente idéntico al cebador descrito en D21, que la única diferencia consiste en que se le han añadido tres nucleótidos en el extremo 5' y que esta adicción ha resultado inocua y, en consecuencia, arbitraria». Por otra parte, si lo relevante del ensayo del anexo 14 es constatar que el uso del cebador inverso JH en R1 no aporta, por sí sólo, actividad inventiva, no es tan relevante que los cebadores directos empleados en el ensayo pudieran formar parte de la enseñanza de la patente.

NOVENO

Motivo cuarto del recurso de casación 1. Formulación del motivo cuarto . El motivo denuncia la infracción del art. 8 LP, en relación con el art. 112 LP, en particular sus apartados 2 y 3: «La sentencia recurrida omite analizar la actividad inventiva de todas las reivindicaciones dependientes (2 a 11), al aplicar automáticamente una suerte de "nulidad por repercusión", sobre la única base de la estimación de la nulidad de R1, de la que dependen, infringiendo de este modo los artículos 8 y 112, y oponiéndose a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenida en las sentencias 334/2016, de 20 de mayo, 263/2017, de 3 de mayo, 66/2013, de 26 de febrero, y 434/2013, de 12 de junio». Procede desestimar el motivo por las razones

que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo . Como recordamos en la sentencia 263/2017, de 3 de mayo, «así como la nulidad de la primera reivindicación independiente no prejuzga la validez de las reivindicaciones dependientes, sin embargo la validez de la principal impide que se pueda entrar a cuestionar la nulidad de las dependientes». Por lo que, en nuestro caso, la nulidad de la reivindicación 1 no determinaba por sí la nulidad del resto de reivindicaciones dependientes. Aunque a primera vista pudiera parecer que la sentencia de apelación incurre en este error, no es así. La Audiencia, después de concluir los razonamientos por los que conf‌irma la falta de actividad inventiva de R1, argumenta lo siguiente en relación con el resto de las reivindicaciones de la patente: «En cuanto al resto de reivindicaciones de la patente, a sensu contrario de lo explicado en el informe emitido por el Sr. Alexander y la Sra. Ascension (folio 26), deben de forma automática declararse nulas al depender de la primera que consideramos que carece de novedad y actividad inventiva: las reivindicaciones 2 a 3 se ref‌ieren a un ensayo PCR, preferiblemente, un ensayo PCR multiplex de uso de cebadores de la reivindicación 1, ensayo utilizado en D10; la reivindicación 4 además de los cebadores de la reivindicación 1, incluye otros grupos de cebadores sin introducir características técnicas inventivas y las técnicas de la complementariedad eran también conocidas; las reivindicaciones 5 a 9 son de método y utilizan los cebadores de la reivindicación 1; y las reivindicaciones 10 y 11 son unos kits que también utilizan los cebadores de la reivindicación 1». 3. En primer lugar, la sentencia si considera que la apreciación de la nulidad por falta de actividad inventiva de R1 conlleva la nulidad del resto de las reivindicaciones dependientes no es porque en sí tenga que ser así siempre, sino porque en este caso concreto los peritos de la demandada (Sr. Alexander y Sra. Ascension ) así lo entendían, al haber fundado exclusivamente la validez de las reivindicaciones dependientes (R2-R11) en la validez de la principal (R1). Este informe, en su apartado 3.1.3., que lleva por rúbrica «actividad inventiva de las reivindicaciones 2-11», af‌irma lo siguiente: «Por la propia def‌inición de la reivindicación dependiente, si la reivindicación independiente de la cual depende es inventiva, también lo es la reivindicación dependiente, dado que su alcance es menor y está complementariamente incluido en el de la independiente» Y después de glosar esta idea, concluye: «Dadas estas consideraciones generales, y para evitar un dictamen innecesariamente extenso, hemos considerado que no era necesario entrar a discutir la actividad inventiva de cada una de las reivindicaciones de la patente, pues todas ellas la tienen debido a la presencia de un conjunto de cebadores inventivos». Esta opinión pericial tiene su ref‌lejo en la propia contestación a la demanda que, después de concluir la actividad inventiva de R1, dedica dos párrafos para justif‌icar por qué también son válidas el resto de las reivindicaciones. En el primero af‌irma que, «tal y como consideran los peritos Sres. Alexander / Ascension no es necesario entrar a discutir la actividad inventiva de cada una de las reivindicaciones de la patente, pues todas ellas, de forma directa, o a través de una dependencia, están limitadas a incluir el conjunto de cebadores def‌inidos en la reivindicación 1». Y en la segunda, mediante una remisión al otro informe pericial, añade: «de todos modos, el Dr. Arturo proporciona argumentos adicionales para defender la patentabilidad de las reivindicaciones 2, 3 y 4». No sólo no menciona de qué argumentos se trata, sino que tampoco rebate las razones que habían sido aducidas en la demanda para justif‌icar la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes 2 a 11. 4. En segundo lugar, el razonamiento de la Audiencia, aparte de lo anterior, no deja de dar razones específ‌icas de por qué cada una de las reivindicaciones dependientes carece de actividad inventiva, que desmienten la infracción denunciada, sin que a tenor del motivo haya que entrar en este apartado a juzgar sobre su razonabilidad: «las reivindicaciones 2 a 3 se ref‌ieren a un ensayo PCR, preferiblemente, un ensayo PCR multiplex de uso de cebadores de la reivindicación 1, ensayo utilizado en D10; la reivindicación 4 además de los cebadores de la reivindicación 1, incluye otros grupos de cebadores sin introducir características técnicas inventivas y las técnicas de la complementariedad eran también conocidas; las reivindicaciones 5 a 9 son de método y utilizan los cebadores de la reivindicación 1; y las reivindicaciones 10 y 11 son unos kits que también utilizan los cebadores de la reivindicación 1».

DÉCIMO

Motivo quinto del recurso de casación 1. Formulación del motivo . El motivo denuncia la infracción del art. 8 LP en relación con el juicio de obviedad al analizar la actividad inventiva de la R2 y R3 de la patente: «La Sala se limita a concluir que la PCR Multiplex ya estaba en D10, lo que sería como decir que para llegar a ambas reivindicaciones, que incluyen la técnica PCR Multiplex, el experto en la materia habría optado por combinar D8-Monoplex- con D10 -Multiplex-. No obstante, al hacerlo no analiza ni da ninguna razón sobre por qué el experto en la materia habría optado por dicha combinación, y en particular, por qué se habrían combinado dichos documentos teniendo en cuenta, en particular, que el ET indica que la PCR Monoplex tiene un porcentaje de sensibilidad mayor -D21 tiene un 96%- que la PCR Multiplex -D10 tiene un 94%-. Al resolver de este modo la sentencia se opone a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 310/2017, de 18 de mayo, 236/2017, de 3 de mayo, y 182/2015, de 14 de abril». En el desarrollo del motivo se af‌irma que la sentencia recurrida ha infringido la jurisprudencia citada «al limitarse a dar por obvia una combinación de características técnicas previstas en distintos documentos, cuanto todo apunta a que el experto en la materia en ningún caso se habría visto empujado a combinarlos, y sin que la sentencia impugnada ofrezca explicación alguna de qué le habría podido llevar a hacerlo ni cómo lo habría hecho». Procede desestimar el

motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo . La demanda, apoyada en el informe de la Dra. Inocencia, entiende que las reivindicaciones 2 y 3 sólo añaden que el ensayo de amplif‌icación sea un ensayo de PCR, preferiblemente un ensayo PCR Multiplex, y eso carece de actividad inventiva si se combinan D8 y D10, pues D10 es un ensayo Multiplex. El recurso cuestiona que la sentencia haya asumido esta apreciación, sin dar explicación de por qué el experto en la materia habría optado por esa combinación, y en particular, por qué se habrían combinado dichos documentos teniendo en cuenta, en particular, que «el ET indica que la PCR Monoplex tiene un porcentaje de sensibilidad mayor -D21 tiene un 96%- que la PCR Multiplex -D10 tiene un 94%-». La sentencia recurrida no ha dejado de asumir, al ratif‌icar la conclusión y no desautorizar la fundamentación, la apreciación que se contiene en la sentencia de primera instancia: «es más que evidente y resulta sobradamente acreditado, que tanto la PCR monoplex, que se protege veladamente en la R1, y abiertamente en la R2, como la PCR multiplex, protegida en la R3, eran más que conocidas en la fecha de prioridad de la patente». Para explicar en qué consiste esta técnica, la sentencia parte de la información contenida en el informe de la Dra. Inocencia, y lo contrasta con lo manifestado por los peritos de la demandada: «Lo que se consigue con la técnica PCR es amplif‌icar un fragmento concreto de ADN para tener gran número de copias y poder analizar si dichas copias son clonales, en cuyo caso puede tratarse de un linfoma, o bien no lo son, en cuyo caso, en principio, no hay cáncer. »A principios de los 80 esta técnica PCR se hacía monoplex, es decir, utilizando un solo cebador directo con el cebador inverso. Pero posteriormente, se complementó esta técnica con lo que se llama PCR multiplex, que consiste en combinar varios cebadores directos ya sea de un solo tubo o en varios tubos, como reconoció el Sr. Arturo en la vista, con uno o varios cebadores inversos. En la patente se protegen ambas cosas, tal y como reconoció la Sra Ascension a preguntas de la actora. »Contrariamente a lo que se af‌irma en el informe pericial Alexander -Ascension ; la técnica PCR multiplex (y también la monoplex) era una técnica habitual utilizada en el estado de la técnica para detectar linfomas como se acredita en los siguientes documentos aportados al informe pericial Gumersindo - Inocencia ». Y, a continuación, analiza los dos documentos. Primero el documento D17, junto con el resultado de las intervenciones de los peritos en el acto del juicio: «El D17 con anuncio: OPTIMIZACIÓN DE PCR MULTIPLEX PARA DETECCIÓN DE REORDENAMIENTOS CLONALES DEL GEN IGH.... de fecha diciembre 2001 (anterior a la fecha de prioridad), (...) se ref‌iere la técnica PCR multiplex en numerosos pasajes (...). »La lectura del documento íntegro arroja como resultado que es evidente que este tipo de técnica, así como el hecho de usar cebadores directos con un consenso, era algo que se hacía ya en el estado de la técnica de forma habitual. »Frente a esta evidencia, los peritos de la demandada alegan en su informe que D17 recomienda la PCR monoplex y descarta la PCR multiplex (...). »De la lectura de todo el artículo, se arroja claramente que la PCR múltiple realizada si funciona. Como muestra, en la página 16 de D17 párrafo primero del apartado "discusión" se consigna lo siguiente: "Discusión -El ensayo de PCR múltiple multicolor propuesto detecta reordenamientos clonales de células B y T y las traslocaciones cromosómicas t(14;18) y t(11;14) con una alta especif‌icidad". En consecuencia los propios autores del artículo científ‌ico nos están diciendo que detectan la clonalidad tanto de células B, como T, con una PCR múltiple. (...) »En acto de vista los peritos de la demandada, Arturo - Alexander - Ascension, reconocieron que D17 es un ensayo PCR multiplex. 1 Sr. Arturo

: D17 textualmente se le pregunta en la vista: ¿D17 lo hace multiplex? y contesta Sí. Pese a haber ratif‌icado previamente sus pericias, los peritos de la demandada acabaron sucumbiendo en el trascurso del juicio, a la pericia actora». Y luego analiza el documento D10, también en relación con la opinión del perito Sr. Arturo : «(...) Este documento data de agosto de 1991 y también consiste (en) un ensayo de PCR multiplex. El resumen de la misma página 1 de la traducción: "se ha desarrollado por lo tanto un método mejorado de PCR mediante el uso de un grupo de siete cebadores específ‌icos de la familia de FR1 de Vh incorporados a una sola reacción". »El Sr. Arturo ya reconoció que D10 es una PCR multiplex. El uso de más de dos cebadores en un tubo supone una PCR múltiple, como en D10, o en varios tubos, lo que supone varias PCR multiplex, como en la patente. »En página 4 párrafo último, apartado DISCUSIÓN se af‌irma que: "este artículo describe una estrategia mejorada para análisis basado en PCR de clonalidad linfoide B. que implica el uso de un grupo mezclado de cebadores específ‌icas de la familia VH". »Se deduce claramente de la lectura del documento completo, que el método utilizado por PCR amplif‌ica el reordenamiento clonal del gen IGH, por lo que es evidente que el ensayo fue exitoso». El resultado del análisis de estos documentos se corrobora con otras pruebas que también muestran que esta técnica era «más que conocida en la fecha de prioridad de la patente»: «La testigo Dª Elisabeth investigadora de la Universidad de Málaga, parte imparcial, declaró con total rotundidad que en el año 1999, MD comercializaba kits de diagnóstico de la leucemia, utilizando la técnica PCR multiplex y que en esa fecha 1999, ya se utilizaba profusamente la técnica de la PCR multiplex. »Ambas partes están de acuerdo en que la PCR monoplex era una técnica utilizada ya en el estado de la técnica, lo cual queda acreditado no solo en D8, D10 y D21, sino en varios anexos más del informe pericial aportado por la actora». Lo anterior corrobora la procedencia de la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida sobre la falta de actividad inventiva de R2 y R3.

DÉCIMO PRIMERO

Motivo sexto del recurso de casación 1. Formulación del motivo sexto . El motivo denuncia la infracción del art. 8 LP, en relación con el art. 112 LP, en concreto «al llevar a cabo el juicio de obviedad dentro del análisis de la actividad inventiva de la R4». «(La sentencia recurrida) concluye que la R4 no sería inventiva, pero obvia cualquier tipo de análisis de fondo, bien de las secuencias de nucleótidos de los 18 grupos de cebadores mencionados en dicha reivindicación (donde se indican todas las f‌iguradas a las que acudir para ver los concretos cebadores usados para esos genes complementarios), bien del efecto técnico concreto que tiene la complementariedad resultante de combinar los grupos de cebadores de IGH (R1) con cualquiera otros grupos de parejas de cebadores de los otros genes citados en R4, obviando precisamente que según los propios hechos probados en la sentencia de apelación (y de instancia) el porcentaje de sensibilidad que da la patente para R4 (98%) es mejor que el de cualquier documento del ET sólo o en combinación. Al resolver de este modo la sentencia se opone nuevamente a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenida en las sentencias 310/2017, de 18 de mayo, 263/2017, de 3 de mayo y 182/2015, de 14 de abril». En el desarrollo del motivo, resalta que la sentencia recurrida, «a la hora de justif‌icar la supuesta obviedad de la R4 (...), se limita a darla por probada en tanto que la técnica de la complementariedad sería ya conocida (no era nueva). No obstante, al proceder así infringe la jurisprudencia citada por cuanto dicha reivindicación no protege un concepto (la complementariedad), sino la manera en que se hace esa complementariedad (con unos juegos de cebadores específ‌icos para cada uno de los posibles genes con los que combinar)». Luego añade que la Audiencia obvia que la R4 mejora los resultados de la sensibilidad de cualquier documento del ET, bien los que usan un solo gen para amplif‌icar (no hay complementariedad), bien los que hacen lo propio con varios genes (complementariedad) donde ni siquiera se dan porcentajes. Además, «la sentencia recurrida también obvia analizar de qué modo, partiendo de unos cebadores que son distintos (D8), y que se usan en una PCR Monoplex, al experto en la materia se le había ocurrido, en la fecha de prioridad de la patente, combinar tales cebadores para llegar a cualesquiera de las posibles combinaciones de genes de la R4 con sus particulares secuencias tal y como aparecen descritas en la patente, que trabajan en una técnica diferente, Multiplex, y, en condiciones muy concretas». Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo . La sentencia es muy parca al justif‌icar la falta de actividad inventiva de R4, en cuanto que se limita a af‌irmar: «la reivindicación 4 además de los cebadores de la reivindicación 1, incluye otros grupos de cebadores sin introducir características técnicas inventivas y las técnicas de la complementariedad eran también conocidas». Pero no puede obviarse que asume la tesis sostenida por la demanda y, en concreto, el informe pericial en el que se apoyaba, así como por la sentencia de primera instancia que conf‌irma. La demanda, al justif‌icar la falta de actividad inventiva de R4, af‌irma que los grupos de cebadores utilizados están descritos en múltiples documentos del estado de la técnica (D14-D18 y D.20-D21), por lo que la reivindicación resulta obvia para un experto en la materia. Esta af‌irmación se apoya en el informe pericial de la Dra. Inocencia . Este, después de explicar que R4 incluye, además de los cebadores def‌inidos en R1, otros grupos de cebadores (hasta 18 grupos distintos) capaces de amplif‌icar reordenamientos de diferentes genes sin introducir características técnicas inventivas respecto del estado de la técnica, destaca los trabajos publicados antes de la fecha de prioridad que formaban parte del estado de la técnica (D14, D15, D16, D17, D18, D20 y D21), que acreditan que la estrategia de la complementariedad y la técnica de PCR multiplex eran de sobra conocidas por la comunidad científ‌ica y utilizadas con éxito en la práctica diagnóstica, y los genes diana a estudiar estaban ya sugeridos por numerosos autores, incluidas las translocaciones cromosómicas propuestas en la patente. Además, entiende que R4 «no es una combinación de características sino simplemente la asociación de regiones de genes ampliamente conocidas en el estado de la técnica para la detección de reordenamientos relacionados con las proliferaciones de cédulas B y T». Sin que aporte ninguna ventaja adicional a la simple suma de los efectos individuales, que por otra parte son conocidos del estado de la técnica (D14-D18 y D.20-D21). Por todo lo cual concluye que R4 es obvia. De este modo, lo que justif‌ica la falta de actividad inventiva de R4 no es sólo que el uso de la estrategia de la complementariedad y la técnica PCR eran suf‌icientemente conocidas en la comunidad científ‌ica y habían sido utilizadas con éxito en la práctica diagnóstica, sino también que las regiones de los genes donde se localizaron los cebadores de la patente eran ampliamente conocidos y los genes diana estaban ya sugeridos en el estado de la técnica. En cuanto a la sensibilidad clínica de R4, como advierte la recurrida, es una cuestión nueva. Si las sentencias de instancia no hacen referencia a ella es porque esta cuestión no se había suscitado antes por las demandadas, y el debate al respecto se pretende introducir ahora por primera vez en casación.

DÉCIMO SEGUNDO

Motivo séptimo del recurso de casación 1. Formulación del motivo . El motivo denuncia la infracción del art. 8 LP en relación con el juicio de obviedad dentro del análisis de la actividad inventiva de la R8 y R9, por cuanto la sentencia recurrida «ignora por completo hechos probados en la primera instancia que afectan al juicio de obviedad, y en particular el hecho de que para la detección de la enfermedad residual mínima, recogida en ambas reivindicaciones, el ET (D17) recomienda usar una técnica -PCR Monoplexcompletamente diferente a la que propone la invención -PCR Monoplex-. Al actuar de esta manera, la sentencia se opone a la jurisprudencia de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo contenida en las sentencias 310/2017,

de 18 de mayo, 263/2017, de 3 de mayo, y 182/2015, de 14 de abril». Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación. 2. Desestimación del motivo. Los recurrentes con este motivo séptimo de casación impugnan la declaración de nulidad por falta de actividad inventiva de R8 y R9. La demanda fundaba la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 7, 8 y 9 en que «protegen métodos para detectar reordenamientos clonales que comprenden al menos un reordenamiento IGH VH-JH, utilizando al menos un grupo de cebadores de la reivindicación 1; no obstante, estos métodos no introducen ninguna característica que no sea conocida en el estado de la técnica». La demanda se apoyaba en el informe del Dra. Inocencia, que al respecto af‌irmaba lo siguiente: «Las reivindicaciones 7, 8 y 9 protegen métodos para estudiar reordenamientos clonales que comprende al menos un reordenamiento IGH VH-JH y/o anormalidades cromosómicas, utilizando al menos un grupo de cebadores de la reivindicación 1, para la detección de la enfermedad residual mínima (ERM) (reivindicación 8) o utilizando un análisis de fragmentos de PCR de alta resolución automatizado (reivindicación 9), sin introducir ninguna característica técnica inventiva, ya que dichas características son conocidas de los métodos de detección del estado de la técnica, por lo que dichas reivindicaciones 7, 8 y 9 serían obvias para el experto en la materia». Frente a esta pretensión, las demandadas, más allá de la justif‌icación de que la validez de R1 conllevaba la validez del resto de las reivindicaciones, en relación con R8 y R9 no aducen ninguna razón de por qué, aunque las reivindicaciones anteriores fueran nulas, estas dos gozarían de actividad inventiva, ni contrarían lo que conocían había sido aducido por la demandada y su perito. Tampoco se remite al informe pericial del Sr. Arturo, como hace respecto de las reivindicaciones 2, 3 y 4. Informe que, por otra parte, no dice nada al respecto, como ocurre con el informe del Sr. Alexander . Con estos antecedentes, una vez que la sentencia recurrida ha declarado primero la nulidad por falta de actividad inventiva de R1 y después la del resto de las reivindicaciones, el motivo plantea una cuestión nueva, la actividad inventiva de R8 y R9, aun siendo nulas las anteriores reivindicaciones, y más en concreto R1. Razón por la cual debe desestimarse el motivo.

DÉCIMO TERCERO

Costas Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y casación, procede imponer las costas correspondientes a cada uno de estos recursos a los recurrentes ( art. 398.1 LEC), con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le conf‌iere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Erasmus University of Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam e Invivoscribe Technologies Inc. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3.ª) de 18 de diciembre de 2018 (rollo 462/2018), que conoció de la apelación frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada de 15 de enero de 2018 (juicio ordinario 694/2013). 2.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por Erasmus University of Rotterdam, Erasmus University Medical Center Rotterdam e Invivoscribe Technologies Inc. contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3.ª) de 18 de diciembre de 2018 (rollo 462/2018).

  2. Imponer las costas ocasionadas por los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación a las entidades recurrentes, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir. Líbrese a la mencionada Audiencia la certif‌icación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y f‌irma.

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