SAP A Coruña 93/2021, 8 de Marzo de 2021
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 08 Marzo 2021 |
| Número de resolución | 93/2021 |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00093/2021
Modelo: N10250
DE LAS CIGARRERAS, 1 (A CORUÑA)
-Teléfono: 981182091 Fax: 981182089
Correo electrónico:
Equipo/usuario: MP
N.I.G. 28079 00 2 2017 0058110
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000019 /2020
Juzgado de procedencia: XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA
Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000294 /2018
Recurrente: KLUGELEI SL
Procurador: MARIA FARA AGUIAR BOUDIN
Abogado: ALVARO PORRAS FERNANDEZ-TOLEDANO
Recurrido: PAZO DE VALDOMIÑO,S.A.
Procurador: MARIA TERESA PITA URGOITI
Abogado: ANDRES GOMEZ LOPEZ
S E N T E N C I A
Nº 93/21
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION CUARTA
CIVIL-MERCANTIL
Iltmos. Sres. Magistrados:
DON PABLO GONZÁLEZ-CARRERÓ FOJÓN
DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ-MONTELLS Y FERNÁNDEZ
DOÑA ZULEMA GENTO CASTRO
En A CORUÑA, a ocho de marzo de dos mil veintiuno
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000294 /2018, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000019 /2020, en los que aparece como parte apelante, KLUGELEI SL, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA FARA AGUIAR BOUDIN, asistido por el Abogado D. ALVARO PORRAS FERNANDEZ-TOLEDANO, y como parte apelada, PAZO DE VALDOMIÑO,S.A., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA TERESA PITA URGOITI, asistido por el Abogado D. ANDRES GOMEZ LOPEZ, sobre INFRACCION DE MARCA ESPAÑOLA.
Por el XDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA se dictó resolución con fecha 31-07-19, la expresada resolución contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento:
"Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por KUGLLEI, S.L. representada por la Procuradora de los Tribunales SRA. Aguiar boudin, contra PAZO DE VALDOVIÑO, S.A., representada por la Procurador de los Tribunales SRA. PITA URGOITI, y en consecuencia debo absolver y absuelvo a PAZP DE VALDOVIÑO S.A. de todas las pretensiones contra ella deducidas en este procedimiento KUGLELEI, S.L.
Todo ello con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte actora."
Contra la referida resolución se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia Provincial, que le fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.
Ha sido Ponente el Ilmto. Sr. Magistrado DON PABLO GONZÁLEZ-CARRERÓ FOJÓN.
Planteamiento del litigio. Resolución en primera instancia y recurso de apelación .
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La entidad mercantil KLUGELEI S.L., titular de la marca española mixta nº. 2892357, "CELTICO", solicitada el 18 de septiembre de 2009 para productos de la clase 33 de la clasificación de Niza ("vinos, licores y otras bebidas alcohólicas, excepto cervezas"), concedida el 22 de febrero de 2010 y publicada el 6 de mayo de 2010, demandó a PAZO DE VALDOMIÑO S.L., a la que imputa la violación de su derecho de exclusiva sobre la marca mediante el uso del signo denominativo "CELTIC GIN" para identificar en el mercado sus productos, concretamente dos variantes de ginebra ("Fresha Celtic Gin" y "London Dry Celtic Gin"). La demanda acumula a la acción declarativa de infracción, las de cesación del uso infractor, remoción -con reiterada del mercado de cualquier producto, cartel, letrero, material promocional o anuncio en los que se utilice el vocablo "Celtic" u otro signo similar a la marca española nº. 2892357- e indemnización de daños y perjuicios, además de la publicación de la sentencia estimatoria a costa de la demandada.
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Al contestar a la demanda, la demandada opuso como excepción la caducidad de la marca nº. 2892357, por no uso durante el plazo de cinco años a que se refiere el artículo 39. 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM). Negó asimismo la infracción argumentando sobre la diferencia fonética, conceptual y visual de los signos comparados y la imposibilidad de que la coexistencia de los dos signos genere confusión.
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La sentencia de primera instancia desestimó la demanda acogiendo, en síntesis, la oposición de la demandada, tanto en lo que se refiere a la inexistencia de infracción como en cuanto a la caducidad por no uso de la marca en que la actora funda su derecho. La sentencia impuso a la demandada las costas del juicio en primera instancia.
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Antes de acometer el estudio del recurso de apelación interpuesto por KLUGELEI S.L., que combate todos los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia, insertamos a continuación la marca nº. 2892357 cuya infracción invoca, según aparece en el Registro de Marcas de la OEPM (no reivindica colores):
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Al abordar a continuación el examen del recurso de apelación consideramos ya innecesario dar respuesta al primero de los alegatos de la apelante, que denuncia indefensión por causa de la inadmisión indebida de pruebas documentales en la audiencia previa, puesto que los mismos documentos que la parte intentó aportar y que le fueron rechazados por la magistrada del juzgado han sido admitidos por el tribunal al acordar el recibimiento a prueba en segunda instancia.
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Aclaramos igualmente que por razón de la fecha en que se inició el litigio -promovido ante un Juzgado de Madrid que se inhibió después a favor del de A Coruña- es de aplicación la versión de la Ley de Marcas anterior
a la reforma operada por el RD-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición, entre otras, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
Caducidad por no uso de la marca registrada.
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PAZO DE VALDOMIÑO S.L. opuso por vía de excepción la caducidad por falta de uso de la marca nº. 2892357. Argumenta que el signo con el que la actora identifica los productos que comercializa difiere de la marca inscrita a su nombre, y que ese uso no está amparado por el artículo 39 2, letra a) de la LM, en su versión vigente al tiempo de la presentación de la demanda.
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No está en discusión que los productos de KLUGELEI S.L. (tres variedades de ginebra) se presentan en el mercado de la siguiente forma:
En ninguna de las presentaciones figura, por lo tanto, el trisquel que ocupa la parte central superior de la marca registrada. En cada una de ellas se añade una indicación diferencial a la palabra CELTICº ("dos héroes", "dos bosques" y "dos navegantes") y bajo ella el dibujo de un animal mitológico que ocupa la mayor parte de la etiqueta del envase (un unicornio, un grifo y un dragón).
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El artículo 39 1 LM, en su redacción vigente al tiempo de iniciarse el litigio (que es la original, procedente del artículo 10 de la Directiva 89/104/CEE), establecía que "si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso". Entre las sanciones legales previstas para el caso de falta de uso de la marca se encuentra su caducidad que en la redacción aplicable de la LM establecía el art. 55.1.c) LM: "se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley".
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El Tribunal de Justicia ya había precisado en su sentencia de 11 de marzo de 2003 (C-40/01, Ansul), a propósito del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE sobre caducidad de la marca por falta de uso efectivo, que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los cuales haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Esa misma doctrina se reitera en el párrafo 83 de la STJUE de 31 de enero de 2019 (C- 194/17, Cystus).
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El artículo 39. 2 de la LM vigente en la fecha de la demanda establece que a los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: a) el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. Al interpretar el artículo 10 de la Directiva 89/104, del que procede la norma nacional antes transcrita, declaró el TJUE que ese precepto no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca..." ( STJUE 25 de octubre de 2012 (C-553/11), Rintisch).
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Con relación al requisito del uso efectivo es pertinente señalar que se puede cumplir "cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate" ( STJUE 18 de julio de 2013 (C-252/12), asunto Specsavers).
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La singularidad del caso estriba en que la marca litigiosa es mixta, está integrada por un elemento gráfico y otro denominativo el cual, a su vez, tiene un relevante componente visual que genera...
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