SJMer nº 6 13/2021, 18 de Febrero de 2021, de Barcelona
| Ponente | FRANCISCO MODESTO GIL MONZO |
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 2021 |
| ECLI | ES:JMB:2021:392 |
| Número de Recurso | 1468/2018 |
Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075
TEL.: 935549466
FAX: 935549566
N.I.G.: 0801947120188019620
Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 1468/2018 -H
Materia: Demandas materia de propiedad intelectual
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Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona
Concepto: 0990000004146818
Parte demandante/ejecutante: FACTOR COMERCIAL S.C.C.L.
Procurador/a: Joan Josep Cucala Puig
Abogado/a: Flavio Alves Soares Parte demandada/ejecutada: NIKIDOM S.L.
Procurador/a: Araceli Garcia Gomez
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 13/2021
Magistrado: Francisco Modesto Gil Monzó
Barcelona, 18 de febrero de 2021
El día 5 de diciembre de 2018, fue turnada a este juzgado la demanda presentada por el/la Procurador/a Juan José Cucala Puig, en nombre y representación de FACTOR COMERCIAL SCCL frente a NIKKIDOM SL en la que interesa se condene a la demandada:
1- Cese de inmediato la actividad infractora, devolviendo mi mandante todos y cualesquiera soporte físico y barra o archivo informático conteniendo los diseños y dibujos y fotografías en su día entregados por mi mandante;
2- Realice el pago en concepto de daños y perjuicios por el equivalente al 5% de la facturación bruta antes de gastos de impuestos, Obtenida por la explotación comercial no autorizada de los diseños y dibujos Y fotografías realizados por mi mandante;
3- Abone el pago de las costas judiciales que se generen en la instancia.
Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la parte demandada quien, por medio de escrito de fecha de 17 de enero de 2019, presentado por el/la Procurador/a Araceli García Gómez, en nombre y representación de NIKKIDOM SL, se opuso a las pretensiones deducidas en su contra, interesando la desestimación de la demanda.
La audiencia previa se celebró el día 30 de abril de 2019. A la misma acudieron el actor y el demandado debidamente asistidos y representados por Letrado y Procurador. Las partes se afirmaron y ratificaron en sus respectivos escritos. Asimismo, se solicitaron y aprobaron los siguientes medios de prueba:
A instancia del actor: la documental, que se tuvo por reproducida, interrogatorio de la demandada.
A instancia del demandado: la documental, que se tuvo por reproducida; testifical a cargo de Belinda, Santos, Secundino, Serafin .
El juicio se celebró el día 4 de febrero de 2020. Practicados los medios de prueba admitidos en la audiencia previa celebrada en su fecha, se dio traslado a las partes para la formulación de breves conclusiones, quedado a continuación los autos vistos para el dictado de la resolución pertinente.
En el curso de las presentes actuaciones se han cumplido todas las prescripciones legales, con la salvedad del plazo para el dictado de la sentencia, circunstancia por la que se pide disculpas a las partes.
POSICIÓN DEL ACTOR
1.1 El demandante, la sociedad cooperativa, FACTOR COMERCIAL SCCL (en adelante, FFCC), dirige frente al demandado, la mercantil NIKKIDOM SL (en adelante, NIKIDOM), con cita de los arts. 1, 2, 10, 14, 17, 43, 45, 138, 139, 140 y siguientes del TRLPI y art. 428 y 1088 y concordantes del Código Civil, una acción por infracción de sus derechos de propiedad intelectual, en virtud de la cual interesa el cese en el uso inconsentido por el demandado de los diseños de su propiedad y la indemnización por los daños y perjuicios derivados de dicho uso, sobre la base del siguiente relato:
1- Que FFCC es una sociedad cooperativa, dedicada al diseño y creación artística de la rotulación, logotipos, señalética de imagen corporativa de establecimientos, empresas y productos de toda clase -pág. 2 del escrito de demanda-;
2- Que NIKIDOM es una mercantil dedicada al comercio online y al detalle de productos de puericultura, sean propios o de terceros fabricantes nacionales e internacionales;
3- Que la relación comercial entre FFCC y NIKIDOM se remonta al año 2009 " cuando esta empezó a solicitarle servicios de diseño para el desarrollo de la imagen de sus productos " -pág. 2 del escrito de demanda-;
4- Que FFCC ha intervenido en la creación de la línea ROLLER (mochilas, pins, plumiers), líneas mochilas NIKIDOM ZIPPER, baberos de silicona, móvil tranquilizador de cuna SKY DREAM, línea FUNNY FRIENDS (fundas de manillar, peluches FUNNY FRIENDS, peluches pies y manos) y el último proyecto del carrito de bebé. En particular, por lo que se refiere a las mochilas ROLLER, todos los diseños y dibujos serían autoría de FFCC -pág. 7 de escrito demanda-;
5- Que, en la creación de los diseños controvertidos, FFCC ha partido de líneas muy generales ofrecidas por la directora de NIKIDOM ( Belinda ) -pág. 4 del escrito de demanda -cuya intervención ha sido testimonial y limitada a las sugerencias de las tendencias -pág. 5 del escrito de demanda-;
6- Que la relación comercial entre las partes cesó en el año 2016;
7- Que FFCC nunca cedió a los derechos de explotación sobre los diseños de su autoría a NIKIDOM, y, sin embargo, FFCC ha continuado explotando los mismos sin autorización de FFCC tras el cese de su relación comercial.
POSICIÓN DEL DEMANDADO
2.1 Por su parte el demandado niega la existencia de la infracción denunciada por el demandante articulando su defensa en el escrito de contestación a la demanda, sobre cuatro grandes líneas.
2.2 En primer lugar, señala que los diseños y fotografías del actor no caen bajo la órbita de los derechos de autor puesto que carecen de las notas de originalidad ( art 10 de la TRLPI) o singularidad (art 5 de la LPJDI) que caracterizan a toda obra protegible. La exclusión de la consideración de obra protegida de los diseños y fotografías controvertidos descansa en dos motivos (sintetizados en la pág. 43 del escrito de contestación):
- En relación a los diseños/dibujos: porque NIKIDOM facilitaba a la actora los modelos en los que debía basarse, cuya comparativa con los finalmente creados por FACTOR COMERCIAL es prueba en sí misma de la ausencia de originalidad ;
- En relación con las fotografías: (porque) hemos probado que se trata de instantáneas y no tienen originalidad alguna, sino que únicamente tenían por objeto representar los productos de NIKIDOM para incorporarlos en su web y en sus campañas publicitarias. Es decir, FACTOR COMERCIAL era plenamente consciente de que el encargo retribuido era para fines estrictamente comerciales y de difusión.
2.3 En segundo lugar, opone la caducidad, ex art 11.1 del Reglamento 6/2002, de los derechos de FFCC sobre los diseños reivindicados, toda vez que habrían transcurrido más de tres años contados desde la publicación o comercialización.
2.4 En tercer lugar, niega que la actora sea titular de los derechos de explotación sobre los diseños/dibujos y fotografías reivindicados, puesto que las relaciones entre las partes se habrían desarrollado en el marco de un contrato de encargo de obra que implica la cesión al dueño de la obra de los meritados derechos.
2.5 Por ultimo, para el caso en el que se considere que los diseños y fotografías son obras propiamente dichas en los términos de la LPI, que, habida cuenta que las condiciones que en las que las obras se habrían ejecutado (tras el encargo y bajo las directrices de NIKIDOM, en especial, de su directora Belinda, y siendo que muchos de los diseños se han integrado de forma accesoria en productos diseñados por terceros), estaríamos en presencia de una obra colectiva según el art 8 del, correspondiendo a NIKIDOM los derechos morales y patrimoniales propios del resultado.
2.6 Conviene precisar, que, no obstante los términos de los escritos de demanda y contestación, en la audiencia previa, se concretó la infracción de los derechos de autor de la actora a los diseños incorporados a las mochilas ROLLER y ZIPPER que aparecen recogidas en el doc. 33 que acompaña al escrito de contestación a la demanda (minuto 36, video 1 de la audiencia previa).
DE LA CONSIDERACIÓN DE LOS DISEÑOS INCORPORADOS A LAS MOCHILAS ROLLER Y ZIPPER COMO OBRAS PROTEGIBLES EN FAVOR DE FFCC.
3.1 Como se ha dicho, en el primero de los motivos de oposición, el demandado, en síntesis, trata de excluir la consideración de los diseños controvertidos - incorporados a las mochilas ROLLER y ZIPPER comercializadas por la demandada- como obra protegida, por entender que los mismos carecerían de las notas de originalidad y singularidad que se desprenden de los arts. 5 y 10 del TRLPI, en tanto que basados de forma sustancial en las directrices y modelos que le facilitaba a FCC la directora comercial de NIKIDOM.
3.2 El STJUE de 12 de septiembre de 2019, perfila los requisitos que debe reunir toda creación para que reciba la consideración de obra declarando que
29 El concepto de "obra" que contemplan el conjunto de estas disposiciones constituye, tal como resulta de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C 5/08, EU:C:2009:465, apartados 37 y 39, y de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C 310/17, EU:C:2018:899, apartados 33 y 35 a 37, y...
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