SJMer nº 2 20/2021, 9 de Febrero de 2021, de Barcelona
| Ponente | SOFIA GIL GARCIA |
| Fecha de Resolución | 9 de Febrero de 2021 |
| ECLI | ES:JMB:2021:194 |
| Número de Recurso | 2295/2019 |
Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075
TEL.: 935549462
FAX: 935549562
N.I.G.: 0801947120198027383
Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 2295/2019 -D
Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial
Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
Para ingresos en caja. Concepto: 2240000004229519
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona
Concepto: 2240000004229519
Parte demandante/ejecutante: Luis Francisco
Procurador/a: Lluc Calvo Soler
Abogado/a: Miguel Raya Bravo Parte demandada/ejecutada: Luis Enrique
Procurador/a: Fco. Javier Manjarin Albert
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 20/2021
Magistrada: Sofia Gil Garcia
Barcelona, 9 de febrero de 2021
Vistos por mí, Sofía Gil García, Magistrada del Juzgado Mercantil núm.2 de Barcelona, el procedimiento de Juicio Ordinario núm. 2295/2019, seguido entre las siguientes partes:
DEMANDANTE: Luis Francisco
Procurador: D. Lluc Calvo Soler. Letrado: D. Miguel Raya Bravo.
DEMANDADA: Luis Enrique
Procurador: D. Francisco Javier Manjarin Albert. Letrado: D. Jordi Farré Gasol.
En fecha 7 de noviembre de 2019, se turnó demanda presentada por el procurador D. Lluc Calvo Soler en nombre y representación de D. Luis Francisco contra D. Luis Enrique, en la que se ejercitaban acciones marcarias y de competencia desleal.
Por medio de decreto de fecha 28 de noviembre de 2019 se admitió a trámite la demanda y se dio traslado de la misma a la parte demandada.
En fecha 5 de febrero de 2020, el procurador D. Francisco Javier Manjarin Albert presentó en nombre y representación de D. Luis Enrique, escrito de contestación a la demanda en la que se oponía a la estimación de ésta. Además la parte demandada formuló demanda reconvencional en la que ejercía una acción de nulidad por registro de mala fe.
Dicha demanda se admitió por medio de auto de fecha 10 de marzo de 2020. El 27 de julio de 2020, el procurador D. LLuc Calvo Soler en nombre y representación de Luis Francisco presentó contestación a la reconvención en la que se oponía a esta.
En fecha 30 de octubre de 2020, a las 10.30 se celebró el acto de la audiencia previa. Las partes comparecieron en tiempo y forma, formularon alegaciones, propusieron la prueba que estimaron oportuna, que se resolvió conforme obra en el soporte de grabación; tras señalar la fecha del juicio, quedó concluido el acto.
En fecha 5 de febrero de 2021, a las 10.00 horas, se celebró el acto del juicio. Se practicó la prueba que se había admitido - interrogatorio de la parte demandante y prueba testifical- a excepción de aquella a la que renunció la parte demandante. Las partes formularon sus conclusiones y los autos quedaron vistos para sentencia.
SÉXTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
Objeto del procedimiento
Con carácter previo, cabe hacer alusión a los siguientes hechos no controvertidos:
(i) Hechos
1.- El demandante D. Luis Francisco es taxista en la localidad de Palamós desde el año 2008. El demandado
D. Luis Enrique también es taxista en Palamós.
2.- En el año 2001, el demandante adquirió el dominio comercial taxispalamos.com.
3.- El demandante es propietario de la marca mixta núm. 3.628.763 compuesta por el elemento denominativo " Taxis Palamos" y el elemento gráfico:
4.- El demandado registró en el año 2014 el dominio taxispalamos.es
(ii) Posición de la parte demandante
A tenor del escrito de demanda, la parte demandante ejercita las acciones previstas en los arts. 40 y 41 LM, en concreto acción de infracción marcaria y de cesación y acciones de competencia desleal, conforme los arts. 6, 9, 11, 12 y 34 LCD, por producirse actos de confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena. Se basa en los siguientes argumentos:
1.- El demandado habría estado utilizando la marca y nombre comercial del demandante para su negocio. Además, mediante la usurpación de la marca registrada se ha posicionado en el primer puesto.
2.- La utilización de dos signos distintivos idénticos para servicios iguales y pertenecientes a personas diferentes genera riesgo de confusión, y en consecuencia un riesgo de asociación, con la posible pérdida de clientela y perjuicio económico.
3.- Los perjuicios causados se cuantifican en la cantidad de 16.990,08 euros.
(iii) Posición de la parte demandada
La parte demandada se opuso a la estimación de la demanda, solicitó su absolución y formuló demanda reconvencional en la que instaba la nulidad del registro marcario por haber sido realizado de mala fe.
1.- Se sostiene la falta de uso de la marca por cuanto el demandante es miembro de la " Associació de taxistes de Palamós", que obliga a llevar el distintivo de " Radio Taxi Palamós" en el vehículo y a repartir tarjetas de visita de la asociación.
2.- Solo se usa la parte denominativa de la marca, no el elemento gráfico.
3.- Se defiende la falta de distintividad de la marca del demandante; los términos " taxi" y "Palamós" han sido utilizados desde que existe el servicio en el municipio.
4.- Se considera que el registro de la marca es de mala fe, porque el Sr. Luis Francisco quiere utilizar su marca para hacer prevalecer su negocio respecto de todos los otros servicios de taxi que existen en Palamós.
Acción de infracción
(i) Marco legal y jurisprudencial
El artículo 34, apartado segundo, de la Ley de Marcas dispone que :
el titular de la marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:
b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca .
El riesgo de confusión es un concepto normado para cuya apreciación han sido dictadas por el TJUE diversas pautas, que resume la Sentencia 497/2017 del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2017 en los siguientes términos:
" i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].
ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].
iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].
iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).
v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].
vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )."
Respecto de tales alegaciones, cabe traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo núm.503/2019, de 30 de septiembre que exponía:
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso Intel, declaró que "a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior".
La Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el...
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