SAP Barcelona 2757/2020, 16 de Diciembre de 2020

JurisdicciónEspaña
EmisorAudiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil)
Fecha16 Diciembre 2020
Número de resolución2757/2020

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120198014161

Recurso de apelación 1419/2020 -1

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 1142/2019

Parte recurrente: LO PATI D'AGUSTÍ, S.L.

Procuradora: Marta Lujua Casabon

Abogado: Alejandro Falcon Morales

Parte recurrida: LAMARDEFOC, S.L., Fidel

Procuradora: Cecilia De Yzaguirre Morer

Abogado: Juan Carlos Urcola Ruiz

Cuestiones.- Acción de infracción marcaria. Nulidad del registro por mala fe. Competencia desleal.

SENTENCIA núm.2757/2020

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON LUÍS RODRÍGUEZ VEGA (voto particular)

DON MANUEL DÍAZ MUYOR

DOÑA MARTA CERVERA MARTÍNEZ

En Barcelona, a 16 de diciembre de 2020

Parte apelante: LO PATI DAGUSTÍ S.L.

Parte apelada: Fidel y LAMARDEFOC S.L.

Resolución recurrida: Sentencia

-Fecha: 25 de mayo de 2020

-Demandante: LO PATI DAGUSTÍ S.L.

-Demandado: Fidel y LAMARDEFOC S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"DESESTIMO la demanda interpuesta por la procuradora D.ª Marta Lujua Casabon en nombre y representación de Lo Pati dAgustí S.L. contra Lamardefoc S.L. y D. Fidel y ABSUELVO a Lamardefoc S.L. y D. Fidel de todos los pedimentos que en su contra pudieran derivarse de este procedimiento.

CON IMPOSICIÓN de costas a la parte demandante."

SEGUNDO

Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO

Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre de 2020.

Es ponente el Ilmo. Sr. Don José María Ribelles Arellano.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia. Hechos probados

  1. La entidad demandante interpuso demanda ejercitando acciones marcarias y de competencia desleal. Para la resolución del recurso partiremos de la siguiente relación de hechos no controvertidos:

    1. ) La actora LO PATI DAGUSTÍ S.L. es una sociedad constituida en el año 2015 que tiene por objeto principal la prestación de servicios de restauración (documento uno de la demanda). Explota como restaurante un establecimiento denominado " Lo pati dAgustí ", sito en la calle del Ebro 10, en la localidad de Poble Nou del Delta (Tarragona), en el que se ofrecen las especialidades gastronómicas típicas del Delta del Ebro.

    2. ) La actora es titular registral del nombre comercial 0400403 " LO PATI ", que fue solicitado para servicios de la clase 43 el 25 de enero de 2019 y concedido el 11 de junio de 2019. Ello no obstante, tanto en el exterior del establecimiento como en la web de la demandante aparece la denominación " Lo pati dAgustí ".

    3. ) La demandada LAMARFEC S.L. es una sociedad constituida en el año 2007, que tiene como administrador al también demandado Fidel . La demandada explota distintos locales comerciales destinados a la restauración, entre los que se encuentra el local sito en la Plaça del Jardí 7 de Poble Nou del Delta, a escasos 180 metros del local del restaurante de la actora. El local se denomina " Lo pati dels Flamencs " y ofrece las mismas especialidades de la zona. El local, con su actual denominación, se anunció en las redes en el año 2018 (página 3 de la demanda) y se abrió en abril de 2019 (documento 9 de la demanda). Hasta ese momento la demandada utilizaba como distintivo la denominación " Les Salines ". Tanto en el exterior del local como en la web de la demandada aparece el logo con la denominación de la demandada y la figura de fantasía de un flamenco constituido por las palabras "lo" y " pati ", tal y como se reproduce a continuación (documentos siete y ocho de la contestación):

    4. ) El administrador de la demandada, Fidel, solicitó el 17 de mayo de 2019 el nombre comercial NO 404355

      (3) " Lo pati del flamencs " para distinguir servicios de restauración de la clase 43. El día 23 de mayo del mismo año solicitó ante la OEPM la marca figurativa M 4020483, integrada por los términos " Lo pati dels flamencs " junto con la figura de un flamenco formado por las palabras " lo " y " pati ", que hemos reproducido en el hecho anterior.

    5. ) La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de los dos signos de la demandada (el nombre comercial y la marca) " Lo pati del flamencs " mediante resoluciones de 4 de febrero y 14 de febrero de 2020, por similitud denominativa e identidad aplicativa con el nombre comercial de la demandante " LO PATI ". El demandado interpuso recurso de alzada contra las dos resoluciones citadas, que fueron desestimados el 6 de mayo de 2020 (documento dos del recurso de apelación). A partir de las semejanzas entre los signos enfrentados, la OEPM aprecia riesgo de confusión. El demandado ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

  2. La actora alegó en la demanda que los signos distintivos " Lo pati del flamencs " habían sido solicitados por el Sr. Fidel de mala fe, buscando dificultar la explotación normal del negocio por la actora y provocar intencionadamente confusión en los consumidores. Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1º, apartado b), de la Ley de Marcas, solicitó la nulidad de los registros. Por otro lado, sostuvo que la demandada había cometido actos de infracción y de competencia desleal, solicitando se le condenara al cese en la utilización de los signos "LO PATI" o similares, con los pronunciamientos complementarios.

  3. Los demandados se opusieron a la demanda. Tras afirmar que el signo utilizado por la actora no es el registrado (LO PATI), sino " Lo pati dAgustí " y destacar el carácter genérico del término " pati", alegó que no existía riesgo de confusión. Por tal motivo se opuso a las acciones marcarias y de competencia desleal. Igualmente se opuso a la nulidad de los registros.

SEGUNDO

De la sentencia, el recurso y la oposición.

  1. La sentencia de instancia, tras precisar con singular claridad los hechos probados, las posiciones de ambas partes y el marco jurídico aplicable, desestima íntegramente la demanda. En cuanto a la nulidad del registro por mala fe del solicitante, la sentencia destaca que el demandado únicamente podía conocer la denominación que públicamente utilizaba la actora - Lo pati dAgustí - y no el nombre comercial - Lo pati - solicitado en enero de 2019. " Lo pati ", además, es una denominación genérica. El conocimiento del uso previo no es suficiente para apreciar mala fe en el registro, mala fe que descarta la sentencia. Por otro lado, en cuanto a la acción de infracción, la juez de instancia, atendidas las diferencias entre los signos enfrentados, considera que no existe riesgo de infracción. De igual modo desestima las acciones de competencia desleal.

  2. La sentencia es recurrida por la demandante, que alega errónea valoración de la prueba y censura que la juez de instancia no haya valorado las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron los registros de la demandada por su incompatibilidad con el signo prioritario " Lo pati " de LO PATI DE AGUSTÍ S.L. En cuanto a las consideraciones jurídicas, insiste en los mismos argumentos esgrimidos en la demanda.

  3. La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

TERCERO

De la mala fe del registro como causa de nulidad

  1. El recurso insiste en que debe declararse la nulidad de los signos de la demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1, b), de la Ley de Marcas, que contempla la nulidad absoluta del registro cuando al presentar la solicitud el solicitante hubiera actuado de mala fe. El recurso denuncia que la sentencia no ha valorado adecuadamente los elementos objetivos y subjetivos que justifican la mala fe del solicitante.

  2. Sin embargo, sin entrar a valorar las circunstancias que concurrieron en el momento de solicitarse el registro de los signos distintivos y, en definitiva, si, como sostiene la actora, la demandada ha perseguido generar confusión e impedir el uso del signo que viene utilizando LO PATI DAGUSTI, entendemos que la nulidad en ningún caso pueda acordarse dado que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha denegado la solicitud y, por tanto, la inscripción no se ha practicado. Lo que es objeto de nulidad por mala fe del solicitante es el registro, no la solicitud, por lo que, denegado aquél, ni es posible declarar judicialmente la nulidad del registro ni mucho menos ordenar su cancelación. Se trata de un obstáculo insalvable y apreciable de oficio, a pesar de que las partes no hayan cuestionado la posibilidad de analizar la acción de nulidad y que la propia sentencia haya entrado en esa cuestión.

  3. Por todo ello, debemos confirmar el criterio de la sentencia apelada, que desestima la pretensión de nulidad, si bien por el argumento señalado, lo que no impedirá a la demandante formular de nuevo su pretensión de nulidad si finalmente los signos distintivos solicitados por la demandada son registrados (las resoluciones de la OEPM se han recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa).

CUARTO

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