ATS, 16 de Octubre de 2019
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
| Fecha | 16 Octubre 2019 |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 16/10/2019
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 3562/2017
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 8 DE ALICANTE
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
Transcrito por: SGG/MJ
Nota:
CASACIÓN núm.: 3562/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Ignacio Sancho Gargallo
D. Eduardo Baena Ruiz
En Madrid, a 16 de octubre de 2019.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.
La representación procesal de Bodegas Williams & Humbert S.A. presentó escrito formulando recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), de fecha 3 de julio de 2017, en el rollo de apelación núm. 191/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario núm. 974//2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante.
Mediante diligencia de ordenación se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.
La procuradora D.ª María del Carmen Ortiz Cornago presentó en representación de Bodegas Williams & Humbert S.A. escrito de fecha 13 de septiembre de 2017 personándose en concepto de parte recurrente.
El procurador D. Pablo José Trujillo Castellano presentó en representación de Central Hisumer escrito de fecha 11 de noviembre de 2017 personándose en concepto de parte recurrida.
Por providencia de fecha 11 de septiembre de 2019 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de casación a las partes personadas.
La parte recurrente formuló alegaciones en escrito de fecha 20 de septiembre de 2019 . La parte recurrida la parte recurrida presentó escrito en fecha 20 de septiembre de 2019, en el que mostraba su aquiescencia a la inadmisión del recurso.
La parte recurrente constituyó el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La parte recurrente interpuso recurso de casación contra una sentencia, dictada en un juicio tramitado por las normas del procedimiento ordinario por razón de materia ( art. 249.1.4º LEC), lo que determina que el cauce de acceso al recurso de casación sea el previsto en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, acreditando el interés casacional.
La Audiencia estimó parcialmente el recurso de apelación y revocó la resolución recurrida. Se confirmó la infracción de las marcas de la demandante por parte de la demandada y recurrente, ya que concurre el riesgo de confusión entre ambas marcas. Como consecuencia de la infracción, se acuerda una indemnización por daños y perjuicios, consistente en un porcentaje del 1% sobre el beneficio obtenido durante el periodo en que se produjo y prolongó la infracción.
La parte recurrente considera que debe flexibilizarse el juicio de confusión ya que el concepto "Botanical" empleado en ambas marcas es sugestivo y aplicable a las bebidas que identifica. Además, en segundo lugar se impugna la indemnización por daños y perjuicios, por estimar que no se ha acreditado perjuicio alguno.
El recurso de casación se interpone al amparo del art. 477.2.3º LEC, por razón de interés casacional, y se articula en dos motivos.
En el primer motivo, se alega la infracción del art. 34 LM y del art. 9 del Reglamento de la Marca de la UE núm. 207/2009 del Consejo, sobre Marca de la Unión Europea, al declarar la sentencia recurrida que la recurrente ha incurrido en actos de infracción de las marcas de Hisumer, por estimar que la resolución recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil, contenida entre otras en la sentencia núm. 240/2017, de 17 de abril, sentencia núm. 119/2010 de 18 de junio o sentencia núm. 395/2013, de 19 de junio.
El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3º LEC, de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la sentencia recurrida a la doctrina de esta Sala y en la causa de inadmisión del art. 483.2.4º LEC, de carencia manifiesta de fundamento, por no respetar la base fáctica y razón decisoria de la resolución recurrida.
En relación, con el riesgo de confusión, hemos explicado en la sentencia núm. 682/2016, de 29 de abril:
"Estas directrices que enmarcan el juicio de confusión, a las que se refiere el motivo de casación, tal y como las hemos expuesto en otras ocasiones ( Sentencias núms. 433/2013, de 28 de junio, y 95/2014, de 11 de marzo), son las siguientes:
"i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].
"ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].
"iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].
"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" [ STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro].
"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].
"vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)".
El fundamento del motivo se centra en defender que en tanto que los botánicos forman parte ineludible de la elaboración de las ginebras de calidad superior o Premium, el juicio comparativo entre las marcas, debe efectuarse con un menor rigor, es decir, de forma más flexible.
El motivo no valora los distintos elementos que se integran en el juicio de confusión y que son determinantes de su concurrencia; sino que se basa en la distintividad del signo para defender que no existe riesgo de confusión, sin atender al resto de parámetros valorados en la resolución.
Precisamente el tribunal, en el fundamento de derecho cuarto, explica que el elemento relativo al mayor o menor carácter distintivo de las marcas de la actora desde un punto de vista intrínseco en atención a su carácter sugestivo es uno más de los parámetros a considerar dentro del examen conjunto de la acción por violación por riesgo de confusión.
Así el riesgo de confusión se analiza conforme los distintos elementos que se exponen en la jurisprudencia de esta Sala. Por ello, se tiene en cuenta la similitud de los signos empleados por las marcas -Botanicals y Botanicals-, la identidad de los productos comercializados bajo las marcas -ginebra de alta gama-, las características de los consumidores habituales de las mismas, el grado implantación en el mercado de las marcas vulneradas, y se aprecia la existencia de riesgo de confusión, de forma que se concluye:
"De lo anterior podemos concluir que (i) las marcas de la actora no son descriptivas porque los " botánicos" no son exclusivos de la ginebra;(ii) pueden evocar a los consumidores o empresas especializados en el sector de la ginebra a las llamadas sustancias introducidas en la ginebra que le confieren un aroma o saber especiales; (iii) al consumidor medio de ginebras Premium, no especializado en ese sector, no le evoca o sugiere el sigo de las marcas de la actora un elemento aromatizante exclusivo de la ginebra.".
En definitiva, el motivo debe inadmitirse ya que no atiende a la base fáctica de la sentencia recurrida, sino que simplifica el juicio de confusión, y prescinde de los distintos elementos analizados en defensa de sus propios intereses.
En el segundo motivo, se denuncia la infracción de los arts. 42 y 43 LM, al declarar la sentencia que la recurrente ha de asumir el pago a la recurrida de los beneficios logrados desde abril de 2012, hasta que cese la conducta infractora, por oposición a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, contenida entre otras en las sentencias núm. 74/2007, de 8 de febrero o núm. 311/2007, de 23 de marzo.
El fundamento del motivo se basa en defender que la sentencia impone una condena cuando no se ha acreditado la existencia de daños y perjuicios, y ello es un presupuesto inexcusable para que pueda condenarse al pago de una indemnización.
El motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2º LEC, de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos, desarrollada por el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, por incumplimiento de los requisitos del encabezamiento y del desarrollo de los motivos, en relación con la falta de respeto a la discusión jurídica habida en la instancia, por suscitarse cuestiones que no afectan a la ratio decidendi de la resolución recurrida, y en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.3º LEC, de inexistencia de interés casacional, por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de esta Sala.
En la sentencia num. 98/2016, de 19 de febrero, explicábamos en relación con el resarcimiento del daño derivado de una infracción marcaria:
"La acción de indemnización de daños y perjuicios se configura en la Ley de Marcas como una de las acciones por violación del derecho de marca en el art. 41.b). A su vez, el artículo 42 LM establece los presupuestos para que proceda la indemnización de daños y perjuicios y el artículo 43 LM regula el cálculo de indemnización, cuyos apartados 1 y 2 fueron modificados por la Ley 19/2006, de 5 de junio. En la vigente redacción del apartado 2 del artículo 43 se establece la forma para fijar la indemnización por daños y perjuicios tomando en cuenta dos criterios, entre los que puede elegir el perjudicado: a) las llamadas consecuencias negativas, pudiendo optar el perjudicado por los beneficios que habría obtenido el titular (art. 43.2.a, primer inciso) y los beneficios obtenidos por el infractor (art. 43.2.a, segundo inciso); y b) la regalía hipotética (precio que hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia -art. 43.2.b). A su vez, el art. 43.5 contempla un supuesto de indemnización, que se concederá en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, según el propio tenor literal del precepto, equivalente al 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.".
El motivo se aleja de la ratio decidendi de la resolución recurrida. Y ello porque el fundamento de este se basa en defender que no es posible la aplicación general de la doctrina ex re ipsa y niega que se haya probado un perjuicio, por lo que no es posible que pueda concederse una indemnización.
A diferencia de lo defendido en el recurso, tal y como se pone de manifiesto en el fundamento de derecho quinto de la sentencia, la solicitud de resarcimiento de la recurrida no se basa en la aplicación de la doctrina ex re ipsa, sino que se basa en solicitar el beneficio obtenido por el infractor, como consecuencia de la infracción de la marca. De forma que, aunque la más reciente interpretación de esta sala sobre el 43.5 LM en la STS 516/2019, de 3 de octubre, dispone que "Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad", lo cierto es que en la resolución recurrida se da por acreditada la existencia de un perjuicio soportado por la recurrida derivada de la infracción marcaria, porque los productos comercializados con las marcas son los mismos -ginebra Premium-, por tanto, comercializados en el mismo mercado, y así se explica:
"El daño se produce cuando los dos productos concurren en el mismo mercado y prueba de ello son los documentos números 63 y 72 de la demanda en que los distribuidores de bebidas publicitan los productos designados por ambas marcas, lo que necesariamente perjudica a la actora.".
En definitiva, la resolución no aplica la doctrina supuestamente infringida que se defiende en el motivo, sino que concede la indemnización del art. 43.5 LM en los términos legal y jurisprudencial exigidos, por lo que ninguna vulneración de la doctrina de esta Sala, se produce, por lo que debe inadmitirse el motivo.
Las alegaciones efectuadas por la recurrente en el trámite de audiencia previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos. Consecuentemente, procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483. LEC, dejando sentado el art. 483.5 LEC que contra este auto no cabe recurso alguno.
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 LEC y, habiendo formulado alegaciones la parte recurrida personada, procede condenar en costas a la recurrente.
La inadmisión del recurso conlleva la pérdida del depósito constituido ( disposición adicional 15.ª 9. LOPJ).
LA SALA ACUERDA:
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) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Bodegas Williams & Humbert S.A. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), de fecha 3 de julio de 2017, en el rollo de apelación núm. 191/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario núm. 974//2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante.
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) Declarar firme dicha sentencia.
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) Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
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) Remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal a las partes recurrente y recurrida comparecidas ante esta Sala.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
