SAP Barcelona 497/2019, 18 de Marzo de 2019

PonenteMANUEL DIAZ MUYOR
ECLIES:APB:2019:3169
Número de Recurso1450/2018
ProcedimientoRecurso de apelación
Número de Resolución497/2019
Fecha de Resolución18 de Marzo de 2019
EmisorAudiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120168007616

Recurso de apelación 1450/2018 -2

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 799/2016

SENTENCIA Nº 497/2019

Composición del Tribunal

JUAN F. GARNICA MARTIN

JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO

Manuel Diaz Muyor

ELENA BOET SERRA

Barcelona, 18 de marzo de 2019

Apelante: INOXCROM INTERNACIONAL, S.A.

-Letrado: Carles Navarro González

-Procurador: David Elies Vivanco

Apelada: INOXGRUP SCCL

-Letrado: Daniel Capdevila Dalmau

-Procurador: Paloma Paula García Martínez

Resolución recurrida: sentencia

Fecha: 12 de enero de 2018

Demandante: INOXCROM INTERNACIONAL, S.A.

Demandado: INOXGRUP SCCL

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por INOXCROM INTERNACIONAL, S.L. contra la sociedad cooperativa INOXGRUP SCCL, sin condena en costas ".

SEGUNDO

Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. Del recurso se dio traslado a la demandada que formuló escrito de oposición al recurso.

TERCERO

Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 20 de diciembre de 2018.

Es ponente el magistrado Ilmo. Sr. Manuel Diaz Muyor.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

Antecedentes relevantes

INOXCROM, S.A. es una sociedad mercantil dedicada a la venta y fabricación de bolígrafos, estilográf‌icas y otros artículos de escritorio, inicialmente de carácter familiar, dirigida por Lucas y su esposa Seraf‌ina, padres de Marino .

Esta sociedad fue declarada en concurso voluntario por el Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona (proc. 827/2009 ), que se vio abocado a la liquidación y posterior venta de la unidad productiva, que comprendía también todos los derechos de propiedad industrial y de marca de dicha entidad.

La marca que constituye un "globo terráqueo" f‌iguraba registrada a nombre de la Sra. Seraf‌ina con el núm. 1 741 350 desde el año 1993, registro que caducó el 27 de noviembre de 2003, pese a lo cual la concursada continuó utilizándola en diversos catálogos (2005, 2007, 2008, 2012).

Durante el proceso de transmisión de la unidad productiva de INOXCROM, Seraf‌ina procedió por su parte a vender a su hijo Marino la marca "Globo terráqueo", venta que se plasmó en escritura pública de 23 de julio de 2012. Lucas procedió a un nuevo registro de la marca "globo terráqueo", al que se le otorgó el núm. 3 050 844, con la siguiente conf‌iguración gráf‌ica:

Por auto de fecha 13 de septiembre de 2012 la unidad productiva de INOXCROM se transmitió a BLOND EUROPE, ahora INOXCROM INTERNACIONAL. A dicho procedimiento de adjudicación de la unidad productiva también concurrió, sin éxito, la sociedad ahora demandada INOXGRUP SCCL.

Lucas, que había registrado su marca en octubre de 2012, concedió a INOXGRUP una licencia de uso de la marca "Globo terráqueo" el día 4 de enero de 201 3.

A partir de estos hechos se han venido sucediendo diversos enfrentamientos judiciales entre Lucas e INOXGRUP por una parte, e INOXCROM INTERNACIONAL de otra, como lo fue la demanda interpuesta por los primeros ante el Juzgado de lo Mercantil Dos de Barcelona (proc. 850/2013 ) por presunta infracción marcaria, en la que mediante reconvención se planteó por INOXCROM INTERNACIONAL una acción reivindicatoria de la marca "Globo terráqueo", por mala fe en su registro.

Esta acción reivindicatoria fue estimada en primera instancia y conf‌irmada por Sentencia de este Tribunal, de fecha 14 de julio de 2016, dando lugar a la extinción de " todos (los) contratos y licencias que hubiera podido otorgar el Sr. Marino " sobre la referida marca. Esta sentencia ganó f‌irmeza por diligencia de ordenación de fecha 27 de septiembre de 201 6.

El 13 de octubre de 2016 INOXCROM INTERNACIONAL, a través de sus letrados remitió una carta a Marino y a INOXGRUP SCCL para que se diese cumplimiento a las sentencias que habían estimado la acción reivindicatoria y ambos se avinieran a cesar en cualquier uso de la marca, abstenerse del uso del signo en la web www.inoxcrom.es así como en prensa, publicidad, y cualquier otro medio, con retirada de productos del mercado y a liquidar, con efectos retroactivos, los importes por la utilización en el tráf‌ico de la citada marca desde su registro por parte del Sr. Marino .

En noviembre de 2016 INOXCROM INTERNACIONAL presentó demanda contra INOXGRUP SCCL por infracción de sus derechos marcarios sobre la marca "Globo terráqueo" ejercitando, además, una acción de cesación y por daños y perjuicios.

En dicho procedimiento, se dictó auto de fecha 18 de enero de 2017 (AAP B 2459/2018 -ECLI:ES:APB:2018:2459) por el que se acordaba el cese inmediato y la prohibición provisional, hasta la resolución del juicio, en la realización de cualquier acto de explotación comercial, incluyendo la fabricación, importación, distribución, ofrecimiento (en internet o de cualquier otro modo), publicidad y comercialización de cualquier producto, material publicitario o para el envasado de los productos, o de cualquier otro, identif‌icado con el signo gráf‌ico del "Globo Terráqueo", Ordenar a INOXGRUP que, por sí misma o por medio de sus distribuidores, procedan a la retirada de todos los productos, material publicitario o para el envasado con el signo objeto de la demanda, retención, precinto y depósito por el propio demandado, hasta la resolución del juicio, de todas las unidades de producto, retirar de su página web (inoxcrom.es) y de sus cuentas de twitter y de Facebook, y de cualquier otra a través de la cual opere en internet, de cualquier signo que reproduzca el signo gráf‌ico del "Globo Terráqueo" Ordenar a INOXGRUP que proceda a informar a sus distribuidores y a sus clientes de venta a comercio minorista que procedan a cesar en el uso de cualquier publicidad,

SEGUNDO

Resolución recurrida y alegaciones de las partes en esta instancia.

La sentencia de instancia desestima las alegaciones de cosa juzgada respecto del anterior procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Mercantil Dos de Barcelona, como también rechaza la falta de legitimación activa que se imputa a la actora por no acreditar que en el momento de interponer la demanda se hubiera efectuado el cambio de titularidad registral de la marca "Globo terráqueo".

Sin embargo, desestima la acción de infracción por entender que la sentencia que estimó la acción reivindicatoria, por la que adquirió la actora su titularidad sobre la marca, carece de efectos retroactivos, lo que impide estimar una acción de infracción sobre actos anteriores a dicha sentencia. Se desestima la acción de cesación por entender que ya no se producen actos de infracción, lo que lleva a la juzgadora de instancia a desestimar la acción indemnizatoria.

La actora recurre sosteniendo una interpretación jurídica distinta a la contenida en la sentencia de instancia. Af‌irma que su titularidad sobre la marca "Globo terráqueo" lo es con efectos ex tunc, por haber prosperado la acción reivindicatoria por la que se le atribuye dicha titularidad, debiendo por ello estimarse las acciones de infracción de su marca por actos cometidos con anterioridad al reconocimiento de su titularidad.

Sostiene también que no ha existido cese de actos infractores de la marca, que se han venido produciendo con posterioridad a la titularidad de la actora, no pudiendo ampararse en una licencia concedida por un titular aparente.

La demanda se opone alegando la inexistencia de una doble opción para la defensa de la marca sino dos vía (nulidad o acción reivindicatoria) con efectos distintos en cada caso, rechazando la existencia de actos infractores por su parte.

TERCERO

Valoración del Tribunal. Sobre los efectos de la acción reivindicatoria de la marca respecto de las acciones que puede ejercitar el reivindicante.

La primera de las cuestiones que se suscita en esta instancia es de orden estrictamente jurídico, y pasa por discernir entre la diferente f‌inalidad que persigue la acción de nulidad sobre la marca inscrita y el ejercicio de la acción denominada reivindicatoria del art. 2.2 LM . Debemos precisar, como ya ha matizado la doctrina y la jurisprudencia en esta materia, que frente a la tajante redacción del art. 2.1 LM, al decir que " el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley ", que no rige en nuestro derecho marcario un sistema registral puro, pues existen varios preceptos que impiden el acceso de un signo a su válido registro por terceros que no tienen su derecho inscrito, siendo punto coincidente en esta materia, en coincidencia parcial con la tesis de la recurrente, en cuanto sostiene que el art. 2.2 LM contempla una de las posibles formas de adquirir el derecho de marca.

Sin embargo, debemos precisar también que con la acción de nulidad no se pretende obtener una titularidad registral, pues sus efectos suponen la extinción del derecho sobre el signo que constituye la marca, que pasa a ser de dominio público, perdiendo su titular cualquier derecho que tuviera sobre la misma y posibilitando que otros, en determinados casos puedan registrar (y adquirir) el signo anulado. La acción de nulidad extingue la marca, por lo que f‌inalidad y efectos no deben ser comparables a los que se derivan de la acción reivindicatoria del art. 2.2 LM .

La acción...

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