STS, 19 de Enero de 2010

En el proceso contencioso-administrativo número 7081/2005, la Sección Tercera de la

Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia de fecha 22 de diciembre de 2006 , cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo deducido por el Concello de Padrón contra resolución del Jefe de la Unidad de recursos (por delegación de la Directora General) de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la Administración Estatal de dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, estimatoria de recurso de alzada contra resolución del Director del Departamento de tres de febrero del mismo año, que había denegado a la entidad "Viuda de Gerardo Parada y J. Alvela S.L." la concesión de la marca "Pimientos Pimerpadrón" en las clases 31 y 39, con lo que anulaba esta resolución y otorgaba dicha marca; y, en consecuencia, debemos anular y anulamos dicha resolución de alzada por no encontrarla ajustada al Ordenamiento Jurídico, quedando pues subsistente la resolución inicial denegatoria de tal marca; sin imposición de costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil

VIUDA DE GERARDO PARADA Y J. ALVELA, S.L. recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tuvo por preparado mediante providencia de fecha 26 de febrero de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil VIUDA DE

GERARDO PARADA Y J. ALVELA, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 23 de abril de 2007 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que habiendo por presentado el presente escrito de interposición del Recurso de Casación, se sirva tenerme por personado y parte en la representación que ostento, disponiendo se entiendan conmigo las sucesivas actuaciones, por interpuesto en tiempo y forma en nombre de mi mandante el Recurso de Casación preparado contra la Sentencia de 22 de diciembre de 2006, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , admitir a trámite el recurso y en definitiva, previos los trámites procesales oportunos, dictar Sentencia casando por la misma la Sentencia recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho .

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Por Auto de fecha 22 de julio de 2008 , se inadmitió el recurso de casación respecto al primer motivo formulado y se admitió el recurso de casación en cuanto al segundo motivo articulado.

Por providencia de fecha 13 de abril de 2009, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, la XUNTA DE GALICIA y el AYUNTAMIENTO DE PADRÓN), a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado en escrito presentado el 6 de mayo de 2009, manifiesta que «se abstiene de evacuar dicho trámite».

2. - El Procurador Don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la XUNTA DE GALICIA, presentó escrito el 3 de junio de 2009, en el que manifiesta que «se abstiene de formular oposición al recurso de casación interpuesto».

3. - El Procurador Don Miguel Torres Álvarez, en representación del AYUNTAMIENTO DE PADRÓN, presentó escrito el 3 de junio de 2009, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, proceda a admitirlo, tenga por formalizada oposición al recurso de casación de adverso preparado contra la sentencia n1 1949/2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 22 de diciembre de 2006 , por la que se estima el recurso contencioso-administrativo nº 3/7081/2005, y, en su virtud, previos los trámites de rigor, proceda a dictar la oportuna resolución por la que se declare la inadmisión del presente recurso de casación en cuanto al primer motivo fundado en el art. 88.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se desestime el recurso de casación en cuanto al segundo motivo fundado en el art. 88.1 .d) de la misma norma, procedimiento a la confirmación de la sentencia de instancia; subsidiariamente, se desestime el recurso de casación en cuanto a ambos motivos, y se confirme la sentencia de instancia. Con imposición de las costas procesales causadas a la recurrente, en todo caso.

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Por providencia de fecha 2 de diciembre de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 12 de enero de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22 de diciembre de 2006 , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE PADRÓN contra la resolución de la Directora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 16 de noviembre de 2004, que acordó la concesión de la marca nacional número 2.515.701 "PIMIENTOS PIMERPADRÓN (mixta), para los productos y servicios reivindicados en las clases 31 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución denegatoria de 3 de febrero de 2004.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimación del recurso contencioso-administrativo, con base jurídica en la aplicación de la prohibición absoluta de registro establecida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , en la apreciación de que los términos utilizados en la configuración del distintivo de la marca solicitada supone la apropiación de los términos utilizados en la designación de las características de un producto, según se razona, en el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] Considerando que se alega en segundo término en la demanda que, si bien la entidad solicitante de la marca de autos suprimió de la expresión inicialmente propuesta "Pimientos de Padrón Pimerpadrón" las palabras "de Padrón", no eliminó con ello las letras "Padrón" incluidas en la palabra inventada "Pimerpadrón", de modo que se designe en la marca ahora concedida (Pimientos Pimerpadrón) aludiendo o designando un producto de unas determinadas características naturales, calidad y procedencia geográfica; es decir, un artículo concreto (pimiento) característico de una zona geográfica y conocido por los consumidores con el nombre justamente del Concello (Padrón) en cuya área se producen; pues bien, ateniendo como es admitido jurisprudencialmente a la visión de conjunto de la expresión y a la impresión global de carácter visual y verbal en que la marca de autos consiste, se ha de reconocer que acierta en su planteamiento el Concello recurrente puesto que, el hecho de anteceder la palabra "Padrón" con la de "Pimer", uniendo ambas no llega con mucho a obscurecer fonéticamente aquella, al revestir "Padrón" una acentuación aguda, con equivalente en fuerza sonora a un aumentativo y en colocación final de la frase; todo lo cual, la hace destacar sobremanera en la inercia auditiva o visual de quien escucha o ve la expresión completa, de modo que, al final el recurso por síncopa natural en el consumidor es que se están designando los "Pimientos de Padrón"; o sea, se esta acaparando con una marca el nombre de un producto genérico, lo cual no es lícito que se haga por nadie en el mercado; y no empece a ello que la solicitante de la marca disfrute de la concesión de la denominada "Pimerpadrón"; pues en ella no figura la palabra "Pimientos", ni por tanto puede ser oída o vista al lado de la de "Padrón".

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil VIUDA DE

GERARDO PARADA Y J. ALVELA, S.L., debe circunscribirse exclusivamente al examen del segundo motivo, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, puesto que por Auto de la Sección Primera de esta Sala jurisdiccional se ha acordado declarar la inadmisión del primer motivo, formulado al amparo del artículo 88.1 c) de la LJCA .

El segundo motivo de casación articulado imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable, por cuanto la Sala de instancia incurre en una inadecuada apreciación y aplicación de esta disposición legal.

En desarrollo de este motivo de casación, se aduce que la Sala de instancia infringe la jurisprudencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, al no tomar en consideración que la marca aspirante, integrada por una pluralidad de términos, no se encuentra configurada exclusivamente por signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la especie, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio al que se refieren, ni tiene en cuenta que debe analizarse la marca como un todo, sin proceder a fragmentaciones artificiales de sus componentes. Se argumenta que el Tribunal sentenciador desconoce absolutamente la fuerza distintiva de la denominación "PIMERPADRÓN" para constituir una marca, y no valora la existencia de precedentes administrativos que promueven el acceso al registro de la marca solicitada.

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El segundo motivo de casación no puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación adecuada de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que establece que «no podrán registrarse como marcas "los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio", ya que reconocemos la falta de suficiente distintividad de la marca solicitada número 2.515.701 "PIMIENTOS PIMERPADRÓN (mixta), que ampara productos y servicios en las clases 31 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que el signo reivindicado está compuesto por vocablos identificativos y descriptivos del producto y evocativos de los servicios designados (pimientos procedentes de Padrón y distribución, transporte y almacenaje de pimientos procedentes de Padrón), que carecen de distintividad, y que, por tanto, no son apropiados para acceder al registro como signo exclusivo de un empresario, pues no son idóneos para cumplir la función esencial de la marca de identificar el origen comercial del producto o del servicio, respecto de los de otros, con el fin de permitir al público su elección.

En efecto, en el caso que enjuiciamos, compartimos el criterio jurídico de la Sala de instancia, que sostiene que los términos empleados en la constitución de la marca aspirante "PIMIENTOS PIMERPADRÓN" son los que designan un producto concreto (pimiento) de unas determinadas características naturales, aludiendo a su calidad y procedencia, por lo que, tanto en su examen separado o individual de los términos utilizados, como desde la perspectiva global o de conjunto resultante, están desprovistos del carácter distintivo requerido y resultan inadecuados para producir en el receptor el efecto reflejo que le permita recordar con facilidad el origen empresarial del producto y de los servicios reivindicados, de modo que no resulta aplicable la excepción de la prohibición de registro establecida en el apartado 3 del artículo 5 de la Ley de Marcas .

Cabe significar que, según hemos expuesto en la sentencia de esta

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2009 (RC 5934/2006 ), el objeto de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , reside en preservar que las expresiones que usualmente sirven para describir las propiedades o las características de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector. impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca.

La extensión de la aplicación de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 5.1 c)

de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , se circunscribe únicamente a aquellos signos o indicaciones que pueden servir, en el uso normal del comercio, desde el punto de vista del consumidor, para designar directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio, o aquellas marcas compuestas por signos o indicaciones descriptivas en que el conjunto resultante carece, asimismo, del carácter de distintividad.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal

Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Por ello, rechazamos la tesis que postula la entidad mercantil recurrente en casación, de que la palabra PIMERPADRÓN, utilizada en la configuración de la marca aspirante, debe calificarse de original o de fantasía, por ser lo suficientemente distintiva para evitar el carácter descriptivo que ostentaría a solas el vocablo "PADRÓN", pues sostenemos que la Sala de instancia no ha desconsiderado la excepción a la prohibición de registro contemplada en el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que establece que «podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley», al negar el carácter distintivo de la marca solicitada número 2.515.701 "PIMIENTOS PIMERPADRÓN (mixta), para distinguir los productos y servicios considerados en las clases 31 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que dicha declaración se basa en la apreciación, conforme a las reglas de la lógica y del buen sentido de que la conjunción de los vocablos descriptivos utilizados no dotan a la marca de suficiente fuerza o capacidad distintiva por referirse al producto (pimiento), la época de obtención (pimer), e indicarse el origen geográfico de procedencia (Padrón), de reconocida reputación en la producción de pimientos de calidad, en razón de los criterios jurisprudenciales expuestos por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de marzo de 2003 (RC 5632/1997 ).

El reproche que la defensa letrada de la Sociedad recurrente formula a la Sala de instancia por no tener en cuenta los precedentes administrativos que deberían influir en la decisión del litigio, y, en concreto, la circunstancia de que es titular de la marca número 1.709.745 "PIMERPADRON" no puede ser acogido, puesto que no podemos disociar el examen de los precedentes registrales de la aplicación de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 5.1 c) de la Ley de Marcas vigente, ni dejar de tener en cuenta la diferenciación de los signos comparados, que podría justificar el acceso al registro de dicha marca.

Al respecto, cabe significar que , según es doctrina reiterada de esta Sala, expuesta en la sentencia de 23 de mayo de 2007 (RC 7956/2004 ), los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal.

En este sentido, en la sentencia de esta misma Sala de 13 de enero de 2006 (RC 3813/2003 ), que se reitera en la sentencia de 2 de noviembre de 2006 (RC 2264/2004 ), hemos declarado:

De acuerdo también con lo que hemos indicado en una muy abundante jurisprudencia, los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos (entre otras muchas, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -) .

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Por ello, en aplicación de la referida doctrina jurisprudencial, cabe descartar que la sentencia recurrida vulnere el principio de igualdad ante la Ley y el principio de seguridad jurídica por apartarse del precedente invocado, porque en el Derecho de Marcas no es aplicable la analogía para determinar la registrabilidad de un determinado signo distintivo, al deber examinar su capacidad diferenciadora respecto de otros signos o marcas registradas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente el segundo motivo de casación articulado, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil VIUDA DE GERARDO PARADA Y J. ALVELA, S.L. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22 de diciembre de 2006 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 7081/2005.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil VIUDA DE GERARDO PARADA Y J. ALVELA, S.L. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22 de diciembre de 2006 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 7081/2005.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.