STS, 15 de Enero de 2010

PonenteMARIA ISABEL PERELLO DOMENECH
ECLIES:TS:2010:45
Número de Recurso1612/2009
ProcedimientoCASACION
Fecha de Resolución15 de Enero de 2010
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Enero de dos mil diez.

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación Nº 1612/09 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, en representación de FIDIA FARMACEUTICI S.P.A., contra la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2008 dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 1307/2004. Ha sido parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En resolución de fecha 23 de febrero de 2004, la Oficina Española de Patentes y Marcas desestima el recurso de alzada interpuesto contra otra resolución del mismo organismo de fecha 15 de julio de 2003, por la que se concedió la inscripción de la marca "Hyalodent" nº 2.504.454, para productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional de marcas, por considerar compatible al signo solicitado respecto de las marcas oponentes.

SEGUNDO.- En el recurso contencioso-administrativo nº 1307/2004, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, con fecha 21 de noviembre de 2008 , en cuyo fallo se desestima el recurso contencioso deducido.

TERCERO.- Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de Fidia Farmaceutici, S.p.A.. El Tribunal " a quo " lo tuvo por preparado mediante providencia de 27 de enero de 2009.

CUARTO.- La representación procesal de Fidia Farmaceutici, S.p.A mediante escrito de fecha 17 de marzo de 2009, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, que se articula en los siguientes motivos:

Primero

Formulado al amparo del art. 88.1.c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por falta de motivación, congruencia y vulneración del principio de tutela judicial efectiva. La recurrente afirma que la sentencia adolece de falta de motivación por ausencia de referencia concreta a los hechos y por fundamentar el fallo en la reproducción del texto de una sentencia anterior. Añade que la falta de motivación de la sentencia también alcanza a la alegación sobre la titularidad de la familia de marcas "Hyal". Imputa a la sentencia incongruencia extra petita por pronunciarse unilateralmente sobre la inapropiabilidad en exclusiva del prefijo "Hyal", declarando la falta de carácter distintivo del mismo que no fue alegada ni por la demandada en su contestación a la demanda, ni fue sometida al tribunal, lo que conlleva la falta de congruencia de la sentencia. Defiende la validez de su marca comunitaria "Hyal" nº 2.430.221 , registrada y cuya validez no ha sido atacada, y aunque sea innegable la utilización el ácido hialurónico en la industria farmacéutica ello no significa que "Hyal" deba ser considerado genérico o descriptivo.Segundo: Formulado al amparo del art. 88.1 d) por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

Argumenta como fundamento de este motivo de su recurso que " La norma del ordenamiento jurídico que consideramos infringida es el art. 6.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001 , por interpretación errónea tanto de dicho precepto como de la jurisprudencia aplicable". En efecto, la sentencia de instancia, al concluir que las marcas analizadas son compatibles interpreta erróneamente el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001 , en cuanto yerra al establecer cuáles son los elementos distintivos y dominantes de las marcas examinadas y no tener en consideración que el recurrente posee, además de la marca internacional "Hyalonect", derechos sobre un gran número de marcas que consisten en el componente inicial "Hyal" formando todas ellas una familia de marcas. Siendo los elementos distintivos y dominantes de las marcas analizadas idénticos ("Hyal") y referirse ambas marcas a idénticos productos, existe riesgo de confusión.

La sentencia de instancia no sólo interpreta erróneamente el artículo. 6.1 b) de la Ley de Marcas , sino que rechaza de forma expresa la doctrina de la familia de marcas, apartándose así de la jurisprudencia más relevante aplicable al caso.

Esencialmente alega que las marcas "Hyalodent" solicitada y "Hyalonect/Hyal" oponentes son confundibles por la identidad parcial de las denominaciones y proteger idénticos productos. Reitera la asociación indebida de la solicitada respecto de su familia de marcas "Hyal" e invoca la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que ha matizado el riesgo de confusión en el ámbito de los productos farmacéuticos al considerar que en una sociedad como la actual donde existen cada vez más pacientes " polimedicados ", se debe exigir un mayor rigor en el examen de este tipo de de marcas por el riesgo que no realizarlo así puede implicar para la salud, al tener que administrarse cada paciente, en su domicilio, fármacos con denominaciones similares. Cita a este respecto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 17 de noviembre de 2005 recaída en el Asunto T- 154/03 ("Alrex/Artex") y la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 24 de abril de 2007 recaída en el Asunto C-412/05P ("Trivastan/Travatan").

QUINTO.- Mediante providencia de la Sección Tercera de la Sala de 2 de julio de 2009 el recurso de casación ha sido admitido.

SEXTO.- Se opone al recurso de casación el Abogado del Estado, que solicita su desestimación con imposición de las costas.

SÉPTIMO.- Mediante providencia de 2 de diciembre de 2009, se nombro Magistrada Ponente a la Excma. Sra. Dª Maria Isabel Perello Domenech, señalándose para votación y fallo el día 12 de enero de 2010, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 21 de noviembre de 2008 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por " Fidia Farmaceutici S.p.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.504.454 "Hyalodent", denominativa, para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor Internacional vigente, esto es, para " productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, para la medicina y la higiene íntimas que no sean productos de aseo, sustancias dietéticas para uso medico, alimentos para bebes, emplastos material para apósitos, material para empastar dientes, y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas ".

A la inscripción de la marca número 2504454 "Hyalodent", solicitada por "Laboratorios Viñas S.A.", se había opuesto "Fidia Farmaceutici S.p.A.." en cuanto titular de la marca internacional número 606498 "Hyalonect", que ampara productos farmacéuticos de la clase 5 del Nomenclátor internacional, y la marca comunitaria "Hyal" número 2.430.221 que protege, entre otros, productos de la clase 5 del aludido Nomenclátor, así como de otros registros de marcas internacionales y comunitarias pertenecientes al ámbito de los productos farmacéuticos y que integran en sus distintivos como rasgo común el inicio "Hyal/Hyalo".

SEGUNDO.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas.Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas .

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso administrativo, en la aplicación al caso de autos, de los fundamentos de dos sentencias, que cita expresamente razonando:

«Como se indicó en la sentencia de 18 de julio de 2.007 resolviendo el recurso nº 864/2.004 (Sección 8ª) ...»: de la que transcribe la fundamentación jurídica y una segunda sentencia dictada por la Sección 9ª en fecha 27 de marzo de 2.007 resolviendo el recurso nº 2.080/2.003, reiterando la tesis del carácter genérico del prefijo "Hyal" e "Hyalo".

En particular, tras la trascripción de la aludida sentencia de 18 de julio de 2007, la Sala razona:

Una vez efectuado el análisis comparativo en la forma indicada anteriormente, esta Sala y Sección llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados pueden convivir en el mercado sin riesgo de error, confusión o de asociación para el consumidor, asumiendo el criterio jurídico de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la no concurrencia de los factores de confundibilidad que proclama el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas .

Y ello, en primer lugar, efectuando la comparación desde el punto de vista denominativo -fonético y conceptual-, los signos en conflicto no son idénticos y no son semejantes. El hecho de que la marca aspirante contenga el término HYAL- HYALO no puede determinar la denegación de la inscripción porque resulta ser un derivado del ácido hialúrico, que actúa como componente activo de productos farmacéuticos, cosméticos y dermatológicos que son patrimonio de todos los laboratorios. Por esto, la alegación de la recurrente referida al aprovechamiento indebido del prestigio de su familia de Marcas que operan con estos prefijos, precisamente por gozar de gran notoriedad en el mercado de los cosméticos, excluye el riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, porque en este ámbito comercial, no sólo se busca el nombre del producto, sino también el laboratorio o casa comercial que lo fabrica. Así lo justifica el hecho de que existan múltiples Marcas en el mercado que incluyen estos vocablos HYAL-HYALO, y que han venido conviviendo pacíficamente, sin que la conexidad que existió durante 15 años entre las mercantiles aquí enfrentadas, permita adoptar un criterio diferente sobre la convivencia registral de los signos en conflicto.

Por otra parte, hay que tener en cuenta -siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamente de Derecho precedente- que la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar, sólo ha de acogerse como criterio comparativo con carácter complementario o secundario, en caso de que existan dudas sobre la posible semejanza o coincidencia fonética o gráfica de ambos distintivos, en una sencilla visión o audición del conjunto, dudas que no se producen en la comparación de las marcas enfrentadas, según acabamos de exponer, lo que descarta el acudir a este criterio para dilucidar la compatibilidad de las marcas enfrentadas, aunque la marca solicitada lo haya sido para los mismos servicios de la clase 36.

En definitiva, resulta procedente concluir en una solución desestimatoria de las alegaciones de la parte recurrente y, con ello, del presente recurso."

Todos estos argumentos jurídicos resultan de aplicación al caso de autos, al igual que los contenidos en la sentencia de 27 de marzo de 2.007 de la Sección 9ª resolviendo el recurso nº 2.080/2.003, que igualmente denegó la tesis de familia de marcas y apropiación en exclusiva del prefijo "HYAL" e "HYALO", reseñando su carácter genérico. Por todo ello este recurso debe ser desestimado.»

TERCERO.- El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la sociedad Fidia Farmaceutici S.p.A se articula en dos motivos, al amparo de los apartados c) y d) del artículo 88.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable respectivamente.

En el desarrollo argumental del primero de estos motivos se aduce que la Sala de instancia incurre enfalta de motivación originada por la utilización de argumentos vertidos en otras sentencias en las que los signos enjuiciados no guardan identidad y resalta su alegato transcribiendo los párrafos más representativos de la remisión efectuada por el tribunal de instancia, que omite efectuar el siguiente juicio comparativo entre las marcas enfrentadas en el caso de autos.

Este motivo primero ha de ser estimado. En efecto, la sentencia adolece de la falta de motivación que alega la recurrente, porque el tribunal " a quo " no ha efectuado una adecuada valoración de los concretos signos en liza, en correlación con sus respectivos ámbitos aplicativos, y se ha limitado a transcribir los razonamientos jurídicos de otras sentencias anteriores que si bien se referían a las mismas partes, no se trataba, claro está, de los mismos signos enfrentados.

En ningún párrafo de las consideraciones jurídicas el tribunal de instancia en el ejercicio de su jurisdicción lleva a cabo un verdadero y singularizado examen comparativo entre el signo aspirante y los oponentes, expresando los parámetros de la comparación y esta remisión a razonamientos jurídicos referidos a otro caso pone de manifiesto y permite apreciar la existencia de falta de motivación específica que la recurrente imputa a la sentencia que no revela cuales son los criterios jurídicos esenciales de su decisión o "ratio decidendi".

La resolución judicial impugnada resulta por ello carente de motivación, puesto que la decisión desestimatoria adoptada por la Sala parte de una premisa inexistente: la desestimación decretada se basa exclusivamente en la supuesta igualdad sustancial de los recursos desestimados en el fondo por sentencia anterior, pero el simple análisis de las Sentencias de referencia que se invocan por el órgano judicial permite comprobar que no concurre la pretendida igualdad, pues aún cuando se tratan cuestiones semejantes, no resuelven el específico y singular supuesto planteado que exige el necesario análisis sobre la confrontación de los signos en liza. No puede considerarse motivada la resolución judicial que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parte de premisas inexistentes o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas que determinan que las conclusiones alcanzadas no pueden basarse en ninguna de las razones aducidas.

CUARTO.- Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J .] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Ello exige examinar si el acto administrativo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que confirmó la concesión de la marca, es conforme con el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

Como venimos afirmando, la aplicación de la prohibición relativa establecida en este precepto requiere la concurrencia acumulativa de las siguientes circunstancias: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada c) Que por la concurrencia de estas circunstancias exista un riesgo de confusión o asociación indebida con la marca anterior para el destinatario del signo. Salvo supuestos que no son los de este caso (marca renombrada), no basta la presencia de una sola de aquellas circunstancias para que la prohibición opere.

La comparación de las marcas enfrentadas ha de realizarse con el máximo rigor, porque tanto la marca aspirante "Hyalodent" nº 2.504.454 como las marcas oponentes, "Hyalonect" internacional nº 606.498 y comunitaria "Hyal" nº 2430221 protegen productos del mismo ámbito que la solicitada, es decir, productos farmacéuticos, coincidentes en clase 5. Conceptualmente, se perciben como marcas diferentes aunque todas ellas utilicen en su formación el prefijo "Hyal", y el aspecto evocativo de la marca aspirante resulta predominante en la percepción del signo sugiriendo sin el menor esfuerzo intelectual la aplicación dental del producto, y es completamente diferente a las dos marcas citadas por la entidad demandante en los autos de instancia y en la oposición formulada en vía administrativa, sino respecto de todas las enunciadas en su escrito y que contienen también el vocativo "Hyal/Hyalo". Este valor evocativo intrínseco de la marca aspirante permite resaltar desde el primer impacto visual y auditivo las diferencias existentes entre ellas, y esto es predicable respecto de todas las marcas con las que se compara. Es innegable que los diferentes géneros que forman cada conjunto y su distinta secuencia, permiten percibir marcas muy diferentes desde el primer impacto auditivo, y los diferentes grafemas que integran cada marca permiten concluir que tras ser comparados en su integridad se perciben diferenciables y no asociables, y por todo ello compatibles. La partícula "Hyal", forma parte de muy diversas marcas del ámbito de los productos farmacéuticos y cosméticos pertenecientes a distintos titulares, incluidos entre ellos a las partes litigantes, por lo que no es acogible la pretensión de la demandante respecto del riesgo de asociación con sus marcas.

Cabe recordar que en la sentencia de esta Sala de fecha 10 de junio de 2009, recaída en el recurso3660/2007 , que enfrentó a las mismas partes, respecto de la sentencia desestimatoria recaída en el recurso número 2080/03 interpuesto por Fidia Farmaceutici S.p.A frente a la resolución administrativa confirmatoria de la concesión a Laboratorios Viñas, SA. de la marca "Hyalozinc"en clase 5, consideramos conforme a los criterios de razonabilidad y lógica la confirmación por la Sala de Instancia de la concesión del signo solicitado frente a los oponentes, algunos de los cuales coinciden con los ahora analizados como el prefijo "Hyal", que también ahora se invoca. De igual modo rechazamos la doctrina de la familia de marcas, con una argumentación plenamente trasladable al supuesto enjuiciado. En esta sentencia decíamos:

« Por ello, se aprecia que la Sala de instancia no incurre en error jurídico al estimar que las marcas enfrentadas , tanto "HYALOFTIL" como el prefijo "HYALO", pueden convivir en el mercado en el sector de los productos farmacéuticos, al valorar que en el profesional médico y farmacéutico y en el consumidor relevante no se produce error sobre el carácter indicativo de la procedencia de dichos productos, pues centra su atención en la parte final de las marcas denominativas que neutraliza el efecto producido por el elemento inicial común a ambos signos "HYAL"; ni se evidencia ni se acredita indiciariamente que se pueda producir un hipotético riesgo a la salud por la adquisición de estos productos farmacéuticos que determine la declaración de irregistrabilidad de la marca aspirante.

Se constata, de igual modo, que la sentencia de la Sala de instancia no incurre en infracción de la jurisprudencia al rechazar la aplicación al caso de la denominada doctrina de la familia de marcas al considerar que no se acredita el presupuesto del que parte la doctrina invocada cuya inaplicación se denuncia en sede casacional cual es que las marcas que pretende la actora formen realmente una familia de marcas.

Entendemos dicha consideración razonable toda vez que aun cuando se advierte que el grupo Fidia posee diversas marcas en vigor con el componente inicial "HYAL/HYALO" se prueba en el proceso la existencia de otras marcas con idéntico prefijo "HYAL" registradas a favor de terceras empresas, circunstancia que permite concluir que en el contexto analizado y consideradas en su conjunto el elemento inicial coincidente es de uso generalizado y no resulta un factor tópico relevante distintivo del mismo origen empresarial.»

QUINTO .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

PRIMERO.- HA LUGAR al recurso de casación número 1612/2009, interpuesto por "FIDIA FARMACEUTICI S.p.A." contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 21 de noviembre de 2008 , recaída en el recurso contencioso-administrativo número 1307/2004, sentencia que casamos.

SEGUNDO.- DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo 1307/2004 interpuesto por la representación procesal de "FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.", contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de febrero de 2004 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 15 de julio de 2003, y ratificó la concesión del registro de la marca nacional nº 2504454 «HYALODENT», para la clase 5 del Nomenclátor internacional, actos administrativos que confirmamos.

TERCERO.- NO HA LUGAR a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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