ATS, 12 de Septiembre de 2018
| Ponente | FRANCISCO MARIN CASTAN |
| ECLI | ES:TS:2018:8874A |
| Número de Recurso | 2316/2015 |
| Procedimiento | Civil |
| Fecha de Resolución | 12 de Septiembre de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Fecha del auto: 12/09/2018
Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL
Número del procedimiento: 2316/2015
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Procedencia: AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 8 DE ALICANTE
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
Transcrito por: AGS/rf
Nota:
CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 2316/2015
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Auto núm. /
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D.ª M.ª Angeles Parra Lucan
En Madrid, a 12 de septiembre de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.
La representación procesal de don Paulino y la sociedad W4anted S.L. interpuso recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la sentencia de fecha 29 de mayo de 2015, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava , Tribunal de Marca Comunitaria) en el rollo de apelación n.º 134 (C-8)15, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 1009/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria.
Mediante diligencia de ordenación de 15 de julio de 2015 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
Formado el rollo de Sala, el procurador don Alfredo Barceló Bonet, en nombre y representación de don Paulino y de W4anted S.L., presentó escrito por el que se personaba en concepto de parte recurrente. El procurador don Jorge Deleito García, en nombre y representación de Irent Electric Europs S.L. y de doña Ángeles , presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida.
Por providencia de fecha 27 de septiembre de 2017 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
Asimismo, con fecha de 20 de diciembre de 2017 recayó nueva providencia, dada la solicitud de suspensión del procedimiento, inicialmente formulada por la representación procesal de don Paulino y de W4anted S.L.
La representación procesal de Irent Electric Europs S.L. y de doña Ángeles ha presentado escrito de fecha 8 de enero de 2018, y acompaña copia de la resolución de la EUIPO de 14 de junio de 2017, así como copia de la declaración de firmeza de la resolución y su inscripción en el Registro de Marca Comunitaria.
La parte recurrente ha efectuado los depósitos para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ .
Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario, tramitado por razón de la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .
En la demanda de juicio ordinario se ejercitaron de manera acumulada acciones marcarias y de competencia desleal. Así, por violación de la marca comunitaria n.º 011671881 mixta (gráfica-denominativa) "RE rentelectric.com", titularidad de Ángeles , y usada por Irent Electric Europe, S.L.U. y por actos de competencia desleal.
En primer lugar, la demanda adujo la existencia de infracción de marca comunitaria, con invocación del art. 9 RMC, y por remisión de los arts. 14 y 101 RMC, de los arts. 34 y 40 a 44 LM . Y, en segundo lugar y por lo que respecta a los actos de competencia desleal, se adujeron los arts. 32 , 33 y 34 LCD , además de citarse los arts 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 19 y 20 LCD .
Por otra parte, en la contestación a la demanda, se opuso prejudicialidad civil, nulidad de la marca por mala fe y por ser confundible con un nombre notorio anterior, además de negarse las infracciones aducidas y oponerse a las acciones ejercitadas y, en concreto, a la indemnización solicitada.
Debe ponerse de manifiesto que, con fecha de 12 de junio de 2017, recayó resolución de la Cuarta Sala de Recurso, en el asunto R 999/2016-4, desestimando la solicitud de nulidad.
La parte demandada y apelante ha interpuesto el recurso de casación en la modalidad de interés casacional. El recurso se articula en tres motivos.
El primer motivo se funda en la infracción del art. 9.3 RMC, y se aduce que presenta interés casacional por constar jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, con cita de la sentencia n.º 78/2007, de 27 de febrero, de la Audiencia Provincial de Alicante, en aparente sentido contrapuesto a la sentencia recurrida de la misma Audiencia Provincial , en cuanto a la toma en consideración del momento de la solicitud del registro marcario respecto de la cuantificación de la indemnización por infracción marcaria.
El segundo motivo se funda en la infracción de los arts. 43.1 , 43.2 , 43.5 de la LM , así como de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que desarrolla dichos artículos, con cita de las SSTS 384/2008, de 21 de mayo , 74/2007, de 8 de febrero , 1032/1996, de 9 de diciembre , 777/2010, de 9 de diciembre , en cuanto que, para que resulte procedente la reclamación de los daños y perjuicios, se ha de haber producido un daño real, efectivo, actual y evaluable económicamente.
El tercer motivo se funda en la infracción del art. 43.2 LM , en relación con el art. 1106 CC , así como la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que desarrolla tales preceptos, con cita de las SSTS 727/2003, de 14 de julio , 896/2002, de 26 de septiembre , en cuanto a la improcedencia de aplicar los criterios establecidos en la cuantificación de la indemnización en el art. 43.2 LM y, en cualquier caso, en cuanto se han infringido los requisitos para la fijación del lucro cesante.
En el presente caso, el recurso de casación ha de ser inadmitido por las siguientes razones:
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Respecto del primer motivo en que se articula el recurso de casación, no se justifica adecuadamente el interés casacional por jurisprudencia contradictoria de audiencias provinciales, porque éste exige que se invoquen dos sentencias firmes de una misma sección de una audiencia provincial, que decidan en sentido contrario al seguido en otras dos sentencias, también firmes, de una misma sección, que ha de ser distinta, pertenezca a o no a la misma audiencia provincial, de forma que no se justifica este elemento.
En efecto, aun cuando nos encontramos ante resoluciones procedentes del Tribunal de Marca Comunitaria, no se justifica tal interés casacional, puesto que únicamente se pone de manifiesto una sentencia que podría acoger criterio diverso al fijar los parámetros de la indemnización por infracción de marca comunitaria.
Seguidamente, el recurso cita la STS 204/2010, de 7 de abril , en cuanto a la procedencia de tomar en consideración la fecha del registro marcario para calcular la indemnización, si bien ésta no se refiere a la marca comunitaria. Por lo tanto, ni se aduce ni justifica el interés casacional, por oposición a la doctrina del Tribunal Supremo, por cuanto la doctrina que refiere infringida se refiere a precepto diverso al que sirve de base a la sentencia recurrida.
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En cualquier caso, a la vista del planteamiento que se hace en el primer motivo del recurso de casación, éste debe ser inadmitido al incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º de la LEC ), por falta de respeto a la base fáctica y porque la aplicación de la jurisprudencia invocada carece de consecuencias para la decisión del conflicto atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida ( art. 483.2.3.º, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC ).
En concreto, la parte recurrente aduce que, a efectos de calcular la indemnización, la cifra de negocios de la entidad W4anted, S.L. debió calcularse partiendo de la fecha en que se publicó el registro de la marca comunitaria "RE.rentelectric.com" y aduce que la sentencia recurrida razona que debe tomarse en consideración la protección de la que es merecedora la mera solicitud de marca comunitaria, conforme a la segunda parte del referido art. 9.3 RMC.
Y, en efecto, la sentencia recurrida razona que:
...el art. 9-3 RMC contempla la protección provisional -que la LM regula en su art. 38- con un derecho indemnizatorio propio para el caso de que el proceso de registro concluya con el efectivo registro...
.
Sin embargo, el recurso elude que, una vez reseñado tal argumento, la sentencia razona:
Ahora bien, tampoco por ello deba en realidad reconducirse la cuestión a dicho momento, ya que el uso del signo por la empresa Irent lo era ya al tiempo de la transmisión de las participaciones en julio de 2012, en modo tal que no resulta contrario o extraño al proceso indemnizatorio tomar en consideración el ejercicio 2013 como tal y no fecha vinculada a un acto registral respecto de un signo de más amplio recorrido temporal que, además ha sido determinante de la apreciación de una conducta desleal sancionable con la repercusión al periodo de que se trata, también indemnizatorio
.
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Asimismo, a la vista del planteamiento que se hace en los motivos segundo y tercero del recurso de casación, éstos deben ser inadmitidos al incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º de la LEC ), por falta de respeto a la base fáctica y porque la aplicación de la jurisprudencia invocada carece de consecuencias para la decisión del conflicto atendida la ratio decidendi de la sentencia recurrida ( art. 483.2.3.º, en relación con el art. 477.2.3 de la LEC ).
El recurso se articula en otros dos motivos que asimismo discrepan respecto de la determinación de la indemnización acordada en la resolución recurrida, en cuanto aduce que no se ha acreditado la existencia de un daño real, efectivo, actual y evaluable económicamente, por lo que resulta improcedente aplicar los criterios del art. 43.2 LM , resultando más ajustado a derecho la aplicación, en su caso, del criterio del 1% sobre la cifra de negocio contemplado en el art. 43.5 LC , y en cuanto se han infringido los requisitos para la fijación del lucro cesante.
Debe recordarse que, para que prospere el recurso de casación por interés casacional, en la modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, es necesario que el recurrente justifique que la resolución del problema jurídico planteado en el recurso se opone al criterio seguido por la jurisprudencia, sin prescindir de los hechos declarados probados, ni de la razón decisoria que la sentencia hace descansar en ellos. Así, no concurre dicho interés cuando las argumentaciones sobre la pretendida vulneración jurisprudencial marginan total o parcialmente los hechos declarados probados de tal forma que dicha vulneración solo sería posible si se parte de unos hechos distintos o se prescinde de la verdadera razón decisoria.
Así, el recurso elude que, respecto de la realidad del daño, la sentencia recurrida razona que:
...en el caso ninguna duda existe sobre su existencia pues es suficiente para apreciarlo la constatación de la existencia de la coincidencia de mercados tanto por razón del territorio...
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Como también obvia los argumentos en los que se basa la sentencia recurrida para fija el importe de la indemnización. En primer término, la sentencia recurrida razona que el Juez de primera instancia ha escogido entre las alternativas planteadas por el actor, que son las establecidas en el art. 43.2 LC , y pone de manifiesto que su selección corresponde al demandante, lo que no contradice ni el mentado precepto, ni la doctrina de la sala. Pero, en cualquier caso, razona que resulta paradójico que la falta de prueba la invoque aquél que la produce con su falta de colaboración, que ha sido evidente en el proceso, y que no puede beneficiar al infractor no cooperante.
Y concluye:
Consecuentemente, fijar un importe indemnizatorio sobre la base del beneficio obtenido por el infractor requiere determinar la cifra de negocio y el beneficio neto y en este caso se ha hecho sobre la base probatoria de las cifras propias del demandante, inducida por la negativa del infractor a dar sus propios datos
.
La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, puesto que mientras está vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición Final 16.ª , apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC .
Consecuentemente procede declarar inadmisibles los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, declarando firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
La inadmisión de los recursos determina la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª , apartado 9, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial .
Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 y 473.2 de la LEC , y no habiéndose presentado escrito por la recurrida, no procede hacer expresa imposición de las costas de los recursos.
LA SALA ACUERDA :
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Inadmitir el recurso de casación e inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de don Paulino y la sociedad W4anted, S.L., contra la sentencia dictada con fecha 29 de mayo de 2015, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8 .ª, Tribunal de Marca Comunitaria), en el rollo de apelación n.º 134 (C-8) 15, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 1009/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria.
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Declarar firme dicha sentencia.
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No ha lugar a imponer las costas a ninguna de las partes. La recurrente perderá los depósitos constituidos.
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Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
