AAP Barcelona 59/2018, 16 de Mayo de 2018

PonenteLUIS RODRIGUEZ VEGA
ECLIES:APB:2018:2462A
Número de Recurso943/2017
ProcedimientoRecurso de apelación
Número de Resolución59/2018
Fecha de Resolución16 de Mayo de 2018
EmisorAudiencia Provincial - Barcelona, Sección 15ª

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120170001447

Recurso de apelación 943/2017-2ª

Materia: Medidas cautelares

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 05 de Barcelona

Procedimiento de origen:Medidas cautelares previas (art. 727) 148/2017

Parte recurrente/Solicitante: SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED, ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, SA

Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas

Parte recurrida: RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Cuestiones: Patentes. Medidas cautelares. ADPIC y Patentes de Uso. Reivindicaciones de tipo suizo

Auto núm. 59/2018

Composición del tribunal:

Luis Rodriguez Vega

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho.

Parte apelante: SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED, ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A.

- Letrado: Miquel Montañá Mora

- Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas

Parte apelada: RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.

- Letrado/a: Raúl Bercovitz Álvarez

- Procurador: Ignacio López Chocarro

Resolución recurrida: Auto

- Fecha: 12 de julio de 2017

- Parte demandante: SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED, ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A

- Parte demandada: RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente: « La estimación de la oposición a la adopción de la medida cautelar acordada por auto de 19 de febrero de 2017, que fue interesada por Don Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la entidad SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA, ASTRAZENECA UK LIMITED y ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, S.A. frente a la entidad RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., quedando las medidas acordadas en su día sin efecto».

SEGUNDO

Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la resolución recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 1 de febrero de 2018 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

  1. Las actoras presentaron el día 20 de febrero de 2017 solicitud de Medidas Cautelares frente a la entidad RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., al amparo de los artículos 133 y siguientes LP, y 721 y siguientes LEC, imputando a la demandada la inminente infracción de su patente ES 2.153.824 (en adelante, ES '824), que es el número de validación en España de la patente europea EP 0.521.471 (en adelante, "EP '471"), y solicitando que:

    Se prohíba cautelarmente a RATIOPHARM ESPAÑA, S.A., por sí misma, o a través de terceros, fabricar, importar a España, adquirir de terceros, ofrecer, poseer, introducir en el comercio y utilizar los medicamentos genéricos "ROSUVASTATINA RATIO 5 mg comprimidos recubiertos con película" (Número de registro 81340), "ROSUVASTATINA RATIO 10 mg comprimidos recubiertos con película" (Número de registro 81341), "ROSUVASTATINA RATIO 20 mg comprimidos recubiertos con película" (Número de registro 81342) y "ROSUVASTATINA RATIO 40 mg comprimidos recubiertos con película" (Número de registro 81343), así como cualquier otro medicamento que incorpore el compuesto Rosuvastatina mientras el CCP Núm. 200900012 esté en vigor, así como diversas medidas complementarias.

  2. Admitida a trámite la solicitud urgente de medidas cautelares por auto de fecha 21 de febrero de 2017, se estimó parcialmente la solicitud presentada.

  3. En fecha 28 de marzo de 2017 se presentó por parte de RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. escrito de oposición a las medidas acordadas. El día el día 13 de junio de 2017 se celebró la vista para resolver sobre la oposición y por auto de fecha 12 de julio de 2017 se estimó la oposición y se alzaron las medidas acordadas.

  4. La actora recurre en apelación el auto y pide que se desestime la oposición y se confirme las medidas acordadas `por auto de 21 de febrero de 2017, recurso al que se opone la demandada.

SEGUNDO

Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

  1. Son hechos no controvertidos en esta instancia los siguientes:

  1. SHIONOGI es titular, ASTRAZENECA UK licenciataria exclusiva en España y ASTRAZENECA SPAIN sublicenciataria exclusiva en España, de la patente española ES 2.153.824 (en adelante, ES '824). ES '824 es el número de validación en España de la patente europea 0.521.471 (en adelante, "EP '471").

  2. La patente ES '824 fue solicitada el 30 de junio de 1992 y concedida el 25 de octubre de 2000, esto es, fue solicitada vigente la reserva formulada por España al adherirse al CPE (vigente hasta el 7 de octubre de 1992), pero fue concedida después de que estuviera en vigor el ADPIC (Publicación en BOE de 24 de enero de 1995 y entrada en vigor el 1 de enero de 1996).

  3. La patente ES '824 caducó, por el transcurso de sus 20 años de vida legal, el 30 de junio de 2012. Al día siguiente, el 1 de julio de 2012, empezó a producir efectos en España el CCP Núm. 200900012, que prorrogará la protección que la patente ES '824 confiere sobre la Rosuvastatina hasta el 30 de diciembre de 2017 .

  4. La patente ES '824 tiene un total de dieciséis reivindicaciones en cuatro categorías distintas, a saber: producto químico Rosuvastatina (Reivindicaciones 1 a 4 y 9), producto farmacéutico (Reivindicaciones 5 y 6), procedimiento (Reivindicaciones 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14) y uso (Reivindicaciones 15 y 16).

  5. La Reivindicación 1 de la patente ES '824 consiste en:

    "1. El compuesto ácido (+) - 7 - [4 - (4 - fluorofenil) - 6 - isopropil - 2 - (N - metil - N - metilsulfonilamino) pirimidín - 5 - il] - (3R,5S) - dihidroxi - (E) - 6 - heptenoico o una sal del mismo no tóxica farmacéuticamente aceptable".

  6. La Reivindicación 5 protege:

    5. Una composición farmacéutica que contiene como ingrediente activo un compuesto como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4

  7. La Reivindicación 15 protege:

    15. Utilización de un compuesto como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la fabricación de una composición farmacéutica

  8. La Reivindicación 16 protege:

    "16. Utilización de acuerdo con la reivindicación 15, en la que la composición farmacéutica es para el tratamiento de la hipercolesterolemia, de la hiperlipoproteinemia y de la aterosclerosis"

  9. ASTRAZENECA SPAIN comercializa en España los medicamentos CRESTOR® y PROVISACOR®, que incorporan Rosuvastatina en su forma de sal cálcica ("Rosuvastatina Cálcica") que están indicados para el tratamiento de la hipercolesterolemia.

  10. El medicamento genérico de la demandada, "ROSUVASTATINA RATIO" (Núm. Reg. 81340, 81341, 81342 y 81343):

    (a) Incorpora como principio activo una sal de zinc de Rosuvastatina ("Rosuvastatina Zinc");

    (b) Y está indicado para el tratamiento de la hipercolesterolemia

  11. El medicamento genérico de la demandada, "ROSUVASTATINA RATIO" reproduce las características reivindicadas en la Reivindicación 1, 5 y 16.

  12. El 19 de enero de 2017 la AEMPS hizo público que RATIOPHARM había adquirido las autorizaciones de comercialización del medicamento genérico "ROSUVASTATINA RATIO" (Núm. Reg. 81340, 81341, 81342 y 81343).

    LL) El 7 de febrero de 2017 el Ministerio de Sanidad publicó en su página web el "Listado informativo donde se relacionan las nuevas resoluciones de financiación de la Dirección general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia a fecha 6 de febrero de 2017" ("Listado sobre Medicamentos Financiados de Febrero"), que refleja que RATIOPHARM había obtenido precio para las presentaciones de 5, 10 y 20 mg del medicamento genérico "ROSUVASTATINA RATIO" (Núm. Reg. 81340, 81341 y 81342) entre el 1 y el 3 de febrero de 2017.

  13. El 15 de febrero de 2017 la AEMPS publicó que el día 14 de febrero de 2017 RATIOPHARM había hecho la "declaración de comercialización efectiva" del medicamento "ROSUVASTATINA RATIO" (Núm. Reg. 81340, 81341 y 81342), lo que implica que la inclusión del genérico de RATIOPHARM en la prestación farmacéutica del SNS devendrá efectiva el 1 de marzo de 2017 y podrá iniciar la comercialización en España del mismo y el genérico de RATIOPHARM podrá dispensarse con cargo a fondos públicos.

  14. La demandada RATIOPHARM no respondió a los requerimientos de la actora en términos de comprometerse a la no comercialización efectiva del señalado medicamento genérico.

TERCERO

La validez de la reivindicación 16ª. Reivindicación tipo suizo de segundo uso médico.

  1. En esta segunda instancia la cuestión controvertida ha quedado reducida a la apariencia de buen derecho de la titular, no en el momento actual, sino a la fecha de la presentación de la solitud de las medidas cautelares, ya que actualmente la patente y el CCP han caducado. Por lo tanto, este auto no puede, en ningún caso, acordar reponer las medidas alzadas, por lo que la cuestión práctica queda limitada a las costas de la oposición y, en su caso, a la indemnización de daños y perjuicios.

  2. La recurrente sostiene que, con independencia de la validez de las demás reivindicaciones, el producto de la demandada infringe la reivindicación 16, que es una reivindicación de segundo uso médico, ya que el medicamento de la demandada se comercializa para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Dicha reivindicación, continua alegado la recurrente, es perfectamente válida en España.

  3. La cuestión jurídica discutida ha quedado reducida a dos temas, la primera, si la reivindicación 16ª de la patente estaba afectada por la reserva española al Convenio sobre la Concesión de la Patente Europea, y, en...

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