STS 2240/2016, 17 de Octubre de 2016

En el proceso contencioso-administrativo número 1197/2013, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 30 de septiembre de 2015 , cuyo fallo dice literalmente:

Que desestimamos el recurso interpuesto por "DEPROSA FILM S.L." contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución. Las costas procesales se imponen expresamente a la parte recurrente en cuantía de 1.500 Euros (750 por cada una de las partes recurridas) relativa a honorarios de Letrado más los derechos arancelarios de Procurador también de ambos demandados.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la mercantil TAGHLEEF INDUSTRIES, S.L. (anteriormente DERPROSA FILMS, S.L.) recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 28 de octubre de 2015 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la mercantil TAGHLEEF INDUSTRIES, S.L. (anteriormente DERPROSA FILMS, S.L.) recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 16 de diciembre de 2015, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que tenga por presentado este escrito, con la copia de escritura de poder para pleitos y sus copias, y por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de 30 de septiembre de 2015, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo núm. 1197/2013 , y, previos los trámites legales oportunos, admita el mismo y dicte Sentencia, con estimación del motivo alegado por esta parte, casando y anulando la sentencia recurrida, y, estimando el recurso contencioso-administrativo núm. 1197/2013 , declare no conforme a derecho la decisión del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la OEPM de 23 de octubre de 2013, confirmatoria de la anterior de 10 de junio de 2013, anulando las mismas y declarando haber lugar al restablecimiento de derechos de la patente número 200.900.469 de mi representada y todo lo demás que sea procedente en derecho.

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Por providencia de fecha 15 de marzo de 2016 se acordó admitir el recurso de casación.

Por diligencia de ordenación de 13 de abril de 2016 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la mercantil COSMO FILMS LIMITED) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, presentó escrito el 19 de abril de 2016, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que, habiendo por presentado este escrito y admitiéndolo, tenga por formulada oposición al recurso de casación presentado de contrario y, previos los trámites de rigor, dicte Sentencia desestimándolo, por ser conforme a Derecho la resolución judicial impugnada, con imposición de costas a la contraparte.

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2. - El procurador don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la mercantil COSMO FILMS LIMITED presentó escrito el día 30 de mayo de 2016, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por formulada, en nombre de la codemandada COSMO FILMS LIMITED, oposición al recurso de casación planteado de adverso, acordando en mérito de lo expuesto la desestimación íntegra del recurso de casación interpuesto por TAGHLEEF INDUSTRIES, S.L. (anteriormente, DERPROSA FILM, S.L.) contra la Sentencia nº 720 dictadda por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 30 de septiembre de 2015 en el recurso contencioso-administrativo 1197/2013 , confirmando en su integridad el fallo de dicha sentencia, con expresa imposición a la recurrente de la totalidad de las costas causadas en esta instancia.

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Por providencia de fecha 12 de julio de 2016, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 4 de octubre de 2016, fecha en que tuvo lugar el acto.

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpuso por la representación procesal de la entidad mercantil TAGHLEEF INDUSTRIES, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de septiembre de 2015 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo promovido por la mercantil Derprosa Film, S.L. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de octubre de 2013, que acordó la desestimación del recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 10 de junio de 2013, que inadmite la solicitud de restablecimiento de derechos instado en relación con el impago de la 4ª anualidad de la patente 200900469 «film para laminación de soportes gráficos y procedimiento de fabricación».

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] Dispone el Artículo 160 de la Ley 11/1.986 de Patentes que:

1. El solicitante o el titular de una patente deberán abonar las tasas que figuran en el anexo de la presente Ley y que forman parte integrante de la misma. Su regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 17/1975, de 2 de mayo (RCL 1975, 916) (RCL 1975, 916), Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958 (RCL 1958, 2090) , Ley General Tributaria (RCL 1963, 2490) y disposiciones complementarias.

2. La falta de pago dentro del plazo reglamentariamente fijado a partir de la fecha en que el Registro haya notificado la omisión al solicitante privará de toda eficacia al acto para el cual hubiera debido pagarse.

3. Cuando deje de abonarse una tasa establecida para la tramitación del expediente de concesión de una solicitud de patente, se reputará que la solicitud ha sido retirada.

Artículo 161. [Anualidades]

1. Para mantener en vigor la patente, el titular de la misma deberá abonar las anualidades que figuran en el anexo mencionado en el artículo 160.

2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados, durante toda la vigencia de la patente. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y el correspondiente pago podrá ser válidamente efectuado dentro del plazo que se fije reglamentariamente.

3. Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su importe, podrá el titular abonar el mismo con el recargo que corresponda, dentro de los seis meses siguientes.

4. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente, exonera el pago de las dos primeras anualidades.

Por su parte el artículo 86 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes establece "las anualidades necesarias para mantener en vigor una patente o modelo de utilidad se pagarán por años adelantados durante toda su vigencia. La fecha de vencimiento de cada anualidad será la del último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud, fijada en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de este Reglamento. En caso de que la misma variase, se ha de considerar la última concedida. El pago deberá efectuarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha. Transcurrido el plazo para el pago de una anualidad sin haber satisfecho su importe, podrá abonarse la misma con un recargo del 25 por 100 dentro de los tres primeros meses y del 50 por 100 dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis meses de demora. No obstante, en el tiempo que transcurra hasta la fecha de vencimiento de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando una tasa equivalente al importe de la vigésima anualidad en el caso de patentes, y equivalente al importe de la décima anualidad en el caso de los modelos de utilidad"

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En interpretación de la regulación legal de la rehabilitación de Patentes, el TS en reciente sentencia de fecha 19-Enero-2015 señala que el artículo 116 de la Ley 11/1986 , de 20 de 5 de marzo, de Patentes., establece que las patentes caducan: c) Por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente. Añadiendo el apartado 30 que. En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad. Y el artículo 117 de la citada Ley establece que la patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor.

La caducidad y por tanto la extinción del derecho se produce al comienzo del año de la vida de la patente o modelo de utilidad para el cual no hubiere sido abonada la anualidad, sin perjuicio de que con posterioridad la misma pueda ser rehabilitada, lo que no significa que la patente o modelo de utilidad se encuentre en vigencia durante el año siguiente al que se ha dejado de pagar la tasa de la correspondiente anualidad. Por tanto el plazo del cómputo para la aplicación del artículo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , es el mismo que el establecido en el artículo 25 de Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas y discurren no sucesiva, sino simultáneamente, sin perjuicio de que el supuesto de hecho para aplicar uno u otro precepto es distinto pues en el caso del artículo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes es la fuerza mayor y el del artículo 25 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, es la imposibilidad de cumplir el plazo por cualquier causa siempre que exista diligencia debida. Es la causa la que determina la aplicación de uno u otro supuesto, dado que la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, además del pago de la sobretasa correspondiente exige la existencia de fuerza mayor, que constituirá uno de los supuestos del artículo 25 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, pero no el único. En definitiva la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en relación con la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ha ampliado el ámbito objetivo para conseguir la rehabilitación o el restablecimiento de derechos, pero no el plazo que es el mismo, el de un año desde la extinción del derecho cuya rehabilitación se pretende.

"Dispone el art. 25 de la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre de Marcas que:

" 1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

2. La solicitud deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido deberá realizarse en ese plazo. La solicitud sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del art. 32.

3. La solicitud deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos.

4. Será competente para resolver la solicitud el órgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos contemplados en el apartado 2 del presente artículo, en los apartados 1 y 2 del art. 14, en el apartado 1 del art. 15 y en el apartado 2 del art. 19. Tampoco serán aplicables estas disposiciones respecto del plazo de interposición de un recurso contra un acto declarativo de derechos.

6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca, éste no podrá alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o similar a la marca durante el período comprendido entre la pérdida del derecho sobre la solicitud o sobre la marca y la publicación de la mención del restablecimiento de ese derecho.

7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre la marca cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un signo idéntico o similar.

8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones de los apartados 6 y 7".

[...] Como hemos tenido oportunidad de declarar en diversos recursos siguiendo la reiterada Jurisprudencia del T.S., la figura del restablecimiento de derechos, tiene una finalidad muy concreta, cual es restablecer los derechos del interesado, cuando habiendo empleado la diligencia debida de cara a un plazo con respecto a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sin embargo pierde su derecho. La "restitutio in integrum" no puede entenderse como una puerta para subsanar la falta de observancia de un plazo, que siempre son obligatorios o preclusivos, o una vía para subsanar la falta de aportación de un documento al expediente, u otras irregularidades similares. La cuestión fundamental para la aplicación de esta institución al caso que nos ocupa es analizar si concurre o no el requisito de la "diligencia debida" o la imposibilidad de pago por fuerza mayor. En efecto, tanto la fuerza mayor como la diligencia exigible son conceptos jurídicos indeterminados que deben concretarse en cada caso, sobre todo teniendo en cuenta que la inobservancia no se debe a un error de un particular sino que la tramitación se realiza por una agencia especializada, y de reconocido prestigio en la que trabajan profesionales que conocen la existencia de los plazos y las consecuencias en caso de incumplimiento.

El solicitante fundamenta su pretensión en la existencia de un error humano o técnico debido a fuerza mayor a pesar de que su sistema informático y de seguimiento de expedientes es absolutamente satisfactorio, ya que el agente encargado de pago cuenta con un sistema de pago de anualidades sólida y fuertemente establecido desde hace muchos años durante los cuales se han abonado miles de anualidades de patentes sin problema alguno; habiendo observado en el presente supuesto, toda la diligencia debida ya que el pago de la 4ª anualidad podía realizarse hasta el día 31-Marzo-2012; y con suficiente antelación, en fecha 27-Enero-2012 envió un primer recordatorio al titular por correo ordinario que por motivos ajenos no llegó a recibirse por el titular de la patente; remitiendo un segundo recordatorio en fecha 20-Agosto-2012 que se remitió por Fax y por correo certificado, y que tampoco llegó al conocimiento de titular, que en el mes de agosto de 2012 se hallaba inmersa en un proceso de reestructuración que incluyó mudanzas de personal, equipos telefónicos, cambios en los miembros responsables, traslado de ubicación física de diferentes departamentos, lo cual hizo que la comunicación no fuera recibida por la persona responsable para ordenar el pago y remitir su importe.

-A la vista de las prueba obrantes en el expte. advo entiende la Sala que no resulta probada la existencia de fuerza mayor que impidiera que el titular de la patente recibiera la notificación de su agente o representante de que el plazo para la cuarta anualidad estaba próximo a expirar ni consta tampoco la existencia de diligencia debida toda vez que a pesar de que los dos recordatorios realizados hubieran sido infructuosos, desde la fecha del último en Agosto de 2012 aún quedaban 6 meses para poder realizar el pago fuera de plazo y con recargo de la vigésima anualidad, pese a lo cual, ni se envió nuevo recordatorio ni se pagó la anualidad que es lo que habría hecho un representante diligente. . Procede en consecuencia, la desestimación del presente recurso. » .

El recurso de casación se articula en la formulación de un único motivo de casación, que se funda al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 25 de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas , y de la jurisprudencia concordante

En el desarrollo del motivo de casación se aduce que la sentencia recurrida no realiza una adecuada interpretación del artículo 25 de la Ley de Marcas , que aplica cuando examina el requisito de la diligencia debida junto con la existencia de fuerza mayor, contrariamente al tenor literal de dicha disposición legal y a la jurisprudencia formulada respecto de dicho artículo.

Se cuestiona que la sentencia de instancia se fundamenta en el hecho de que considera que no se ha acreditado la existencia de fuerza mayor, cuando en ningún momento ha alegado en el procedimiento que las circunstancias que le impidieron el pago de la anualidad de la patente fueren de fuerza mayor.

Se argumenta que tampoco la sentencia recurrida ha tenido en cuenta las particulares circunstancias del caso a la hora de determinar la existencia de «la diligencia requerida por las circunstancias», de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley de Marcas , porque lo que era relevante eran los hechos impeditivos que ocurrieron en agosto de 2012, en relación con que las comunicaciones de los recordatorios por el agente fueron infructuosas, lo que no se pone en duda, y no el plazo restante que quedaba hasta la fecha de vencimiento del plazo.

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El único motivo de casación articulado, fundado en la inadecuada interpretación del artículo 25 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, no puede ser acogido.

Esta Sala sostiene que la Sala de instancia no ha realizado una interpretación irrazonable o arbitraria del artículo 25 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, al considerar que era procedente la denegación de la solicitud de restablecimiento de derechos de la patente 200900469 (film para laminación de soportes gráficos y procedimiento de fabricación), por cuanto «no resulta probada la existencia de fuerza mayor que impidiera que el titular de la patente recibiera la notificación de su agente o representante comunicándole que el plazo para el pago de la cuarta anualidad estaba próximo a expirar», y apreciar que tampoco consta demostrada «la existencia de la diligencia debida requerida por las circunstancias», toda vez que a pesar de resultar infructuosos los dos recordatorios realizados, desde la fecha del último recordatorio (agosto de 2012) aún quedaban seis meses para realizar el pago fuera de plazo y con recargo de la cuarta anualidad.

En efecto, no compartimos la tesis argumental que desarrolla la mercantil recurrente, respecto de que la sentencia de instancia se sustenta en una interpretación contraria al tenor literal del artículo 25.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que dispone que «el solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho, al valorar -según se aduce- el requisito de la diligencia debida junto con el examen de la existencia de fuerza mayor, y considerar relevante el plazo que restaba hasta la fecha del vencimiento, ya que la exigencia de acreditar que el titular de la patente o su agente o representante ha observado la diligencia debida debe apreciarse durante todo el plazo incumplido.

Por ello, consideramos que la Sala de instancia no infringe el artículo 25 de la Ley de Marcas , al confirmar la adecuación a Derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada, puesto que constatamos, que de forma fundada, tras valorar razonablemente las circunstancias concurrentes, llega a la convicción de que no se ha demostrado que el titular de la patente o el agente de propiedad industrial hubieran desplegado en la ejecución de sus comunicaciones «toda la diligencia requerida por las circunstancias» para respetar el plazo en que debía cumplir la obligación de pago de la cuarta anualidad.

En este sentido, sostenemos que la Sala de instancia acierta al considerar que los hechos impeditivos alegados, referidos a agosto de 2012 -mudanza de la sede de la compañía ubicada en Pozuelo de Alarcón y reestructuración de la sede de Alcalá la Real realizada durante el periodo vacacional, que justificaría el error humano en la recepción de la comunicación relativa al segundo recordatorio- no reunían las características exigidas para poder estimar la solicitud de restablecimiento de derechos de la patente caducada, ya que, aunque obedecieran o no a un acontecimiento imprevisible e inevitable o a una fuerza irresistible externa al ámbito de actuación del agente, resulta evidente que no ha justificado que actuara con la diligencia debida para respetar el plazo, al no prever un sistema o método efectivo de comunicación entre la compañía titular de la patente y su agente o representante que fuera satisfactorio.

Procede subrayar además que, conforme a una consolidada doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 9 de octubre de 2002 , 22 de mayo de 2003 y 12 de septiembre de 2013 , el instituto registral de restitución o restablecimiento de derechos, regulado en el artículo 25 de la Ley 17/2001, 7 de diciembre , de Marcas, que se distingue de la figura de la rehabilitación de la patente, cuyo régimen jurídico se establece en el artículo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , tiene como finalidad determinante permitir al titular de una patente el restablecimiento de sus derechos cuando a pesar de actuar con la diligencia debida aconteciera un hecho que le impide respetar el plazo.

La aplicación de este instituto registral de restablecimiento de derechos debe efectuarse de forma restrictiva, en consonancia con el principio de seguridad jurídica, debido a su carácter excepcional. La Oficina Española de Patentes y Marcas, y, en su caso, el Tribunal Contencioso-Administrativo, deberán verificar que se han observado rigurosamente los presupuestos formales y materiales establecidos en el artículo 25 de la Ley de Marcas .

Por ello, cabe destacar que el pronunciamiento del Tribunal de instancia, sobre la falta de concurrencia del presupuesto de la diligencia debida exigible, constituye una apreciación de las circunstancias fácticas, que no se revela ni irrazonable ni arbitraria, por lo que no es susceptible de revisión en el marco del recurso de casación.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente el único motivo de casación articulado, declaramos desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil TAGHLEEF INDUSTRIES, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de septiembre de 2015, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1197/2013 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de cuatro mil euros a cada una de las partes contrarias.