STS 57/2015, 24 de Febrero de 2015

Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Zaragoza, el dos de marzo de dos mil doce, la procurador de los tribunales doña Beatriz Viloria Alebesque, obrando en representación de don Borja , interpuso demanda de juicio ordinario, contra don Ismael .

En la demanda, la representación procesal de don Borja alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicho señor se dedicaba a la exportación, importación y venta de " pinganillos ", esto es, de micro audífonos, comercio que se había disparado en los últimos años, como consecuencia del diminuto tamaño de aquellas, precio asequible y alta fiabilidad tecnológica.

Que era titular, entre otros, de los nombre de dominio " epignaillo.com ", " epinganillo.net " y " epinganillo.es ".

Que, por su parte, el demandado era titular de la marca española número 2 579 589, denominativa, " pinganillo ", la cual había solicitado el veintiocho de enero de dos mil cuatro y le fue concedida el veintisiete de septiembre del mismo año, para distinguir productos de la clase novena - " aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores " - como demostraba con el documento aportado con el número 1 -.

Que el demandado había iniciado una campaña de acoso en su contra, en relación con el uso del signo " pinganillo ", pues le remitió un buro fax en términos amenazantes - documento aportado con el número 2 - y, además, se opuso al registro de la marca 3 000 323, " pinganillo beeper ", que por su parte había solicitado para distinguir un " pequeño auricular que se lleva semioculto en un oído, pinganillo " - documento aportado con el número 4 -.

También alegó que la palabra " pinganillo " tenía una naturaleza descriptiva y genérica, pese a que no se encontrara en el diccionario de la lengua, puesto que era de uso habitual por los consumidores, desde el año mil novecientos ochenta y tres - en que un presentador de TVE utilizó el término para denominar el audífono que llevaban los presentadores y por medio de los que recibían instrucciones de los realizadores -.

Y que, para demostrar tal afirmación, aportaba folios de enciclopedias y diccionarios - como documentos números 5, 6, 6-bis y 6-ter -, así como notas de prensa - como documentos números 7 a 25 -, que demostraban que el término se utilizaba usualmente en aquel sentido, ya varios años antes de la solicitud de la marca.

Que, en definitiva, desde hacía años antes de la solicitud, la palabra " pinganillo " venía identificando un tipo de auricular pequeño, utilizado habitualmente en el ámbito televisivo y que, incluso, así lo había admitido el demandado en su escrito de oposición a la solicitud de su marca.

También alegó que la marca del demandado estaba registrada para todos los productos de la clase novena del nomenclátor internacional, pero sólo era utilizada para designar " aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido ", razón por la que entendía que la misma había caducado para los productos respecto de los que no era usada.

Con esos antecedentes precisó que ejercitaba en la demanda acciones de nulidad y de caducidad de la marca del demandado número 2 579 589.

Afirmó su legitimación activa y la pasiva del demandado, conforme a lo establecido en los artículos 39 , 51 y 59.a) Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Invocó la concurrencia de la causa de nulidad absoluta establecida en el artículo 5.1.d), así como la de caducidad prevista en el artículo 55, apartado 1, en relación con el 39, todos de la misma Ley 17/2001 .

En el suplico de la demanda, la representación procesal de don Borja interesó del Juzgado de lo Mercantil competente una sentencia que declare " la nulidad del título de marca nacional española número 2 579 589 ‹pinganillo›, por estar la marca exclusivamente compuesta de un término que, en el lenguaje común, define un ‹auricular intra-auditivo›, estando el citado producto incluido en la descripción de productos que en título recoge. Segundo.- La caducidad del título de marca nacional española número 2 579 589 ‹pinganillo›, por haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de publicación de su concesión sin uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas. Y, en consecuencia, se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas la cancelación del registro de la marca nacional española número 2 579 589 ‹pinganillo› y se condene al demandado, don Ismael a estar y pasar por las anteriores declaraciones y al pago de las costas del presente procedimiento ".

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Zaragoza, que la admitió a trámite, el siete de marzo de dos mil doce, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 93/2012.

Don Ismael fue emplazado y se personó en las actuaciones, representado por el procurador de los tribunales don Pedro Amado Charlez Landivar, el cual contestó la demanda por escrito registrado el once de abril de dos mil doce.

En el escrito de contestación la representación procesal de don Ismael alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que ciertamente su representado era titular registral de la marca 2 579 589, " pinganillo ", pero que no estaba de acuerdo con el significado que al término le atribuía el demandante, ya que en el diccionario de la Real Academia se daba al mismo el significado de " carámbano o pedazo de hielo "; añadió que los documentos aportados con la demanda se referían, propiamente, a un emisor-receptor claramente visible, utilizado por los profesionales de la información o del mundo audiovisual, mientras que los productos comercializados por él y señalados con su marca, eran unos receptores, no siempre emisores, no visibles.

Por otro lado, afirmó que el demandante había solicitado el registro de marcas con el término " pinganillo " como elemento principal, por lo que no podía pretender ahora la nulidad de su registro por no ser el signo registrado distintivo, de conformidad con la doctrina que rechaza la posibilidad de ir contra los propios actos.

En definitiva, afirmó que se oponía a la nulidad de su marca, porque los productos con ella identificados no se correspondían con el significado del término pinganillo - emisor-receptor visible - y porque además comercializaba con aquella otros productos.

Finalmente, alegó, en cuanto a la caducidad, que no estaba obligado a usar la marca respecto de todos los productos para los que fue registrada -" tampoco se admite el correlativo. Es evidente que la marca objeto de este procedimiento tiene su incardinación en el apartado 9º de la clasificación de Niza, por ello, no obliga, en modo alguno, a que mi mandante deba efectuar un uso respecto de todos los productos. En efecto, admitido de contrario el uso que mi mandante efectúa de la marca ‹pinganillo› dentro del apartado ‹aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido", es evidente que no puede decretarse la nulidad de la marca y ello con independencia de que no se use para otros productos de la misma clasificación, lo que, en la práctica, deviene imposible " -.

Con esos antecedentes, en el suplico del escrito de contestación la representación procesal de don Ismael , interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Zaragoza una sentencia por la que se desestime la demanda, con imposición de las costas al demandante.

El Juzgado de lo Mercantil número Uno de Zaragoza, celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta había sido admitida, dictó sentencia en el juicio ordinario número 93/2012, con fecha treinta de mayo de dos mil doce, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que desestimando la demanda interpuesta por don Borja , contra don Ismael debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos de la parte actora, con expresa condena en costas de la demanda a la parte demandante".

La representación procesal de don Borja recurrió en apelación la sentencia que había dictado el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Zaragoza, en el juicio ordinario número 93/2012, con fecha treinta de mayo de dos mil doce.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Zaragoza, en la que se turnaron a la Sección Quinta de la misma, la cual tramitó el recurso de apelación con el número 409/2012 y dictó sentencia el veintinueve de octubre de dos mil doce , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Viloria Alebesque, en la representación que tiene acreditada, contra la sentencia dictada el pasado día treinta de mayo de dos mil doce por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Zaragoza, cuya parte dispositiva ya ha sido trascrita, la confirmamos íntegramente, imponiendo a la recurrente las costas de esta alzada. Dese al depósito el destino legal " .

La representación procesal de don Borja interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el rollo número 409/2012, el veintinueve de octubre de dos mil doce .

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de treinta de septiembre de dos mil catorce , decidió: " Admitir los recurso de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de don Borja , contra la sentencia dictada, con fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Quinta), en el rollo de apelación número 409/2012 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 93/2012 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Zaragoza ".

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por la representación procesal de don Borja , contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el rollo número 409/2012, el veintinueve de octubre de dos mil doce , se compone de un único motivo en el que el recurrente, con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO. La infracción de la norma del apartado 1 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El recurso de casación interpuesto, por la representación procesal de don Borja , contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el rollo número 409/2012, el veintinueve de octubre de dos mil doce , se compone de cuatro motivos en los que el recurrente, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

La infracción de la norma de la letra a) del artículo 51 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

La infracción de las normas de los artículos 39 , 55 , 58 y 60 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

La infracción de la norma que prohíbe ir contra los propios actos La infracción de la norma de la letra a) del artículo 51 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas., sancionada por la jurisprudencia.

La infracción de las normas de los artículos 5 , 51 y 55 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el procurador de los tribunales don Fernando Ruiz de Velasco Martínez de Ercilla, en nombre y representación de don Ismael , impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintiocho de enero dos mil quince, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Resumen de los antecedentes.

1. Don Borja , vendedor de aparatos auriculares de pequeño tamaño, ejercitó en la demanda, contra don Ismael , dos acciones con apoyo en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

   La acción de nulidad de la marca española número 2 579 589, denominativa, " pinganillo ", cuyo registro fue concedido al demandado, el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, para distinguir " aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores ", integrados en la clase novena del nomenclátor internacional.

   La causa de la nulidad alegada por el demandante fue la infracción de la prohibición absoluta de registro establecida en la norma de la letra d) del apartado 1 del artículo 5 - a cuyo tenor " [n]o podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...] d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio " -, en relación con la de la letra a) del apartado 1 del artículo 51 - según la que " [e]l registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley " - .

   Y la acción de caducidad parcial de la misma marca, por falta de uso respecto de los productos para los que fue registrada que no fueran los " aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido ", únicos para los que el demandante admitió que el demandado la había utilizado.

   Esta segunda acción se fundamenta en las normas del apartado 1 del artículo 39 - conforme a la que " [s]i en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso " -, en relación con la de la letra c) del apartado 1 del artículo 55 - a cuyo tenor " [s]e declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro: [...] cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley " -.

2. Ambas acciones fueron desestimadas en las dos instancias, por unas razones que se expondrán al examinar los motivos de los recursos extraordinarios que interpuso el demandante contra la sentencia de apelación.

   El recurso extraordinario por infracción procesal se compone de un único motivo. Cuatro son los que integran el recurso de casación: los dos primeros referidos a la acción de caducidad y los otros dos a la de nulidad.

2. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DEL DEMANDANTE.

Enunciado y fundamentos del único motivo.

Don Borja denuncia en el único motivo de su recurso la infracción de la norma del apartado 1 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Afirma que el Tribunal de la segunda instancia había incurrido en un defecto de exhaustividad, al no haber dado respuesta a su disconformidad, expresada en el escrito de interposición del recurso de apelación, con uno de los argumentos utilizados, en la de la sentencia de la primera instancia, para explicar la desestimación de la acción de nulidad.

Se refiere el motivo, en concreto, a que el Juzgado de lo Mercantil, para negar la nulidad por vulgarización del signo " pinganillo ", razonó que, " [...] aun cuando pudiera haberse generalizado el uso del término, no consta que lo fuera en el momento del registro [...]".

Desestimación del motivo.

Ciertamente, la incongruencia " ex silentio ", por omisión de pronunciamiento o defecto de exhaustividad, implica violación de la norma del apartado 1 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la cual exige que las sentencias decidan todos los puntos litigiosos que hubieran sido objeto del debate.

La sentencia 119/2003, de 28 de febrero - con cita de la 65/2000, de 4 de febrero - destacó la trascendencia constitucional del defecto, por razón de que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva - que consagra el artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española - exige que dichas resoluciones resuelvan absolutamente todas las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas la respuesta procedente.

Por ello, para averiguar si una sentencia padece o no el vicio de incongruencia por omisión o " ex silentio " se hace necesario interpretarla, a fin de conocer si las pretensiones deducidas por la parte actora y los medios de defensa opuestos por la demandada fueron estimadas o desestimadas, aunque fuera implícitamente. Esa operación se hace necesaria, entre otras razones, porque el desajuste no se produce cuando razonablemente el silencio signifique una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución.

El defecto atribuido a la sentencia recurrida no se entiende concurrente en el caso que enjuiciamos, ya que el Tribunal de apelación desestimó el recurso de apelación interpuesto por don Borja y lo hizo, además de por los argumentos que reflejan sus propios fundamentos - entre los cuales, ciertamente, no se encuentra el que el recurrente echa de menos -, por los mismos que había empleado el de la primera instancia, que constan expresamente aceptados como correctos.

A mayor abundamiento - de tratarse de un defecto de exhaustividad, lo que ya se ha negado - no consta que el ahora recurrente hubiera cumplido la carga que le imponía la norma del apartado 2 del artículo 469, en relación con la del apartado 2 del artículo 215, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En realidad lo que el recurrente debería haber denunciado era un defecto de motivación - al que se refiere la norma del apartado 2 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -, esto es, la ausencia de una más detallada exteriorización del " iter " decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican el fallo.

Pero ese defecto, además de no haber sido el denunciado, no concurre en el caso, dado que el derecho de los litigantes a una motivación jurídica no les faculta a exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa - sentencias del Tribunal Constitucional 196/2.003, de 27 de octubre , 262/2.006, de 11 de septiembre , y 50/2.007, de 12 de marzo -, siendo bastante con que en la sentencia se expongan las razones decisivas que permitan, en último término, su impugnación - sentencias 56/1.987, de 5 de junio , y 218/2.006, de 3 de julio - y, por ello, entenderla previamente.

En último caso, una motivación por remisión puede ser suficiente - sentencia 174/1987, de 3 de noviembre - y, en este caso, lo era, ya que el Tribunal de apelación expresó, al respecto, que hacía suyas, por entenderlas correctas, todas las razones contenidas en la sentencia recurrida.

2. RECURSO DE CASACIÓN DEL DEMANDANTE.

Enunciado y fundamentos del primer motivo.

El Tribunal de apelación desestimó la acción de caducidad de la marca del demandado, al negar legitimación a don Borja para ejercitarla.

Por ello, el recurrente, en el primer motivo de su recurso de casación, señala como norma infringida la del artículo 59, letra a) - a cuyo tenor " [l]a acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada: a) En los casos previstos en los artículos 51 y 55 c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo " -.

Alega que el Tribunal de apelación le había negado legitimación para ejercitar la referida acción, en aplicación de la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Supremo de Tribunal Supremo 323/1994, de 5 de abril , pese a haberse referido la misma a la legislación sobre marcas de 1988, hoy derogada.

Estimación del motivo.

El artículo 59 de la vigente Ley 17/2001 - la aplicable y la aplicada al litigio - regula la legitimación para el ejercicio de las acciones de nulidad, distinguiendo según que la prohibición de registro incumplida sea relativa o absoluta y somete al mismo régimen establecido para el segundo caso la legitimación precisa para la acción de caducidad por la causa prevista, entre otras, en la norma de la letra c) del apartado 1 del artículo 55.

Al no ser intrascendente para la competencia el mantenimiento del registro de marcas que no debieron registrarse por afectarles alguna prohibición absoluta - artículo 51 - o cuyo registro hubiera caducado, en concreto, por falta de uso - artículo 55, letra c) -, la Ley 17/2001 admite una legitimación muy amplia, que no se limita al supuesto señalado por el Tribunal de apelación - que entendió necesario que "[...] exista un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca [...] " - , sino que se identifica con la concurrencia ya de un derecho subjetivo, ya de un interés legítimo, del que evidentemente era portador el demandante - sentencia 993/2005, de 22 de diciembre -.

A mayor abundamiento - esto es, de aceptarse la restricción aplicada por el Tribunal de apelación, lo que no hacemos -, debería haberse tenido en cuenta que el demandado, con apoyo en su marca, se había opuesto al registro solicitado por don Borja de otra formada por los términos " pinganillo beeper " y que era legítimo el propósito de eliminar, con la declaración de caducidad, el impedimento.

Enunciado y fundamentos del segundo motivo.

Denuncia don Borja , en el segundo motivo de su recurso de casación, la infracción de las normas de los artículos 39 , 55, apartado 1, letra c ), 58 y 60, todos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Alega que el Tribunal de apelación - al negarle legitimación activa - no había tenido en cuenta que el artículo 58 desplaza sobre el titular de la marca la carga de demostrar su uso con arreglo al artículo 39 o la concurrencia de causas justificativas de la falta del mismo. Y que, por idéntica razón, tampoco había tomado en consideración que el demandado admitió que utilizaba la marca número 2 579 589 exclusivamente para diferenciar aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido y, en todo caso, que no logró en el proceso la demostración del uso respecto de los demás productos para los que fue registrada.

Estimación de la acción de caducidad ejercitada en la demanda.

El Tribunal de apelación, como expone el recurrente, no desestimó la acción de caducidad por considerar probado el uso de la marca que exige el artículo 39, sino por haber considerado que el demandante carecía de legitimación para ejercitarla - a lo que ya nos hemos referido, con afirmación de lo contrario -. Lo propio había declarado el Tribunal de la primera instancia.

En todo caso, la acción debe ser estimada por las razones expuestas por el recurrente, ya que don Ismael se defendió frente a la pretensión de caducidad parcial, no con la afirmación del uso de la marca para todos los productos para los que había sido concedida, sino con el argumento de que, admitido por el demandante que la utilizaba para diferenciar el origen empresarial de aparatos para el registro, transmisión y reproducción de sonido, era " evidente que no puede decretarse la nulidad de la marca y ello con independencia de que no se use para otros productos de la misma clasificación [...] ".

Se trata de un argumento inconsistente dado el tenor de la norma del artículo 60, según el que " [s]i la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados ", expresión del propósito del legislador de preservar de la caducidad los productos o servicios no afectados por la causa que la produce.

Procede, por ello, declarar caducada la marca española número 2 579 589, en aplicación de la norma de la letra c) del apartado 1 del artículo 55, en relación con la del artículo 39, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , respecto de los productos para los que no ha sido usada -" aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; [...] imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores " -.

Enunciados y fundamentos de los motivos tercero y cuarto.

El Tribunal de apelación desestimó la acción de nulidad del registro de la marca número 2 579 589 - que, como se expuso, se había basado en la norma de la letra c) del apartado 1 del artículo 51, en relación con la prohibición absoluta de registro establecida en la de la letra d) del apartado 1 del artículo 5 - y lo hizo por dos razones.

La primera, expresada en los siguientes términos: " El actor ha interesado de la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de las marcas ‹Pinganillo Beeper›, ‹Epinganillopro›, ‹Pinganillo Drop› y ‹Epinganillo›, cuya semejanza con la marca cuya nulidad postula es evidente ", razón por la que " no puede defender la falta de carácter distintivo de la marca cuya nulidad pide cuando ha solicitado la inscripción de otras marcas de evidente contenido gráfico y fonético, con remisión a la doctrina de los actos propios, defendiendo una tesis que anteriormente ha contradicho en una actuación que forzosamente se ha de tener por vinculante, negando el carácter distintivo de un término que pretende hacer suyo para los productos propios, reiterando lo que se dice en la sentencia del Juzgado sobre que los propios actos del demandado eliminan la posibilidad de que el registro marcario se encuentre incluido en la prohibición legal " ._

La segunda, por remisión a la sentencia apelada, cuyos fundamentos de derecho - según quedó antes expuesto - fueron íntegramente aceptados como correctos por el Tribunal de apelación y entre ellos, con significación determinante en el conjunto, se encuentra el siguiente, referido al signo denominativo " pinganillo ": " [...] procede no dar lugar a la pretensión ya que, aun cuando pudiera haberse generalizado el uso del término, no consta que lo fuera en el momento del registro y los propios actos del demandante eliminan la posibilidad de que se considere incluido en la prohibición legal ".

Con esos antecedentes, don Borja destina el motivo tercero de su recurso de casación a denunciar la infracción de la jurisprudencia que sanciona la regla de la inadmisibilidad de ir contra los actos propios - " adversus factum suum quis venire non potest " -.

Afirma que el Tribunal de apelación no había tenido en cuenta que la marca registrada a nombre del demandado y aquellas cuyo registró por su parte había solicitado eran distintas y que, por ello, no cabía calificar como contradictorio con haber formulado tal solicitud pretender la declaración de nulidad del signo litigioso.

En el motivo cuarto las normas que identifica como infringidas son las de los artículos 5, apartado 1, letra d ), y 55, apartado 1, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

Alega el recurrente que se había probado en el proceso la vulgarización del signo denominativo " pinganillo ", en cuanto habitualmente destinado a designar un pequeño auricular que se coloca dentro de la oreja. Añade, al referirse al momento en que debe haberse producido la vulgarización determinante de la nulidad, que el mismo es aquel " en el que interpone la acción ".

Desestimación de ambos motivos.

El Tribunal de apelación decidió una cuestión que, como la de nulidad absoluta de una marca por su vulgarización, afecta al interés general en un sistema de libre competencia, mediante una aplicación de la conocida como doctrina de los actos propios que supera los contornos que a la misma atribuye la jurisprudencia, en protección de la confianza en la apariencia en el marco de las relaciones intersubjetivas - entre otras muchas, en las sentencias 1371/2007, de 20 de diciembre , 222/2010, de 19 de abril , 119/2013, de 12 de marzo , 788/2013, de 27 de diciembre -.

Pese a ello, es procedente desestimar los dos motivos que estamos examinando, dado que, como se expuso, en la sentencia recurrida se aceptaron los fundamentos de la de primera instancia, en la cual se declaró probado que el término " pinganillo " se había convertido en el habitualmente utilizado para designar el tipo de auricular para el que la marca fue concedida, pero no que la vulgarización existiera en el momento de solicitarse el registro.

Hay, por ello, que tener en cuenta que el recurso de casación no abre una tercera instancia y no permite revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda - sentencias 797/2011, de 18 de noviembre , y 292/2014, de 11 de junio , entre otras muchas -, así como que la vulgarización de una marca producida después de su registro - que es la posibilidad que deja abierta la sentencia apelada - no da lugar realmente a la nulidad de éste, dado que el asiento se practicó correctamente.

Régimen de las costas.

Por las razones expuestas, procede desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar en parte el recurso de casación, así como en parte el de apelación y la propia demanda.

Por ello, en aplicación de las normas de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer al recurrente las costas del recurso extraordinario desestimado y no formular pronunciamiento de condena respecto de las costas de las dos instancias y del recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.