SAP A Coruña 378/2014, 27 de Noviembre de 2014
| Ponente | CARLOS FUENTES CANDELAS |
| ECLI | ES:APC:2014:3062 |
| Número de Recurso | 487/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 378/2014 |
| Fecha de Resolución | 27 de Noviembre de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - A Coruña, Sección 4ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00378/2014
MERCANTIL Nº 1
ROLLO 487/14
S E N T E N C I A
Nº 378/14
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION CUARTA
ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:
JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG
CARLOS FUENTES CANDELAS
ANTONIO MIGUEL FERNANDEZ MONTELLS Y FERNANDEZ
En A Coruña, a veintisiete de noviembre de dos mil catorce.
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000125 /2013, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000487 /2014, en los que aparece como parte demandante-apelante, Melchor, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. RAQUEL IGLESIAS REGUEIRA, asistido por el Letrado D. ALBERTO ALVAREZ FLORES, y como parte demandada- apelada, CONSERVAS DARDO SL, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JAVIER CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA, asistido por el Letrado D. MARCOS MOZO DACOSTA, sobre VULNERACION DE PATENTE.
Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA de fecha 31-7-14. Su parte dispositiva literalmente dice: "DESESTIMO la demanda interpuesta por Melchor, asistido por el Letrado SR. ALVAREZ FLORES y representado por la Procuradora SRA. IGLESIAS REGUEIRA contra la demandada, CONSERVAS DARDO, S.L. representado por el procurador SR. SANCHEZ GARCÍA y asistido por el letrado SR. MOZO DACOSTA.
Todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora."
Contra la referida resolución por el demandante se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que les fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución. TERCERO.- Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. CARLOS FUENTES CANDELAS.
El demandante, Sr. Melchor, como inventor y titular de la patente registrada en la OEPM nº 8.803.884 (nº de publicación ES 2013385), y adición a la patente de invención nº 9.201.745 (ES 2063719), cuya concesión fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de mayo de 1990, por un periodo de 20 años, a partir del 21 de diciembre 1988, para "máquina y procedimiento para el desbisado de mejillones" (sistema para la eliminación de los bisos o barbas del mejillón una vez cocidos y separados de sus valvas), interpuso demanda contra la entidad Conservas Dardo SL por infracción de su derecho de patente hasta su pérdida de vigencia, al utilizar en sus instalaciones en contra de su consentimiento expreso cuatro máquinas adquiridas en 1998 que coincidirían con la patente, pretendiendo en definitiva la declaración judicial de la existencia de los actos constitutivos de violación de los derechos de la patente y una indemnización a favor del actor, en concepto de daños y perjuicios, de 2.478.593,94 euros, que resultaría de aplicar el criterio del beneficio del artículo 66.2.a) de la Ley de Patentes, compuesto por los siguientes conceptos: beneficio que el titular habría obtenido de explotar la patente sin vulneración: 27.514,43 euros (canon por cada máquina del 15%, con un mínimo de 1.050.000 pesetas, más actualización por IPC); beneficio del infractor:
1.955.360,72 euros (ahorro de costes equivalente a la reducción de 8 trabajadores por máquina durante varios años); y daños morales (afectación como el estrés por las reiteradas infracciones, tratamiento médico, o el padecimiento ansioso-depresivo, incluso la ruina económica): 495.718,79 euros (25% por importe resultante); todo ello sin perjuicio de que determinase la propia sentencia otra base para su cálculo en ejecución de sentencia, no pudiendo ser inferior a 158.535,07 euros (canon fijo, más canon variable, de la licencia concedida en su día a la sociedad Alfogar, más su actualización por IPC desde fecha de la licencia en 1997 a la compra de la demandada en 1998).
La sentencia de primera instancia, tras rechazar la excepción de falta de legitimación activa del actor, pues el contrato de licencia con Alfogar SL no deslegitimaría a aquél para el ejercicio de las acciones ejercitadas, sin embargo desestimó la demanda al aceptar la alegación de la demandada de prescripción, conforme a lo establecido en el artículo 71.1 LP, que establece un plazo de prescripción de las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente de cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse. En el presente caso, como resultaría de la demanda y documentos aportados, la parte demandante habría remitido a la demandada un burofax el 31 de enero de 2000 haciéndole saber que se estaba utilizando máquinas desbisadoras con infracción de su patente, adquiridas después de la sentencia condenatoria de 1995 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Pontevedra (P.A. 505/1994), y se advertiría a la demandada del ejercicio de acciones judiciales, con requerimiento para alcanzar una solución extrajudicial al asunto. Por todo ello el demandante tendría conocimiento ya entonces de que la utilización de la maquinaria estaría vulnerando su derecho de patente, y no habría realizado ninguna otra actuación interruptiva de la prescripción hasta el burofax de septiembre de 2005, tras haberse producido la prescripción.
En su recurso de apelación el actor insiste en su tesis de la infracción y argumenta sobre la secuencia de comunicaciones o hechos y la ausencia de la prescripción sentenciada. La comunicación dirigida a la demandada en febrero de 2000 sería ad cautelam, informándole de posibles infracciones del ordenamiento jurídico y de la sentencia del Juzgado de lo Penal, y la demandada habría negado falsamente la existencia de máquinas desbisadoras, cuando tenía desde 1998 cuatro, según la factura que el actor habría conocido en el curso de la investigación penal incoada por denuncia suya, tras haber visto en la página web de Conservas Dardo imágenes de tales máquinas en sus instalaciones y motivar el nuevo requerimiento de 27 de septiembre de 2005, con otra negativa de la demandada, y declaraciones poco clarificadoras en las diligencias penales de administradores, por todo lo cual la demandada habría vulnerado la doctrina de los propios actos y el principio de buena fe para obtener un beneficio jurídico de su contradicción en perjuicio de los derechos del actor, pretendiendo computar el plazo de prescripción desde el año 2000, pese a afirmar que en esta fecha no tenía máquinas de desbisar mejillones, lo que el demandante habría dado en principio por bueno al presumir la buena fe y no tener todavía indicio de infracción, sin poder realizar una inspección. La evidencia solo la habría tenido al ver la imagen de la web, y sus comunicaciones y procedimiento penal hasta su finalización interrumpiría el plazo de prescripción, no habiendo tampoco transcurrido al momento de la demanda. La propia sentencia, al hablar de supuesta infracción estaría considerando que el actor en el año 2000 no tenía prueba consistente de la infracción, por lo que no sería razonable exigirle iniciar un procedimiento judicial temerariamente. Habría actuado con diligencia y sin dilaciones indebidas.
Por la parte demandada se alegó en contra del recurso de apelación y en apoyo de la sentencia.
Sobre la problemática de la prescripción debemos responder lo siguiente: 1- Es cierto lo que dice el artículo 71 LP en orden a la prescripción por el transcurso del plazo de cinco años. Y también lo es que en el burofax enviado a la parte demandada el 31/1/2000 no se le pedía simplemente información, ni se limitaba a indicarle sobre la existencia de los derechos patentados para máquina y procedimiento para el desbisado de mejillones del Sr. Melchor, o sobre la sentencia penal condenatoria del Juzgado de lo Penal de Pontevedra, sino que además se le comunicaba del hecho de haber tenido conocimiento de la adquisición posterior de máquinas desbisadoras construidas con infracción de la patente que vienen siendo utilizadas por la empresa demandada, por lo que se le requería a fin de encontrar una solución extrajudicial para evitar el ejercicio de las correspondientes acciones de protección judicial.
Ahora bien, en la hipótesis de que la explotación de las máquinas por la demandada fuese constitutiva de la infracción de los derechos registrados a favor del actor, como sostiene éste, desde que fue requerida la demandada en uno u otro momento hasta la pérdida de vigor de la patente (y sin perjuicio de la limitación temporal a efectos indemnizatorios del artículo 71.2 LP), la solución sentenciada en primera instancia resultaría discutible al tratarse de actividad continuada a lo largo del tiempo, según la jurisprudencia que exponemos a continuación sobre patentes o referencialmente en materia de competencia desleal y marcas.
2- Sobre esta problemática señala, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial (8ª) de Valencia de 23 de febrero de 2004 : "En cualquier caso, no podemos olvidar, de un lado, que la prescripción es una figura que ha de ser interpretada restrictivamente ( S. del T.S. de 16-7-84, 8-10- 88, 3-12-93, 14-2-94, 20-6-94 y 18-7-94, entre otras) y de otro, que la actividad realizada por la demandada y en la que se sustenta la demanda, cual es la comercialización de unas puertas (...) que utiliza el sistema de protección antipinzamiento protegido por la patente no ha concluido y en estos casos la jurisprudencia viene manteniendo en relación a la acción de cesación, que al basarse en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda y por tanto, no de un supuesto consumado y agotado, sino de un actuar presente, ha de entenderse oportunamente...
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