STS, 16 de Enero de 2015

En el proceso contencioso-administrativo número 224/2010, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 29 de mayo de 2013 , cuyo fallo dice literalmente:

« Que estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Don Joaquín Fanjul de Antonio en nombre y representación de la entidad «Bodegas Palacios S.A.» y en su virtud ANULAMOS la resolución de 5 de marzo de 2010 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimo el recurso de alzada interpuesto contra la resolución 11 de diciembre de 2009 que acordó la inscripción de la marca nacional nº 2.879.637 Pórtico da Ría para proteger productos de la clase 33ª del nomenclátor internacional concediendo definitivamente la inscripción ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas a que proceda a cancelar dicha inscripción sin especial pronunciamiento respecto de las costas causadas por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes lo serán por mitad.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil VINOS Y BODEGAS GALLEGAS, S.A.U., recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 15 de julio de 2013 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil VINOS Y BODEGAS GALLEGAS, S.A.U. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 19 de septiembre de 2013, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

se sirva admitir el presente escrito con su poder y copias, tener a la Procuradora que suscribe por persoanda en nombre de VINOS Y BODEGAS GALLEGAS, S.A.U., y por formalizado en tiempo y forma escrito de interposición del recurso de casación contra la sentencia nº 728 dictada el día 29 de mayo de 2013 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda- del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los autos de procedimiento ordinario 224/2010, declarando admisible el presente recurso y dictando, previa la tramitación legal oportuna, sentencia estimatoria por la que se declare haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y dictando, de conformidad con el art. 95.1.d y 95.1. c in fine LJCA , otra en su lugar por la que se desestime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por BODEGAS PALACIO, S.A. contra la resolución de 5 de marzo de 2010 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, confirmatoria de la de 11 de diciembre de 2009, y por tanto, se conceda a mi representada la inscripción de la marca española nº 2.879.637 "PÓRTICO DA RÍA" para los productos que reivindica en la clase 33 del Nomenclátor Internacional.

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Por providencia de fecha 26 de noviembre de 2013 se admite el recurso de casación.

Por diligencia de ordenación de 5 de diciembre de 2013 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la entidad mercantil BODEGAS PALACIO, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, presentó escrito el día 13 de diciembre de 2013, en el que manifiesta « que se abstiene de formular oposición ».

2. - El Procurador Don Joaquín Fanjul de Antonio, en representación de la entidad mercantil BODEGAS PALACIO, S.A., presentó escrito el 28 de enero de 2014, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que habiendo por presentado este escrito, con los poderes acompañados y sus copias y previa inserción de dichos poderes en la forma interesada, se sirva tener por evacuado, en tiempo y forma, en nombre de mi representada la entidad BODEGAS PALACIO, S.A., oposición al recurso de casación interpuesto por la entidad VINOS Y BODEGAS GALLEGAS, S.A.U. contra la sentencia dictada por la Sección 2 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 29 de Mayo de 2013 , que ha dado lugar al recurso de dicha índole contencioso administrativa n° 728, interpuesto por mí representada contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en vía de recurso ordinario, de concesión de la Marca PORTICO DA RIA no 2.879.637; y, previa la tramitación legal pertinente, dictar en su día sentencia (i) declarando, en primer lugar, que el recurso debió inadmitirse al no concurrir incongruencia omisiva en (a sentencia recurrida, y (u) desestimando el recurso de casación formalizado por la adversa, declarando no haber lugar al recurso, confirmando la sentencia recurrida, y en consecuencia, la denegación de la expresada Marca PORTICO DA RIA n° 2.879.637 .

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Por providencia de fecha 10 de octubre de 2014, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 13 de enero de 2015, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil VINOS Y BODEGAS GALLEGAS, S.A.U. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 2013 , que estimó el recurso contencioso-administrativo planteado por la representación procesal de la entidad mercantil BODEGAS PALACIO, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 5 de marzo de 2010, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 11 de diciembre de 2009, que acordó conceder la concesión total de la marca nacional número 2.879.637 "PÓRTICO DA RÍA" (denominativa), para amparar productos en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimar el recurso contencioso-administrativo, declarando la nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, y ordenando la cancelación de la inscripción de la marca solicitada, con base en la exposición de los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que existen los factores de riesgo alegados por la parte actora el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia. Ha de señalarse que las marcas Pórtico da Ría y Pórtico no son idénticas alegadas por la actora no son idénticas debiendo valorarse si existe semejanza. Como señala la citada Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista , los conceptos de semejanza , similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto . Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas . Para realizar esta labor este Tribunal a de aplicar, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella y el resultado de dicho examen ha de concluir que las expresiones enfrentadas tienen suficientes diferencias como para ser distinguibles por el consumidor medio. Las denominaciones enfrentadas Pórtico da Ría y Pórtico coinciden la palabra pórtico por pudiendo entenderse la pretendida por la entidad «Vinos y Bodegas Gallegas S.A.U.» como una derivación de la primera para una clase de productos en este caso vinos producidos en un lugar determinado, o como un producto novedoso pero con el mismo origen empresarial que el de la prioritaria y por lo tanto entenderse que trata de una línea actualizada de los mismos productos protegidos por la prioritaria sin que a estos efectos pueda darse valor a las motivaciones subjetivas que llevaron a la entidad «Vinos y Bodegas Gallegas S.A.U.» a seleccionar la expresión PÓRTICO DA RÍA para diferenciar los productos. La presencia en ambas denominaciones de la expresión pórtico es suficiente para determinar que existe de semejanza a que se refiere el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

[...] El artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, exige también para impedir el acceso al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, esto salvo cuando se trate de marcas notorias o renombradas En el caso presente existe identidad aplica pues la marca nacional nº 2.879.637 Pórtico da Ría pretende proteger Bebidas alcohólicas con excepción de la cerveza y la marca nacional 609.982, Pórtico , protege v inos aguardientes y licores es decir Bebidas alcohólicas Dada la identidad aplicativa ha de estimarse el recurso contencioso-administrativo .

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El recurso de casación se articula en la formulación de tres motivos de casación.

En el primer motivo de casación, que se funda con el amparo procesal del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se denuncia que la sentencia recurrida incurre en vulneración del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los artículos 33.1 y 67.1 in fine, y la disposición final primera de la Ley jurisdiccional contencioso-administrativa, así como del artículo 24 de la Constitución , por incongruencia omisiva, en cuanto que la Sala de instancia no da respuesta al principal y mas relevante argumento expuesto en su escrito de contestación a la demanda, relativo a que la marca obstaculizadora "PÓRTICO" ha coexistido pacíficamente con marcas de vinos que incluyen el término Pórtico (Pórtico Romano [denominativa], Pórtico del Castillo [denominativa], Pazo do Pórtico [mixta] y Pórtico Mayor [denominativa]).

El segundo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , imputa a la sentencia recurrida la infracción del derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la Ley, enunciado en el artículo 14 de la Constitución , así como del principio de seguridad jurídica, en cuanto la Sala de instancia resuelve el litigio de forma frontalmente opuesta a la resolución que la misma Sala y Sección emitió a favor de otros competidores del sector vinícola que se encontraban en la misma situación que la recurrente, en que se declaró la perfecta compatibilidad registral entre las marcas "Pórtico" de Bodegas Palacio y "Pórtico del Castillo" de Bodegas Castaño.

El tercer motivo de casación, que se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , reprocha a la sentencia recurrida la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con el artículo 4.1 b) de la Directiva de Marcas y la jurisprudencia que los interpreta, en cuanto la Sala de instancia no tomó en consideración el principio jurisprudencial del riesgo de confusión basado en la apreciación global y la impresión de conjunto causadas por los signos en pugna, el principio jurisprudencial de neutralización de las similitudes, ya que el término "Pórtico" tiene un escaso trasfondo conceptual y una escasa distintividad, y el principio jurisprudencial de coexistencia pacífica, pues existen registradas marcas de vino "Pórtico" con la plena tolerancia de Bodegas Palacio.

Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El primer motivo de casación, sustentado en la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, no puede ser acogido, pues descartamos que la Sala de instancia haya incurrido en incongruencia omisiva o en déficit de motivación, por no dar respuesta -según se aduce- al argumento suscitado con carácter principal en su escrito de contestación a la demanda, relativo a la pacífica coexistencia de la marca obstaculizadora de Bodegas Palacio con otras marcas anteriores que incluyen el vocablo "Pórtico", en cuanto que consideramos que del conjunto de los razonamientos jurídicos expuestos en la sentencia recurrida se desprende inequívocamente que se desestima tácitamente dicho motivo de oposición, que se basaba en el escaso carácter distintivo del término "Pórtico", pues, al declararse que la presencia en la denominación de la marca novel del término pórtico «es suficiente para determinar que existe la semejanza a que se refiere el artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas», se está reconociendo el carácter distintivo dominante en la composición de la marca aspirante de dicho vocablo, que capta de forma prevalente la atención del público especializado en la adquisición y consumo de vino y otras bebidas alcohólicas, en cuanto de éste razonamiento judicial se infiere que se parte de la premisa de la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en materia registral para eludir el juicio comparativo sobre la existencia de semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual y aplicativa entre los signos enfrentados.

Al respecto, cabe poner de relieve que el reproche que se formula a la Sala de instancia, por infringir las normas reguladoras de la sentencia, carece de fundamento, puesto que observamos que la alegación formulada en el escrito de contestación a la demanda formalizado en el proceso de instancia, respecto de la coexistencia pacífica de la marca oponente de Bodegas Palacio con otras marcas anteriores que incluyen el vocablo "Pórtico", y que se integraba en el motivo de oposición a la impugnación en que se trataba de demostrar que no era de aplicación, en el supuesto enjuiciado, la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , al deber considerarse dicha circunstancia en el juicio de comparación de las marcas enfrentadas, no reviste la relevancia exigida para alterar la decisión del Tribunal sentenciador, en razón de la propia doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada en relación con el valor de los precedentes registrales, por lo que no podemos calificar dicho argumento de sustancial o fundamental, a los efectos de exigir una respuesta pormenorizada a la cuestión planteada y poder apreciar la infracción de las reglas de exhaustividad y congruencia que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , rigen la elaboración de la sentencia.

Al respecto, resulta adecuado consignar la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto del significado y alcance del principio de congruencia de las resoluciones judiciales, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero , 83/2009, de 25 de marzo , 24/2010, de 27 de abril , 25/2012, de 27 de febrero , y 2/2013, de 14 de enero :

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo , venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 85/ 2006, de 27 de marzo , FJ 5). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 8). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4 ; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3 ; y 152/2006, de 22 de mayo , FJ 5) .

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Y, asimismo, resulta oportuno referir que, en la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre, se delimitan los presupuestos de vulneración del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones de orden sustancial deducidas por las partes, de los argumentos no relevantes planteados, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994 , y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3)``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre , FJ 4.b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley» .».

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas, que, en el supuesto enjuiciado, como hemos expuesto, se han cumplido.

En suma, consideramos que la proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso que enjuiciamos, determina que confirmemos el criterio de que la Sala de instancia ha respetado los límites del objeto del proceso, y no ha incurrido ni en incongruencia omisiva, ni en vulneración de las reglas de exhaustividad y congruencia de la sentencia, puesto que hemos constatado que en la fundamentación de la sentencia recurrida se responde de forma razonada a los argumentos jurídicos relevantes planteados en los escritos de demanda y de contestación de la demanda, en relación con la controvertida inaplicación de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que fundamenta la estimación de la pretensión principal deducida con el objeto de que se cancele el registro de la marca aspirante «Pórtico da Ría», de modo que no observamos un desajuste entre los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones y el fallo judicial, que pueda caracterizarse de lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva.

Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción del principio de igualdad en la aplicación de la Ley garantizado por el artículo 14 de la Constitución y de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados en el artículo 9.3 del Texto Fundamental.

El segundo motivo de casación, en el extremo basado en la infracción del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley, garantizado por el artículo 14 de la Constitución , no puede ser acogido, pues rechazamos que la Sala de instancia se haya apartado arbitrariamente del pronunciamiento efectuado en la sentencia dictada por ese órgano judicial de 27 de febrero de 2001 , en que se declaró la compatibilidad registral de la marca número 609.982 "Pórtico" con la marca número 1.953.546 "Pórtico del Castillo", partiendo de la premisa de que el vocablo "Pórtico" no era de fantasía sino un nombre común, y, en consecuencia, no era apropiable por nadie en exclusiva, al no poder eludir que en la aplicación e interpretación de las prohibiciones de registro establecidas por la legislación marcaria resulta determinante para realizar el juicio de semejanza entre los signos enfrentados el examen singular de las múltiples y variadas circunstancias concurrentes en cada caso, lo que revela la escasa viabilidad de invocar precedentes judiciales como motivo casacional cuando los signos confrontados y los productos o servicios designados no son coincidentes.

Por ello, no apreciamos, en el supuesto enjuiciado, que se haya producido contradicción entre los pronunciamientos de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que pueda considerarse lesivo del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley y de los principios constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ya que no cabe estimar que la sentencia del mencionado órgano judicial de 27 de febrero de 2001 , que resuelve un litigio marcario regulado por la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, pueda prejuzgar la resolución del presente proceso casacional.

En este sentido, en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2007 (RC 5327/2004 ), con cita de la precedente sentencia de 4 de diciembre de 2003 , dijimos:

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad .

[...]

Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

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Sobre el tercer motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

El tercer motivo de casación, fundamentado en la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con el artículo 4.1 b) de la Directiva de Marcas , y de la jurisprudencia que los interpreta, no puede ser acogido, pues consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en error de Derecho en el juicio de comparación de las marcas confrontadas -la marca aspirante número 2.879.637 «Pórtico da Ría» (denominativa), que distingue productos en la clase 33 -bebidas alcohólicas con excepción de cervezas-, y la marca oponente número 609.982 «Pórtico», que ampara productos en la clase 33 -vinos, arguardientes y licores-, al apreciar la existencia de semejanza denominativa e identidad aplicativa, que genera riesgo de confusión y de asociación en el público al que van destinados los productos reivindicados, y que, en consecuencia, excluye que puedan convivir pacíficamente en el mercado.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca aspirante número 2.879.637 «Pórtico da Ría» (denominativa), con la marca obstaculizadora número 609.982 «Pórtico», con base en la apreciación, desde una visión global o de conjunto de los signos en conflicto, de la existencia de un elevado grado de similitud denominativa e identidad aplicativa, debido a la posición destacada del término «Pórtico» en la configuración de la marca solicitada, que constituye el elemento dominante y prevalente en la impresión de conjunto que produce al consumidor, y a que los productos reivindicados por la marca novel coinciden con los designados por la marca prioritaria, lo que origina confusión en el público sobre la procedencia u origen empresarial.

Por ello, sostenemos que la Sala de instancia no ha infringido la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo, formulada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), en que hemos enunciado cánones interpretativos que rigen la aplicación de las prohibiciones de registro establecidas en el ordenamiento jurídico marcario, al sostener que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la semejanza de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa de los productos designados.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia ha atendido a estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

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Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos similares, no se encuentra compensada dada la semejanza de los signos distintivos enfrentados, que incluyen en su configuración de forma coincidente el término "Pórtico", cuya capacidad distintiva no ha quedado neutralizada, en el supuesto enjuiciado, por una supuesta diferencia conceptual derivada de la adicción del término "da Ría" al distintivo de la marca novel, al poder generarse en el público al que van destinados los productos vinícolas y otras bebidas alcohólicas riesgo de asociación sobre el origen empresarial.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Debe recordarse, asimismo, para enfatizar la declaración de que la Sala de instancia no ha realizado un juicio de comparación de las marcas en conflicto que pueda reputarse de arbitrario, por ser contrario -según se aduce- a los principios jurisprudenciales relativos a la aplicación de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 6 de la vigente Ley de Marcas , la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, que han sido plenamente respetados por el Tribunal sentenciador, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los tres motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil VINOS Y BODEGAS GALLEGAS, S.A.U. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 2013, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 224/2010 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

A tenor del apartado tercero de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional , la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de cuatro mil euros a la parte recurrida Bodegas Palacio, S.A.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber luga r al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil VINOS Y BODEGAS GALLEGAS, S.A.U. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 2013, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 224/2010 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente, en los términos fundamentados respecto de la determinación del límite máximo de su cuantía.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Eduardo Calvo Rojas.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.