SAP Guipúzcoa 136/2014, 3 de Septiembre de 2014
| Ponente | FELIPE PEÑALBA OTADUY |
| ECLI | ES:APSS:2014:713 |
| Número de Recurso | 2151/2014 |
| Procedimiento | RECURSO APELACIóN LEC 2000 |
| Número de Resolución | 136/2014 |
| Fecha de Resolución | 3 de Septiembre de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Guipúzcoa, Sección 2ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA - SECCIÓN SEGUNDA
GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIA - BIGARREN SEKZIOA
SAN MARTIN 41-1ª planta - C.P./PK: 20007
Tel.: 943-000712
Fax / Faxa: 943-000701
NIG PV / IZO EAE: 48.04.2-12/029979
NIG CGPJ / IZO BJKN :48.020.47.1-2012/0029979
R.apelación L2 / E_R.apelación L2 2151/2014 - R
O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia : Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia / Donostiako 1 zk.ko Merkataritza-arloko Epaitegia
Autos de Procedimiento ordinario 67/2013 (e)ko autoak
Recurrente / Errekurtsogilea: EUROTEK AUTOMATIZACION S.L.
Procurador/a/ Prokuradorea:ANA ARRIZABALAGA LERCHUNDI
Abogado/a / Abokatua: Mª RAQUEL ESCRIBANO SARDON
Recurrido/a / Errekurritua: ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING S.L.
Procurador/a / Prokuradorea: LUIS ECHANIZ AIZPURU
Abogado/a/ Abokatua: MARIA DEL CARMEN RUIZ VAZQUEZ
S E N T E N C I A Nº 136/2014
ILMOS/AS. SRES/AS.
Dña. ANE MAITE LOYOLA IRIONDO
Dña. Mª TERESA FONTCUBERTA DE LATORRE
D. FELIPE PEÑALBA OTADUY
En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a tres de septiembre de dos mil catorce.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Sección Segunda, constituida por los/as Ilmo/as. Sres/as. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Juicio Ordinario nº 67/2013 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián, a instancia de EUROTEK AUTOMATIZACION S.L. (demandante - apelante), representada por la Procuradora Dña. Ana Arrizabalaga Lerchundi y defendida por la Letrada Dª Raquel Escribano Sardón, contra ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING S.L. -antes EUROTEK SOLIDOS S.L.- (demandada - apelada), representada por el Procurador D. Luis Echaniz Aizpuru y defendida por la Letrada Dª María del Carmen Ruiz Vázquez; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 24 de febrero de 2014 .
El 24 de febrero de 2014 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián dictó Sentencia, que contiene el siguiente Fallo:
" 1.- DESESTIMAR la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª ANA ARRIZABALAGA LERCHUNDI, en nombre y representación de EUROTEK AUTOMATIZACIÓN S.L., frente a
D. ES SOLIDOS PROCESS ENGINEEERING S.L., ANTES EUROTEK SÓLIDOS S.L.
-
- NO HACER CONDENA al pago de las costas."
Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso Recurso de apelación contra ella que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia se señaló día para Votación y Fallo el 8 de julio de 2014.
Ha sido el Ponente en esta instancia el Ilmo. Sr. Magistrado. D. FELIPE PEÑALBA OTADUY.
Planteamiento del debate en la alzada
Frente a la sentencia del Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián que acuerda desestimar la demanda formulada por la mercantil EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L. ejercitando una serie de acciones marcarias y de competencia desleal frente a EUROTEK SOLIDOS S.L. (actualmente ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, S.L.), se alza el recurso de apelación de la demandante interesando su revocación y el dictado de una nueva sentencia por la que se estime íntegramente la demanda planteada, con expresa imposición de costas a la demandada.
La parte apelante alega como motivos de recurso, en síntesis, los siguientes:
-
- Competencia desleal. Error en la valoración de la prueba e infracción de los arts. 6, 12 y 18 de la Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo LCD). La prueba practicada en los autos revela que la demandada concurre en el tráfico con deslealtad dándose confusión entre las partes litigantes aprovechándose EUROTEK SOLIDOS S.L. (actualmente ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, S.L.) de la reputación de EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L. Además de la identidad del vocablo EUROTEK, la demandada desarrolla la misma actividad mercantil que la actora. La demandada utilizó para la confección de su folleto publicitario fotografías de varios proyectos realizados por EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L. como si fueran suyos y remitió cartas a clientes propios dando lugar a la confusión pues sugerían un cambio de sede, razón social o la creación de una nueva división especializada dentro de la compañía EUROTEK AUTOMATIZACIÓN.
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- Nulidad absoluta de marca. Error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 51.1.b) de la Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo LM). Incongruencia. 2.1.- La sentencia adolece de incongruencia por resolver sobre cuestiones no planteadas. Se interesa la nulidad de la marca ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING por incluir el vocablo EUROTEK. No se interesa la reivindicación de la marca ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, ni la nulidad de la marca por preexistencia de una marca anterior con tal denominación perteneciente a su mandante. 2.2.- Existe mala fe al registrar el Sr. Tomás de manera desleal la marca EUROTEK. El hecho de que el administrador de la demandada hubiera dejado de ser administrador de la mercantil actora seis meses antes de solicitar el registro de la marca cuya nulidad se solicita, no puede ser óbice para considerar la existencia de mala fe.
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- Nulidad relativa de marca. Error en la valoración de la prueba. Infracción de los arts. 52.1 y 6.1b) de la Ley de Marcas . Incongruencia y falta de motivación de la sentencia. 3.1.- No puede haber semejanza entre dos asuntos en los que cada parte solicita la nulidad de la marca ES EUROTEK SOLIDOS PROCESS ENGINEERING por distintos motivos. Su representada solicita la nulidad de la marca por incluir en su nomenclatura el vocablo EUROTEK y en su condición de titular exclusiva de la marca EUROTEK. Sin embargo, SOLIS SYSTEM TECHNIK SLU lo interesa por incluir el vocablo SOLIDOS en su condición de titular en exclusiva de la marca SOLIDS. Además, la sentencia impugnada no refiere qué semejanzas existen entre ambas reclamaciones, ni es labor de la parte adivinarlas. 3.2.- En el presente caso se da una similitud o semejanza fonética entre las marcas comparadas, existiendo identidad en su raíz lo que evoca que se trata de una marca más de la misma familia y con un mismo origen empresarial y, además, una identidad absoluta de los productos que se identifican con los signos controvertidos. 4.- Infracción de marca. Error en la valoración de la prueba. Infracción de los arts. 41.1 LM y 94.1.2º del Reglamento del Registro Mercantil (RRM ). 4.1.- El acta de la junta universal en que se aprueba el cambio de denominación de la mercantil demandada es un documento privado que puede ser confeccionado a antojo de la parte en función de sus intereses. La fecha en que se publicó el cambio de denominación social en el Registro Mercantil es posterior a la fecha de emplazamiento de la demandada (7/2/2013). 4.2.- Infracción de marca por utilización de la marca EUROTEK en la denominación social de la demandada EUROTEK SOLIDOS, S.L.
La representación de ES SOLIDOS PROCESS ENGINEERING, S.L. (anteriormente EUROTEK SOLIDOS S.L.) se opone al recurso de apelación, y manteniendo la falta de competencia territorial del Juzgado de instancia para conocer de la demanda, interesa que se desestime íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación de EUROTEK AUTOMATIZACIÓN, S.L.
Competencia del Juzgado de instancia para conocer de la demanda interpuesta
Como se ha expuesto, la demandada-apelada invoca nuevamente en el primer otrosí de su escrito de oposición al recurso de apelación formulado de contrario la falta de competencia territorial del Juzgado de instancia para conocer de la demanda interpuesta por entender que sería competente el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao a quien por turno corresponda, cuestión ésta de orden público, por encontrarnos en presencia de un fuero de carácter imperativo ( art. 52.13 LEC ), y, por tanto, apreciable de oficio ( art. 58 LEC ).
Sobre dicha cuestión se pronunció el Juzgado de Instancia en auto de fecha 20 de marzo de 2013 al ser planteada declinatoria de competencia territorial por la parte demandada-apelada.
La cuestión planteada en torno a la competencia territorial en materia de marcas y patentes no es pacífica en la jurisprudencia con respecto a la aplicación o no de la previsión contenida en el artículo 125.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, a cuyo tenor será competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente.
La divergencia que surge es sobre la derogación tácita o no de dicho precepto por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo artículo 86 ter.2 indica que los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
En base a ello, tanto el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, como el Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián, han considerado que la competencia debe corresponder a este último.
Por el contrario, la demandada-apelada mantiene la tesis de que, no habiendo sido expresamente derogado el artículo 125.2 de la Ley de Patentes, y tratándose de un cuestión exclusivamente de competencia territorial, la competencia corresponde al Juzgado de lo Mercantil de Bilbao al radicar en la sede del...
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