SAP Barcelona 51/2014, 12 de Febrero de 2014
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 51/2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil) |
| Fecha | 12 Febrero 2014 |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Rollo núm. 116/2013 3ª
Juicio Ordinario núm. 558/2010
Juzgado Mercantil núm. 6 Barcelona
SENTENCIA núm.51/2014
Composición del tribunal:
JUAN F. GARNICA MARTÍN
LUÍS GARRIDO ESPA
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
En la ciudad de Barcelona, a doce de febrero de dos mil catorce.
VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 6 de esta localidad, por virtud de demanda de La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A. contra Sacramento Ruth y Delmar 04, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 15 de mayo de 2012. Inicialmente también fue demandado el Sr. Patricio Teofilo, frente a quien más tarde desistió la actora.
Han comparecido en esta alzada la apelante La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A., representada por el procurador de los tribunales Sr. López Chocarro y defendida por la letrada Sra. Autó, así como Sacramento Ruth y Delmar en calidad de parte apelada, representadas por el procurador Sr. Acín y defendidas por el letrado Sr. Barroso.
La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A., representada por el procurador Sr. Barba Sopeña, contra Dª Sacramento Ruth y DELMAR 04, S.A. representados por el procurador Sr. Acín Biota, con imposición de las costas causadas al demandante.
Asimismo se estima parcialmente la demanda reconvencional formulada por Delmar 04, S.A. y Dª Sacramento Ruth, representados por el procurador Sr. Acin Biota, contra La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A., representada por el procurador Sr. Barba Sopeña, y se efectúan los siguientes pronunciamientos:
-
) Se declara la caducidad por falta de uso del nombre comercial nº 111.027 LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMOVILES, S.A. Líbrese, firme que sea la presente, testimonio de la sentencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que proceda inmediatamente a la cancelación de la inscripción del registro, y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, como previene el art. 61.3 de la LM .
Ello sin expresa imposición de las costas causadas a ninguna de las partes
Asimismo, se declara la falta de jurisdicción para el conocimiento de la acción sobre excepción de falta de uso de la Marca internacional nº 138.574 LA HISPANO SUIZA (mista) (sic), ejercitada por la actora reconvencional>>.
La referida resolución fue objeto de posterior aclaración por medio del auto de fecha 25 de septiembre de 2012 cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
Se acuerda completar la sentencia recaída en los presentes autos, en el sentido de añadir, al final del Fundamento de Derecho quinto, el párrafo siguiente:
"Asímismo, en virtud de lo expuesto, si bien no ha sido cuestionada por los demandados, la legitimación de la demandante, para el ejercicio de la acción reivindicatoria, debe decaer la misma, no apreciando que la conducta de aquellos al solicitar la inscripción de la marca aludida ante la OEPM, alcance el carácter de fraudulenta o subrepticia, dado que la actora tenía perfecto conocimiento de la intención de los demandados, con los cuales había entablado previamente negociaciones para compartir un proyecto de fabricación del automóvil X10V, con la denominación HISPANO SUIZA, e incluso posteriormente a aquellos incluso renunció a la oposición a la inscripción de la marca solicitada por los demandados, ante la OEPM, tras haberse cancelado en el año 2009, las marcas titularidad de la misma en el Registro de la Propiedad Industrial, en fase de ejecución de sentencia, una vez practicada la anotación de la sentencia definitiva recaída en el juicio de menor cuantía nº 1290/1990, sustanciado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona".
Asimismo, al final del Fundamento de Derecho Sexto, se adicionará el párrafo siguiente: "Acerca de la referida acción de nulidad, reiterando lo expuesto, no se ha estimado procedente la protección del nombre y de la marca no registrados, a los que alude la demandante como notoriamente conocidos, por cuanto habiéndose cancelado por caducidad la marca y el nombre registrado titularidad de la actora, han dejado de producir efectos jurídicos los mismos, como previene el art. 55.2 de la Ley de Marcas, mientras que se advierte que la notoriedad y renombre de los no registrados, se refiere únicamente al ámbito de la fabricación, reparación y compraventa de automóviles, actividad que en modo alguno ha realizado la parte demandante, durante todo el tiempo transcurrido desde que se produjo la inscripción del nombre comercial nº 111.027, titularidad de la misma, dado que los vehículos HISPANO SUIZA dejaron de fabricarse en el año 1936".
No ha lugar a rectificar, completar o añadir otros extremos a la sentencia dictada en autos >>.
Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 15 de enero pasado.
Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.
Términos en los que aparece planteado en esta instancia el conflicto que enfrenta a las partes
-
La Hispano Suiza, Fábrica de Automóviles, S.A. (en lo sucesivo, Hispano Suiza) ejercitó frente a la Sra. Sacramento Ruth, Don. Patricio Teofilo (más tarde desistido) y Delmar 04, S.A. (en lo sucesivo, Delmar) las siguientes acciones (que el recurso sintetiza con gran claridad):
a) Reivindicatoria de la marca núm. 2.901.221, "HISPANO SUIZA", inscrita a nombre de los demandados, con fundamento en los arts. 2 y 10 de la Ley de Marcas (LM ).
b) Subsidiariamente, para el caso de que la acción anterior no fuera estimada, la acción de nulidad de la marca referida, con un doble fundamento: (i) el artículo 52 LM, en relación con los arts. 2.2, 6.2.d ), 8.1.a ),
9.1d ) y 10.2 LM, por incidir en las prohibiciones de registro invocadas en la demanda; y (ii) el artículo 51.1.b) LM, por haberse solicitado el registro de mala fe.
c) La acción declarativa de que los actos de utilización de la marca referida por parte de los
demandados infringían los derechos de la actora sobre el nombre comercial LA HISPANO SUIZA, FABRICA DE AUTOMÓVILES, S.A., que la demandante tiene registrado con el número 111.027, y sobre la marca internacional número 138.574 "LA HISPANO SUIZA", asimismo registrada a nombre de la actora. Concretamente, las acciones de infracción marcaria que afirma ejercitar son tres distintas: (i) la de los derechos de exclusiva sobre el nombre comercial referido; (ii) la acción que otorga el artículo 6-bis del Convenio de la Unión de París (CUP ) a favor de las marcas notorias y renombradas; y (iii) la acción de infracción fundada en el artículo 8 CUP, por violación del nombre comercial no registrado HISPANO SUIZA, con independencia de la protección derivada del registro del nombre comercial núm. 111.027.
d) La acción declarativa de haber incurrido en actos de competencia desleal, concretamente: (i) actos de confusión, al utilizar el signo HISPANO SUIZA y los emblemas de los famosos automóviles para promocionar el automóvil procedente de los demandados; (ii) actos de engaño, al presentarse en el mercado como «LA HISPANO SUIZA», llegando incluso a exhibir un vehículo de la actora junto al de nueva procedencia; (iii) omisiones engañosas, al no desmentir las demandadas las confusiones producidas como consecuencia de su actuación y la errónea asociación generada en el público; (iv) actos de explotación de la reputación ajena y (v) actos de publicidad desleal, al intentar (y de hecho obtener) un beneficio indebido como consecuencia de la errónea vinculación creada con los automóviles de la actora.
e) La condena de los demandados a abstenerse, en lo sucesivo, de utilizar el referido signo a título de marca o de nombre comercial, como nombre de dominio o en cualquier otro concepto.
f) La condena de los demandados a retirar del tráfico económico y destruir todo material, publicidad, documentos e impresos en los que se utilice el signo HISPANO SUIZA, incluida la retirada de la información que aparece en la página web >.
g) La condena de la Sra. Sacramento Ruth a transferir a favor de la actora los nombres de dominio que ha obtenido, consistentes en el signo HISPANO SUIZA.
h) La condena de los demandados a publicar, a sus costas, el encabezamiento y el fallo de la sentencia que recaiga en los medios de comunicación especificados.
i) La condena de los demandados a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios que le han causado en la cantidad que se concrete durante el curso del procedimiento.
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La Sra. Sacramento Ruth y Delmar contestaron a la demanda oponiéndose a todas y cada una de las acciones ejercitadas. Y particularmente opusieron la excepción de falta de uso de la marca internacional núm.138.574 LA HISPANO SUIZA, invocada en la demanda, al amparo de lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley de Marcas (LM ). Asimismo interpusieron reconvención en solicitud de que se...
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