SAP Alicante 390/2013, 10 de Octubre de 2013
| Ponente | LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL |
| ECLI | ES:APA:2013:3590 |
| Número de Recurso | 244/2013 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 390/2013 |
| Fecha de Resolución | 10 de Octubre de 2013 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCION OCTAVA.
TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA
ROLLO DE SALA Nº 244 (C-28) 13
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 537/10
JUZGADO de Marca Comunitaria nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 390/13
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a diez de octubre de dos mil trece
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los auto s de Juicio Ordinario sobre infracción de marca y diseño comunitario, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 537/10, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil S Tous S.L. y Tous Franquicia S.A., representadas en este Tribunal por el Procurador Dª. Amanda Tormo Moratalla y dirigida por el Letrado D. Antonio Selas Colorado; y como parte apelada la mercantil co-demandada, Farrás Solé S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D. Juan Carlos Olcina Fernández y dirigida por el Letrado D. Francisco Javier Márquez Martín, que ha presentado escrito de oposición.
Por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 537/10, se dictó Sentencia con fecha 14 de enero de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles Tous S.L. y Tous Franquicias S.A. contra la mercantil Farrás Solé S.A., con expresa condena en costas a la demandante." .
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la demandada, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 23 de mayo de 2013 donde fue formado el Rollo número 244/C-28/13, en el que, tras denegarse por Auto de este Tribunal en fecha 5 de junio de 2013 la propuesta de prueba documental de la parte recurrente, se señaló, tras denegarse la celebración de vista oral, para la deliberación, votación y fallo el día 10 de octubre de 2013, en el que tuvo lugar. TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.
S Tous S.L. es titular, en relación a su creación "osito", de los siguientes derechos de exclusiva:
Marca Comunitaria num. 1.755.636, cuya representación gráfica es
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Marca española num. 2.193.643 (actualmente, tras su fusión, nº 2.867.372), cuya representación gráfica es
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Modelo industrial registrado con el num. 135.127, cuya representación gráfica es Descargar documento adjunto
Marca española tridimensional, registrada con el num. 2.350.526, cuya representación gráfica es Descargar documento adjunto
También es titular (por cesión de su autor) de derechos de propiedad intelectual sobre dos dibujos creados por D. Pedro Antonio denominados "La margarita", creado en junio de 1992, y "La tulipa", creado en julio de 1993, que se reproducen en la demanda.
Afirma en su demanda los actores que estos títulos los explota en régimen de licencia no exclusiva la mercantil co-demandante, Tous Franquicia S.A..
Y describen las demandantes, en cuanto los hechos de que dimanan sus pretensiones, que la mercantil Farrás Solé S.A. quedó identificada en un proceso penal seguido a raíz de la incautación en la joyería Chrysos del aeropuerto de Palma de Mallorca, propiedad de la co-demandada, Aerojoya S.L., de diversas piezas que reproducían aquellos derechos de exclusiva, como la proveedora de dichos productos de joyería que reproducían las marcas, modelos y derechos señalados con anterioridad, hechos que describe como infractores de sus derechos, tanto marcarios - art 9 RMC y 34 LM - como de modelo industrial y de propiedad intelectual, promoviendo la indemnización de los daños y perjuicios causados optando por el criterio de la regalía hipotética, solicitando en suma la declaración de los derechos de exclusiva, que Aerojoya S.L. y Farrás Solé S.A., con la comercialización la primera de las sociedades y con la distribución y comercialización la segunda, han infringido aquellos derechos, que se les prohíba la comercialización y almacenamiento de productos incompatibles con aquellos derechos y a que indemnicen los daños y perjuicios, con destrucción de los productos infractores incautados.
Sin embargo, alcanzado acuerdo con la mercantil Aerojoya S.L., homologado judicialmente el día 15 de noviembre de 2012, el proceso ha continuado sólo respecto de mercantil Farrás Solé S.A., dictándose Sentencia en fecha 14 de enero de 2013 que ha absuelto a la señalada mercantil al apreciar prescripción de la acción ejercitada - art 45 LM y 57 LDI- en el entendimiento que procediendo los hechos de 2001, sin que contra las co-demandadas se siguiera proceso penal, era posible el ejercicio de las acciones civiles contra las mismas no obstante la pendencia del proceso penal que finalizó con sentencia absolutoria en febrero de 2007, de modo tal que no habiéndose ejercitado acción civil alguna ni en el proceso penal -sin hacer reserva de las mismas- ni a su margen, habrían transcurrido en exceso el plazo de los cinco años a que se refieren las normas que invoca -Ley de Marcas y Ley de Diseño Industrial de 2003-.
A la crítica de tal pronunciamiento absolutorio se dirige en primer término el recurso que formulan las co- demandantes como antecedente para, seguidamente, defender sus pretensiones iniciales.
Alegan en relación a la prescripción que, aunque no hubiera coincidencia entre los sujetos pasivos del proceso penal, como ha venido señalando la doctrina jurisprudencial, lo relevante es el objeto de la investigación penal y por tanto que la prejudicialidad penal de los artículos 111 y 114 de la LECrim, impiden que pueda iniciarse un proceso penal sobre idénticos hechos mientras pende el proceso penal, lo que se da en el caso pues como resulta del relato de hechos probados contenido en la Sentencia penal dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Palma de Mallorca el día 18 de septiembre de 2006 (confirmada en febrero de 2007 por la Audiencia Provincial), los hechos no son otros que la ocupación en el establecimiento de la mercantil Aerojoya S.L. del aeropuerto de Palma de Mallorca, de diversos productos, en parte proveídos por Farrás Solé S.A., hechos con figuras representando las registradas como marcas y modelo industrial titularidad de Tous.
El motivo se estima.
Debe en primer lugar aludirse a la equívoca invocación que la Sentencia hace del artículo 57 de la Ley 20/2003, de Diseño Industrial .
En efecto, su llamada como norma regidora de la prescripción supone la aplicación retroactiva de la misma a los hechos ocurridos cuando no estaba vigente, el año 2001, debiendo recordarse que conforme al artículo 2-3º del Código Civil, las leyes no tienen efecto retroactivo salvo que dispusieren lo contrario, irretroactividad que igualmente proclama el artículo 9-3 de la Constitución Española en relación con las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Es cierto que el plazo aplicable es el mismo y que por tanto, no tendría transcendencia temporal, pero la invocación formal es errónea porque la norma que rige la prescripción de las acciones dimanantes del modelo industrial regulado por el EPI es la contenida en el artículo 71 de la Ley 11/86 de Patentes pues, como se recordará, el Título IX del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931, que describía las acciones que nacían de los modelos industriales y al que se remitía el artículo 167 EPI, quedó derogado por la Disposición Derogatoria de la Ley 11/86 de patentes, disposición que vino a establecer que " Las normas establecidas en los títulos primero, segundo, cuarto, octavo y duodécimo (capítulo segundo) en cuanto afectan a patentes y modelos de utilidad, así como el Título noveno en relación con las patentes, modelos de utilidad y cualesquiera otras modalidades de propiedad industrial, que quedarán sujetas en cuanto a jurisdicción, competencia y procedimientos a las normas establecidas en esta Ley " y también, por tanto, al plazo prescriptivo de las acciones.
Aclarado el tema normativo, analizaremos si las acciones ejercitadas están o no prescritas.
Ya ha dicho este Tribunal -Sentencia de 13 de septiembre de 2012 - " ...que los artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el 1969 del Código Civil permiten entender que la mera la tramitación de un proceso penal sobre los mismos hechos retrasa el inicio del cómputo del plazo de prescripción extintiva de la acción civil -o la interrumpe de haberse iniciado-, al constituir un impedimento u obstáculo legal a su ejercicio - STS 19 de julio y 11 de octubre de 2007 . Por otro lado, como ha venido señalando reiteradamente la jurisprudencia, téngase en cuenta que la falta de identidad subjetiva no impide tal efecto pues para que la interrupción del tiempo de prescripción se produzca por virtud del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no es...
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