STS, 18 de Marzo de 2010

D. Jesús Luis interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1510/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de marzo de 2004, que al revocar otro anterior de 21 de agosto de 2003, finalmente denegó la inscripción de la marca número 2.512.888, "CHM" con gráfico.

En su escrito de demanda, de 15 de octubre de 2007, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se anule la resolución recurrida, y sea declarada la procedencia de la concesión del expediente de solicitud de marca referido, por no concurrir semejanza incompatibilizadora alguna con el derecho registral de la marca anterior".

El Abogado del Estado en escrito de fecha 11 de marzo de 2008, alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "de conformidad con el suplico recogido en nuestra contestación a la demanda".

Habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de las partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 7 de noviembre de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Sr. D. Ángel Rojas Santos en nombre y representación de D. Jesús Luis contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 22/03/04, que se confirma por ser ajustada a Derecho, sin costas."

Con fecha 23 de febrero de 2009 D. Jesús Luis interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1164/2009 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por "el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por la infracción de las normas reguladoras de la sentencia."

al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por "haber infringido el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 17/2001, de Marcas .

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "haber infringido la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso, en fecha 12 de junio de 2009, y suplicó su desestimación con costas.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 7 de noviembre de 2008 desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por D. Jesús Luis contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada que denegó el registro de la marca número 2.512.888 "CHM", para distinguir materiales de construcción no metálicos y asfalto (en la clase 19) y servicios de construcciones civiles (en la clase 37 del Nomenclátor Internacional).

A la inscripción de la marca número 2.512.888, solicitada por D. Jesús Luis, se había opuesto "Molquesa, S.A.", en cuanto titular de la marca prioritaria número 2.130.874, "CHM Molquesa", con gráfico, que protege en la clase 37 "servicios de construcciones inmobiliarias".

La Oficina Española de Patentes y Marcas justificó el rechazo de la marca por las siguientes razones:

"La aplicación al presente caso de estas pautas legales, lleva a la conclusión de que concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, marca solicitada n° 2512888 'CHM' y gráfico (cls 19 y 37) y marca oponente 2130874 CHM Molquesa y gráfico (cl. 37) una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos."

El tribunal de instancia desestimó el recurso contencioso-administrativo limitándose en su sentencia a repetir de modo literal el contenido de la decisión administrativa que acabamos de transcribir, tras exponer previamente la doctrina general aplicable a la comparación de marcas. Este modo de "razonar" es criticado a lo largo del primer motivo casacional, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, en el que se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por la infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

La defensa del señor Jesús Luis censura la deficiente motivación de la sentencia que, a su juicio, no resuelve todas las cuestiones controvertidas en el proceso. En ella no pueden encontrarse las razones por las que el tribunal sentenciador aprecia la similitud entre las marcas enfrentadas y la relación entre los productos y servicios que una y otra identifican. La Sala de instancia, además, no ha examinado las alegaciones de la demanda relativas a los productos solicitados en la clase 19, refiriéndose tan sólo a la coincidencia de las dos marcas en los servicios de la clase 37.

El primer motivo casacional ha de ser estimado. En la demanda se habían expuesto las razones específicas por las que el recurrente consideraba que los dos signos no eran coincidentes: en su opinión, las iniciales "CHM", además de constituir letras del alfabeto no apropiables en su aspecto denominativo, tenían un diseño gráfico distinto en una y otra marca. Sostenía que la diferencia gráfica era muy superior a la semejanza denominativa y añadía que "CHM" se correspondía con las iniciales de su denominación social ("Construcciones Hormigones Martínez") en cuanto empresa del sector de obras públicas que venía utilizando tradicionalmente este logotipo como identificativo de su origen empresarial. La entidad oponente, por su parte, se dedicaba a actividades inmobiliarias.

Junto a estas razones, aplicables a los signos en sí, el recurrente subrayaba las diferencias existentes entre los servicios de construcciones civiles y los materiales de construcción reivindicados por la marca solicitada, por un lado, y los servicios de construcciones inmobiliarias de la marca oponente, por otro.

Ninguna de estas alegaciones singulares es en realidad examinada por el tribunal de instancia que, según ya hemos expuesto, limita la fundamentación jurídica de la sentencia a repetir de modo literal, sin mayores adiciones, el contenido del acto administrativo. Incurre por ello en la falta de motivación alegada pues ni siquiera de modo implícito es posible deducir por qué rechaza las alegaciones relevantes formuladas en la demanda. Omisión tanto más significativa cuanto que en aquel escrito procesal se planteaban problemas sobre la capacidad identificativa de las letras del alfabeto o la comparación entre productos y servicios determinados.

Estimado el motivo de casación, debemos resolver, conforme dispone el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

De las alegaciones expuestas por el recurrente analizaremos en segundo lugar las relativas a la diferenciación de las marcas, a la utilización de letras del alfabeto y a la preeminencia del elemento gráfico. Previamente examinaremos -aun invirtiendo los términos de la exposición- la diversidad aplicativa que según el recurrente existe entre los dos signos pues, si realmente hubiera tal diferencia, sería innecesario acometer el análisis del resto de semejanzas.

Tanto la marca aspirante número 2.512.888 como la marca oponente número 2.130.874 protegen productos y servicios estrechamente relacionados. Los servicios de construcciones civiles en la clase 37 que la marca número 2.512.888 "CHM" trata de identificar están muy próximos a los de "construcciones inmobiliarias" que "Molquesa, S.A." distingue con su marca prioritaria número 2.130.874, también en la misma clase. Las empresas de construcción civil pueden atender indistintamente tanto a la realización de obras civiles como a la construcción de obras dirigidas al mercado inmobiliario, por lo que la coincidencia aplicativa es innegable.

La relación aplicativa también concurre respecto a los "materiales de construcción no metálicos y asfalto" que la nueva marca número 2.512.888 "CHM" trata de identificar, productos incluidos en la clase 19. Una empresa dedicada a la construcción inmobiliaria como es la titular de la marca oponente podrá utilizar los referidos materiales no metálicos, que sirven plenamente para la realización de los servicios protegidos: la marca que identifica estos servicios tiene innegable relación con otra que proteja productos de construcción. Existe pues, también para los productos reivindicados por la nueva marca "CHM", relación de afinidad con los servicios protegidos por la prioritaria "CHM Molquesa".

En este mismo orden de cosas, es irrelevante que los objetos sociales de ambas empresas difieran. Lo determinante a efectos del examen comparativo de los signos son los productos y servicios para los que hayan sido reivindicados, no las menciones contenidas en los estatutos de una u otra sociedad.

Debemos concluir, en suma, que concurre la relación aplicativa suficiente entre las marcas "CHM" y "CHM Molquesa" como para que, en presencia de denominaciones idénticas o similares, exista el riesgo de confusión o asociación indebida de ambas. Si el examen comparativo de una y otra, desde el punto de vista fonético y gráfico, revelara también su similitud, lo que acto seguido pasamos a examinar, no procederá el registro de la marca aspirante.

La segunda parte del examen ha de partir de que existen pequeñas diferencias gráficas muy poco relevantes entre los dos signos (incluso la tipografía de las letras es similar) pero que éstos son denominativa, fonética y conceptualmente muy semejantes. El uso en uno y otro de la misma expresión dominante "CHM" los hace en principio confundibles. Ulteriormente examinaremos hasta qué punto la adición del término "Molquesa" en la marca oponente deshace, o no, la semejanza entre ellos.

De los documentos aportados al pleito se deduce que "CHM" quiere utilizarse como sigla de "Constructora Hormigones Martínez". Se trata, según aquellos, de la "nueva imagen" de la empresa constructora Hormigones Martínez constituida en 1979. En esta misma línea el recurrente afirmará la existencia de otros registros similares inscritos a favor de esta última empresa: se trata de la marca número

2.548.761 "CHM Constructora Hormigones Martínez", con gráfico, concedida para productos y servicios de las clases 19, 37, 9 y 40, y de la marca denominativa número 2.307.678 "CHM", concedida en clase 19.

Siendo ello así, no parece lógico que quien solicita el registro de la nueva marca "CHM" sea precisamente una persona física (Don Jesús Luis ) en vez de la sociedad titular de las dos marcas ya registradas a las que acabamos de hacer mención. Estas últimas pertenecen a "Constructora Hormigones Martínez, S.A." por lo que aquella persona física -aun formando parte del consejo de administración de la sociedad- no puede invocarlas para sí, como si fueran de su titularidad, a efectos de favorecer el registro de una nueva marca por él solicitada. En todo caso, la semejanza denominativa no desaparece (ni tampoco la conceptual) porque la nueva marca "CHM" se quiera presentar como acrónimo o sigla, según acto seguido expondremos.

El enfoque desde el que debe analizarse el uso de "CHM" es el correspondiente no ya al uso general de las letras del alfabeto, más o menos aleatoriamente elegidas, sino a la utilización de las siglas. Afirmación que hacemos para salir al paso de las alegaciones del recurrente según el cual las marcas enfrentadas en este caso vienen compuestas por letras del alfabeto que en ningún caso serían monopolizables.

Es cierto que nuestra jurisprudencia ha sentado el principio general de inapropiabilidad de las letras del alfabeto, matizado al admitir que su especial representación gráfica sí resulta susceptible de protección registral. Doctrina mantenida, entre otras, en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1993 (que rechazaba precisamente el monopolio de la consonante "D" pero admitía, por el contrario, la viabilidad de una determinada marca que utilizaba dicha letra con una singular o especial disposición tipográfica) que debe aplicarse, como todas en esta materia extremadamente casuística, de manera cuidadosa y distinguiendo las diversas hipótesis posibles.

No son lo mismo, en efecto, las marcas limitadas a una sola letra del alfabeto (a las que aquella doctrina es plenamente aplicable) o, en ciertos casos, a parejas de letras, que las compuestas por combinaciones de letras constitutivas de unidades fonéticas más amplias. En estos últimos supuestos, trátese de siglas -esto es, palabras formadas por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja- o de acrónimos, en cuanto modalidad de siglas que se pronuncian como una palabra, las iniciales pueden agruparse para formar un conjunto que se configura, válidamente, como el elemento diferenciador de la marca.

La invocación de nuestra sentencia de 21 de enero de 1993 (y de otras análogas ulteriores) sería pertinente, pues, si las marcas ahora en liza se limitasen a una o dos letras y el debate girase sobre sus diferencias tipográficas, como en aquel caso ocurría. Como ello no es así y los signos enfrentados coinciden en el uso de las siglas "CHM", no resulta aplicable a este supuesto la jurisprudencia a cuyo tenor "no cabe jurídicamente monopolizar en exclusiva, desde el punto de vista fonético, determinadas letras del abecedario, ya que lo único monopolizable de las mismas es el aspecto original y especial del grafismo con que la letra se presenta".

Aquel criterio jurisprudencial, repetimos, no incluye como "letras del alfabeto" cualquier combinación de letras sino tan sólo las aisladas -en algún caso, incluso las parejas de letras- pero no las secuencias más complejas, siglas o acrónimos que constituyan los elementos denominativos del signo.

Las consideraciones anteriores determinan que si la comparación de los dos signos se hubiera de limitar al mero contraste entre "CHM" y "CHM", ambas para productos o servicios próximos, el registro de la nueva marca debería ser denegado pues induce a error al consumidor medio.

Como quiera que a la solicitud del nuevo signo "CHM" se opuso la marca prioritaria "CHM Molquesa" sólo queda por examinar si una y otra son incompatibles o, por el contrario, la adición de este último término las diferencia suficientemente, partiendo en todo caso de que coinciden en sus ámbitos aplicativos (fundamento jurídico sexto de esta sentencia).

Nuestro juicio coincide con el de la Oficina registral pues la identidad de los términos "CHM" hace muy difícil la posibilidad de diferenciar inequívocamente los dos signos. Si el acrónimo "CHM" viniera acompañado de otras expresiones (como sucede en uno de los precedentes citados, esto es, la marca número 2.548.761 "CHM Constructora Hormigones Martínez") podría aún plantear dudas. Pero, limitada la nueva marca a la mera expresión "CHM" sin ningún otro elemento denominativo que la singularice, el riesgo de que sea confundida con la marca prioritaria "CHM Molquesa" es innegable.

El hecho de que se hubiera procedido en su día a la inscripción de la marca denominativa número

2.307.678 "CHM" para identificar materiales de construcción en la clase 19 no puede desvirtuar la conclusión que obtenemos. La prioridad registral de "CHM Molquesa" número 2.130.874 es innegable frente a aquélla y frente a la que ahora es objeto de litigio. Cualesquiera que hubieran sido las razones determinantes en su día de la inscripción de la marca número 2.307.678 "CHM", el titular de la marca prioritaria puede hacer valer sus derechos frente a las que ulteriormente pretendan su registro si éste resulta contrario a la prohibición contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, como aquí ocurre. Sentado lo anterior, la circunstancia (por lo demás, no suficientemente demostrada) de que la marca "CHM" de la empresa "Construcciones Hormigones Martínez" gozase de notoriedad en el sector en nada alteraría la conclusión alcanzada, vista la prioridad registral de la oponente.

Ha lugar, pues, tras la estimación del recurso de casación, a la desestimación del de instancia. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Ha lugar al recurso de casación número 1164/2009 interpuesto D. Jesús Luis contra la sentencia dictada con fecha 7 de noviembre de 2008 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1510 de 2004, sentencia que casamos.

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jesús Luis contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de marzo de 2004 que denegó la inscripción de la marca número 2.512.888, "CHM" con gráfico, para las clases 19 y 37 del Nomenclátor internacional.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.