STS, 5 de Marzo de 1984

JurisdicciónEspaña
Fecha05 Marzo 1984

Núm. 138.-Sentencia de 5 de marzo de 1984.

PROCEDIMIENTO: Infracción de Ley.

RECURRENTE: Gallaher Limitd.

FALLO

No haber lugar al recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 16 de noviembre de 1981 .

DOCTRINA: Propiedad Industrial. Calificación de las marcas. Cuestión de hecho.

El artículo 24 del Estatuto de la Propiedad Industrial no puede ser erróneamente interpretado por la

resolución impugnada por no conceder a la marca "MILD» el carácter de denominación genérica y

ser cuestión de hecho la que hubiera podido entrañar la procedencia de una u otra calificación, ya

que la norma no determina, como es obvio, los supuestos en que puede concurrir la genericidad

que prohibe.

En la Villa de Madrid, a cinco de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.

En los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número uno de Santa Cruz de Tenerife y en grado de apelación ante la Sección de lo Civil de la Audiencia Provincial de la misma, por Gallaher Limited de Belfast, Irlanda del Norte, contra la Compañía Philip Morris Española, S. A., domiciliada en Santa Cruz de Tenerife, sobre nulidad de inscripción de marca; autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación por infracción de Ley, interpuesto por la parte demandante, representada por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, y dirigida por el Letrado don José Romani Sopena; habiendo comparecido en el presente recurso la parte demandada y recurrida, representada por el Procurador don Enrique Brualla de Pinies, y dirigida por el Letrado don Gabriel Romero Sulla.

RESULTANDO

RESULTANDO: Ante el Juzgado de Primera Instancia número uno de Santa Cruz de Tenerife, por el Procurador don Miguel Rodríguez Barriel, en representación de la Compañía Gallaher Lilited, formuló escrito en propósito de impugnar la concepción de la marca número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro consistente en la denominación "MILD.» y tras la aportación del correspondiente expediente administrativo, dentro del término concedido, formuló demanda basándose en los siguientes hechos: PRIMERO: Que en fecha quince de enero de mil novecientos setenta y cuatro, la compañía Philip Morris, España, S. A., solicitó la marca número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro "MILD», para distinguir "tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; cerillas», productos todos ellos comprendidos en la clase treinta y cuatro del Nomenclátor Oficial (documentos números uno a cuatro del expediente). Que en fecha primero de julio de mil novecientos setenta y cinco, la Sociedad RJ. Reynolds Tobacco Company, formula lacorrespondiente oposición contra la marca que ocupa, basando tal oposición en el carácter genérico de la dicha marca, y acompañando a su escrito de oposición y posterior escrito ampliatoria del mismo, documentos acreditativos de tal genericidad (documentos número cinco y seis, y anexos a uno y a otro, del expediente). Que por su parte, el propio registro de la Propiedad Industrial cita de oficio la marca internacional número trescientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro, inscrita asimismo en la clase treinta y cuatro del Nomenclátor, y consistente en la denominación "MILDE SORTE» (documento número nueve del expediente). Que en fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y siete, Philip Morris España, S. A., contesta el suspenso (documento número ocho del expediente), que había sido decretado por el Registro de la Propiedad Industrial en base a la oposición formulada y a la marca citada de oficio por el propio Registro. Publicado el acuerdo de concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial correspondiente al día dieciséis de octubre de mil novecientos setenta y siete, la Sociedad R. J. Reynolds Tobacco Company interpone contra la citada concesión el correspondiente recurso de reposición (documento número once del expediente), que es desestimado en forma expresa en fecha veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y nueve (documento número doce del expediente). SEGUNDO: Que desestimando, como se ha dicho, en forma expresa, el recurso de reposición interpuesto por la sociedad R.

J. Reynolds Tobacco Company, y no habiéndose interpuesto contra tal desestimación expresa, y por la citada compañía, el correspondiente recurso contencioso-administrativo, el acuerdo de concesión -de diecisiete de junio de mil novecientos setenta y siete- de la marca setecientos treinta y nueve mil veinticuatro "MILD» devino firme en vía administrativa. Alega los fundamentos de derecho que estima aplicables y termina con la súplica de que se dicte sentencia en la que se declara no mantener el acuerdo de concesión de la marca "MILD» y con imposición de las costas a la demandada.

RESULTANDO: Que por la Procuradora de los Tribunales doña Loreto Violeta Bonnet, en representación de la Compañía Philip Morris España, S. A., se contestó la demanda en base a los siguientes hechos: PRIMERO: Se niega en forma expresa los alegados de adverso en su correlativo escrito de demanda de todo aquello en que se aparte o contradiga de lo que a continuación y como más cierto se relata: Que como cuestión previa se ha de exponer que la Marca número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro "MILD» objeto de impugnación en el presente procedimiento, no pertenece en la actualidad a la sociedad demandada, sino que la misma ha sido vendida mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid señor G. Arnau y Gran bajo el número tres mil cuatrocientos de su protocolo notarial en siete de octubre de mil novecientos ochenta a la Compañía Norteamericana "Philip Morris Inc.» SEGUNDO: Tal y conforme se afirma por la Sociedad demandante, con fecha quince de enero de mil novecientos setenta y cuatro, la entidad Philip Morris España, S. A. solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial una Marca bajo el número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro consistente en el vocablo "MILD» para señalar y distinguir "tabaco en bruto o manufacturado; artículos de fumador; y cerillas». Que es importante destacar en la tramitación de esta Marca algo a lo que se alude en el escrito de demanda y que precisamente luego constituye la base de su argumentación sobre la supuesta causa de nulidad de la Marca número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro. Que efectivamente, en la tramitación del expediente de la Marca número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro, se formuló una oposición por la compañía inglesa R. J. Reynolds Tobacco Company, alegando que la denominación constitutiva de la marca número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro "MILD» era una denominación de tipo genérico y que por lo tanto no podía ser susceptible de aprobación. Que pese a esta oposición, el Registro de la Propiedad Industrial que es el Organismo que en definitiva dictamina con competencia sobre lo que puede y no puede ser constitutivo de un signo distintivo llegó a la conclusión de que efectivamente la palabra que constituía la Marca en cuestión, no tenía carácter genérico sino que era un vocablo caprichoso. Y en su consecuencia no podía ni debía considerarse incursa en ninguna prohibición legal para su acceso al Registro de la Propiedad Industrial: TERCERO: Que también es exacto, conforme afirma la Sociedad Gallaher Limited, que la entidad Reynolds Tobacco Company, indudablemente, por comprender la falta de razón que la asistía en su pretensión sobre la supuesta genericidad del vocablo "MILD», dejó ganar firmeza a la definitiva concesión en vía administrativa de la marzo número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro "MILD» concedida a favor del demandado Philip Morris España, S. A. CUARTO: Que en definitiva la demandante, plantea su acción afirmando que la palabra "MILD» es una denominación de tipo genérico y no susceptible de constituir signo distintivo a tenor de lo establecido en las disposiciones correspondientes del Estatuto regulador de la materia y esta afirmación es la que se va a examinar ya que ello es absolutamente inexacto. Que la palabra "MILD», efectivamente coincide con un vocablo anglosajón, que según los diversos funcionarios puede traducirse como: "indulgente, suave, dulce, benigno, dócil y cortés». QUINTO: Que con independencia de la prueba que antecede, de que el vocablo MILD, no es utilizado en ningún caso por los fabricantes españoles, y carece de significación para un consumidor en este país, se acompaña algo que constituye una prueba insuperable como lo es certificación expedida por el Organismo que monopoliza la comercialización de tabaco en España TABACALERA, S. A. que así lo afirma. SEXTO: Que la demandante Gallaher Limited; en su afán de hacer gratuitas afirmaciones, dedica un apartado especial de su escrito de demanda a lo que califica como "evidente mala fe de la demandada y de su compañía madre Philip Morris INC.» y así como semuestra aparente paladín de los intereses de los fabricantes españoles, montando una curiosa historia sobre que la sociedad norteamericana ha solicitado la marca que trata de impugnar a través de su filial en España porque a ella no le sería nunca concedida protección para esa denominación; pues bien se da la circunstancia de que Philip Morris INC, domiciliada en los Estados Unidos, si tiene protegida directamente a su nombre la denominación MILD y por lo tanto no necesita buscar ninguna clase de subterfugios como la indudable imaginación de Gallaher Limited la lleva a pensar. SÉPTIMO: Por si las razones que anteriormente se aducen sobre la falta de razón que asiste a la demandante en todo este asunto, fueran pocas, hay un último razonamiento que pone ya "broche de oro» a la acción de nulidad de la marca número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro "MILD» que se intenta por Gallaher Limited: Que la marca número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro "MILD», no solamente distingue tabacos, sino la totalidad de los artículos comprendidos en las clase correspondiente del Nomenclátor Oficial de marcas y entre ellos, artículos para fumador y cerillas. OCTAVO: Que sobre lo que anteriormente se expone, hay en todo caso una cuestión que realmente retrata la postura de la demandante en todo este asunto. Que así concretamente, en el apartado séptimo de la hoja nueve vuelta de su escrito de demanda, afirma que la expresión "MILD» es una expresión "de uso corriente para designar una determinada cualidad de productos», Alega los fundamentos de derecho que estimó oportuno y termina con la súplica de que se dictase resolución por la que alternativamente, por estimarse las excepciones o por el fondo, se desestimase la demanda condenando en costas a la actora.

RESULTANDO: Que recibido el pleito a prueba y practicadas las mismas con el resultado que constan en autos, el Juzgado elevó los autos a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, para la resolución oportuna y por la mencionada Audiencia, por su Sala de lo Civil, se dictó sentencia con fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y uno , desestimando la demanda e imponiendo las costas a la actora.

RESULTANDO: Que contra la preinserta sentencia se preparó por la representación del demandante Compañía Gallaher Limited, el presente recurso de casación por infracción de Ley, y elevados los autos, previo emplazamiento, a esta Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se ha personado ante la misma, en representación de dicho recurrente el Procurador don Enrique Sorribes Torra, por medio de escrito en el que se articulan los siguientes motivos:

Primero

Fundado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , al infringir el fallo recurrido, por interpretación errónea, el apartado quinto del artículo ciento veinticuatro del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

Segundo

Fundado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , al infringir el fallo recurrido, por violación, por inaplicación, la doctrina legal sentada por este Supremo Tribunal en sus sentencias de fechas diez de enero de mil novecientos treinta y tres y veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y ocho . El presente motivo de casación se articula con base a la infracción por violación, por inaplicación, que el fallo recurrido hace de la doctrina legal sentada por esta propia Sala Primera en su sentencia de fecha diez de enero de mil novecientos treinta y tres .

Tercero

Fundado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , al infringir el fallo recurrido, por violación por inaplicación, el artículo tercero, párrafo segundo del Código civil .

Cuarto

Fundado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , al infringir el fallo recurrido, por violación, por inaplicación, el artículo tercero, párrafo, primero del Código civil .

Quinto

Fundado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , al infringir el fallo recurrido, por violación, por inaplicación, el artículo sexto, párrafo cuarto del Código civil .

Sexto

Fundado en el número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , dado que en la apreciación de la prueba ha habido un error de hecho, resultando este último de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del Juzgador.

Séptimo

Fundado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , al infringir el fallo recurrido por violación, por inaplicación, el artículo seis quinquies del Convenio de la Unión de ParisVISTO: Siendo Ponente el Magistrado don Antonio Sánchez Jáuregui.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO: Que las actuaciones de las que el presente recurso trae causa tienen su origen en demanda promovida por la Compañía "Gallaher Limited», contra la entidad "Philip Morris España, S. A.», ejercitando acción de nulidad de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la Marca número setecientos treinta y nueve mil veinticuatro "MILD», con fundamento en que tal denominación, por su carácter genérico, incide en la prohibición que para el supuesto establece el apartado quinto del artículo ciento veinticuatro del estatuto de la Propiedad Industrial de veintiséis de julio de mil novecientos veintinueve , desestimando la sentencia recurrida la pretensión de la actora, estableciendo como hechos que determinan su fallo y que adquieren particular relieve para la adecuada resolución de los varios temas que el recurso plantea, los de que, según consigna en su cuarto considerando, la palabra "MILD», perteneciente al idioma inglés pero no incorporada al español y que no guarda la menor relación gráfica o fonética con ninguno de sus significados en nuestro idioma, cuales son los de suave, flojo, ligero, etc.. que le corresponden, no evoca para los consumidores de tabaco, salvo para los que conozcan el idioma de que forma parte, los meritados significados que de su traducción al idioma castellano se derivan, encontrándose la referida palabra "MILD» en el supuesto de que, al no resultar conocida o entendida como tal, se le valore exclusivamente por su forma gráfica o fonética, por cuanto es tomada por el público tal como se escribe y lee, sin establecer relación con su significado en la lengua de origen, valiendo, en su consecuencia, como creación puramente caprichosa o de fantasía, cual si fuera mera invención no perteneciente a idioma alguno.

CONSIDERANDO: Que con las afirmaciones fácticas de la resolución impugnada, antes resaltadas, se enfrenta el sexto motivo del recurso, único en que por la vía adecuada del número séptimo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , tratan de combatirse tales afirmaciones, aduciéndose en el motivo error de hecho en la apreciación de la prueba, resultante, según se arguye, de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, fundamentándose el motivo, tal como se desarrolla, en la aseveración de que "de la abundante prueba documental aportada a los presentes autos queda palpablemente acreditada la genericidad de dicho vocablo "MILD» no sólo en todo el ámbito nacional español sino muy especialmente en las Islas Canarias», motivo que ha de decaer, habida cuenta de que, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, para demostrar el error de hecho es necesario citar "concretamente» el documento o acto auténtico que, sin complejidades de juicio y de razonamientos, patentice la pretendida equivocación de hecho sufrida por el juzgador, por lo que, cuando no se hace concreta expresión de dichos documentos, es preciso desestimar los razonamientos que contrarían o desnaturalizan los hechos probados en que la sentencia recurrida basa sus pronunciamientos, no siendo lícito, por ende, fundamentar motivo como el que nos ocupa en el alegato de lo que, ajuicio del recurrente, resulta acreditado por una "abundante prueba documental», sin especificar cita de los concretos documentos que demuestren la equivocación evidente del juzgador al estar adornados de las calidades de autenticidad que el precepto legal exige y la doctrina de esta Sala condiciona al cumplimiento de una serie de requisitos, que sólo es dable analizar si concurren cuando los documentos han sido específicamente citados.

CONSIDERANDO: Que calificada la marca "MILD» por la Sala de instancia como denominación no genérica e incólumes en casación los fundamentos fácticos que sirven de apoyo a tal aseveración, se impone el rechazo de los motivos primero y segundo del recurso, en los que, por la vía del ordinal primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , se acusa la interpretación errónea del apartado quinto del artículo ciento veinticuatro del Estatuto de la Propiedad Industrial -motivo primero- y la violación, por inaplicación, de la doctrina legal sancionada por la Sentencia de esta Sala de diez de enero de mil novecientos treinta y tres y la de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y ocho -motivo segundo-, por cuanto el precepto legal dicho no pudo ser erróneamente interpretado por la resolución impugnada por no conceder a la marca "MILD» el carácter de denominación genérica y ser cuestión de hecho la que hubiera podido entrañar la procedencia de una u otra calificación, ya que la norma no determina, como es obvio, los supuestos en que puede concurrir la genericidad que prohibe, y por lo que respecta a la doctrina legal que se dice infringida, la sentencia de esta Sala de diez de enero de mil novecientos treinta y tres parte para fundamentar su fallo del hecho, incontrovertible en casación, de que la Sala de instancia había calificado como genérica una determinada marca, supuesto bien distinto al que se ofrece en el caso del presente recurso, y la Sentencia de veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y ocho , lo es de la Sala Cuarta no teniendo en consecuencia el carácter de doctrina legal a los efectos de este recurso - sentencia de esta Sala de veintidós de junio de mil novecientos ochenta y tres .CONSIDERANDO: Que igual suerte desestimatoria corresponde a los motivos tercero, cuarto y quinto del recurso, articulados al amparo del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , ya que: a) en el motivo tercero se acusa la violación, por inaplicación, del párrafo segundo del artículo tercero del Código Civil , sin señalar al desarrollarlo los criterios de equidad que hubieran debido ponderarse por la Sala de instancia al conjugar el alcance del apartado quinto del artículo ciento veinticuatro del Estatuto sobre la Propiedad Industrial ; b) en el motivo cuarto se denuncia la violación por inaplicación, del párrafo primero del artículo tercero del Código Civil , con olvido de que, atendidos los hechos, la norma - apartado quinto del artículo ciento veinticuatro del Estatuto sobre la Propiedad Industrial - fue rectamente interpretada de conformidad a su espíritu y finalidad, y c) en el motivo quinto del recurso, al denunciar la violación, por inaplicación, del párrafo cuarto del artículo sexto del Código civil , referente al fraude de ley, se argumenta con fundamento en la mala fe de la entidad demandada al registrar como marca un vocablo genérico, pero aún dando por entendido que la norma de cobertura sea la que permitió el acceso de la marca al registro de la propiedad Industrial, no existe la norma cuya aplicación se haya tratado de obviar, pues el artículo ciento veinticuatro del Estatuto de la Propiedad Industrial , en su apartado quinto, se hubiera aplicado de ser procedente, lo que es precisamente el tema de fondo planteado en él litigio por la demandante recurrente.

CONSIDERANDO: Que en el motivo séptimo del recurso, último que resta por analizar, se denuncia por la vía del ordinal primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil , la violación, por inaplicación, del artículo sexto quinquies del Convenio de la Unión de París, de veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres , para la protección de la Propiedad industrial, concretándose en el desarrollo del motivo que la infracción acusada lo es con referencia al apartado A, uno del referido precepto y concretamente al párrafo primero de dicho apartado A 1, lo qué nada expresa en orden a su supuesta infracción, dado que para admitirla era necesario calificar de denominación genérica la marca registrada, lo que es contrario al criterio mantenido por la Sentencia recurrida, inalterado en este trámite casacional.

CONSIDERANDO: Que la desestimación de los siete motivos del recurso y la del mismo en su totalidad lleva aneja la consecuencia de imposición a la recurrente de las costas aquí causadas y sin que proceda hacer declaración alguna sobre depósito que, por innecesario, no fue constituido.

FALLAMOS

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por Gallaher Limited, contra la sentencia que, con fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, dictó la Sección de lo Civil de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto, las copias necesarias, lo pronunciamos mandamos y firmamos.- Manuel González Alegre y Bernardo.- Jaime de Castro García.- Carlos de la Vega Benayas.-Antonio Sánchez Jáuregui.- Rafael Pérez Gimeno.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo señor don Antonio Sánchez Jáuregui, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha, de que como Secretario certifico.- Rubricado.

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