STS, 2 de Octubre de 1986
| Ponente | CARMELO MADRIGAL GARCIA |
| ECLI | ES:TS:1986:9808 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 2 de Octubre de 1986 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 618.-Sentencia de 2 de octubre de 1986
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Propiedad Industrial. Rótulo de establecimiento. "Soniport» y "Sony». Concesión.
DOCTRINA: Tratándose de un rótulo de establecimiento ("Soniport»), es de aplicación lo dispuesto
en el art. 212 del Estatuto, que prohibe sólo los rótulos que no se distingan suficientemente de la
marca, distinción que se produce gráfica y fonéticamente en el presente caso.
En la villa de Madrid, a dos de octubre de mil novecientos ochenta y seis.
En el recurso contencioso-administrativo que en grado de apelación pende ante la Sala interpuesto por "Sony Corporation», representada por el Procurador don Leandro Navarro Ungría, y bajo dirección letrada, y de la otra como apelada la Administración Pública a la que representa y defiende el Letrado del Estado, contra la Sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecha 19 de abril de 1983, sobre concesión de rótulo.
Antecedentes de hecho
El "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de 16 de octubre de 1974, apareció publicado la solicitud de inscripción de rótulo "Soniport», para distinguir un establecimiento destinado a la fabricación, venta, instalación, conservación y reparación de aparatos eléctricos y electrónicos en especial portero automático. Con fecha 14 de diciembre de 1974, se formuló por parte de "Sony Corporation» escrito de oposición a la anterior solicitud, en base a las marcas de su propiedad núms. 439.727/728 y 548.392, denominadas todas ellas "Sony», para distinguir productos incluidos en las clases 61 y 62 antiguas y servicios de la clase 37 moderna del Nomenclátor Oficial de Clasificación. Finalmente en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» de 1 de marzo de 1977, apareció publicada la concesión del rótulo de establecimiento.
Contra dicha resolución se interpuso recurso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, por la representación procesal de "Sony Corporation», en el que seguido por sus trámites legales, recayó Sentencia con fecha 19 de abril de 1983 , cuya parte dispositiva dice así: "Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la empresa "Sony Corporation", contra los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial que autorizó a don Ignacio el registro del rótulo del establecimiento "Soniport", con el núm. 113.829, y sin hacer expresa condena de costas.»
Que contra dicha sentencia se interpuso el presente recurso de apelación en el que las partes se instruyeron de todo lo actuado y presentaron su correspondiente escrito de alegaciones; señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 22 de septiembre de 1986, en cuya fecha tuvo lugar el acto.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Carmelo Madrigal García.Fundamentos de Derecho
Por la entidad apelante se impugna la sentencia de instancia que confirmó la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que concedió el rótulo de establecimiento núm. 113.829, "Soniport», no obstante la oposición formulada contra la misma por el titular de las marcas núms. 439.727; 439.728 y 548.392 consistentes en la denominación "Sony», alegando como fundamento de su pretensión de anulación de la concesión del referido rótulo que la sentencia apelada no ha tenido en cuenta una serie de precedentes, como son la denegación por el propio Registro de la inscripción de otros rótulos de los que forma parte la denominación "Sony», y que tal denegación se deduce igualmente de las normas legales aplicables al caso, que se deriva de la remisión que al art. 215 del Estatuto hace a las normas sobre los nombres comerciales, entre los que el art. 201.d) dispone una remisión general a las que rigen las marcas, por lo que deben entrar en juego las prohibiciones contenidas en las reglas 1.º y 11.º del art. 124, sin que del art. 212, en que se basa la sentencia, se desprenda referencia alguna a que distintos ámbitos puedan justificar la convivencia de una marca y un rótulo, siendo así, sigue afirmando, que el rótulo concedido "Soniport», incluye íntegramente al de la marca oponente "Sony» habiéndose limitado a añadir a esta el vocablo "Port» con lo que es evidente, dice, que no se logra una distinción suficiente entre ambas denominaciones, que al coincidir en el elemento fundamental "Soni-Sony» podrán conducir a confusiones entre el público consumidor, que fácilmente pudiera verse inducido a pensar que el distintivo "Soniport» está estrechamente relacionado con el prioritario "Sony», que se encuentra ampliamente divulgado y difundido en nuestro país; amén, de que existe una estrecha relación entre las actividades en el establecimiento amparado por el rótulo impugnado y los productos y servicios amparados por las marcas oponentes.
El primer motivo de impugnación basado en pretendidos precedentes en la actuación del Registro denegando otros rótulos en los que formaba parte la palabra "Sony» no puede ser admitido como fundamento de una sentencia estimatorio del recurso, pues es obvio que la actuación del Registro no vincula al Tribunal, ya que precisamente es función de los Tribunales de la Jurisdicción Contenciosa, el control de la legalidad de los actos administrativos dictados por el Registro, actos que ni siquiera vinculan al propio Registro, dado que la concesión o denegación de la inscripción de cualquier modalidad de la propiedad industrial, no es un acto discrecional, sino reglado, en el que nunca puede entrar en juego el precedente, para seguir vinculando al Registro a dictar resoluciones que no se acomodan a Derecho, pues el conflicto entre el principio de igualdad y legalidad ha de ser resuelto a favor de éste, amén, de que sólo pueda haber igualdad dentro de la legalidad y que el precedente administrativo, que no es equiparable a la costumbre y no es fuente del ordenamiento jurídico, requiere para que pueda vincular a la Administración, siempre dentro de la actividad discrecional, entre otros requisitos, la identidad objetiva sustancial entre los supuestos amparados, lo que no se produce en el supuesto de autos.
En cuanto a la normativa aplicable para determinar la convivencia registral del rótulo "Soniport» y las marcas "Sony» no viene constituida como pretende la entidad apelante por la aplicación prioritaria de las reglas 1 y 11 del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, deducida del juego de las remisiones normativas que alega, pues tales normas se refieren a la compatibilidad entre los distintivos de las marcas, y la colisión entre el rótulo y la marca está expresa y específicamente prevista en el art. 212 del Estatuto que establece clara y taxativamente que "no podrá registrarse como rótulo de establecimiento el que no se distinga suficientemente de una denominación registrada como marca», habiendo ya declarado esta Sala en Sentencia de 20 de diciembre de 1985, que el legislador no está previendo en el art. 212, como presupuesto por la denegación del rótulo una simple semejanza con la marca prioritaria, tal y como ocurre para las marcas entre sí en el núm. 1 del art. 124, sino que es precisa una semejanza cualificada, de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar la marca, dadas las diferencias de finalidad y ámbito de protección que cabe predicar de los rótulos de los establecimientos respecto a los demás signos distintivos.
Comparados en su conjunto los distintivos que integran las dos distintas modalidades de la propiedad industrial "Soniport» (rótulo) y "Sony» (marca) puede afirmarse, como se hace en la sentencia apelada, que ambas se distiguen suficientemente, pues es distinto su número de sílabas y su acentuación, por lo que su convivencia registral es posible. Sin que a esta conclusión sea obstáculo la alegación del apelante de que la marca "Sony» se encuentra ampliamente divulgada y difundida en nuestro país, pues lo que protege el rótulo no son productos o servicios, sino muestras, escaparates y demás accesorios propios para diferenciar el establecimiento de otros similares, según dispone el art. 214 del Estatuto, y por otra parte la propia notoriedad de la marca "Sony» impedirá que se pueda generar confusión en los potenciales adquirientes de los productos protegidos por la misma, cualquiera que sea el rótulo del establecimiento donde aquéllos pretendan efectuar su adquisición.
No concurriendo las circunstancias que conforme al art. 131 de la Ley Jurisdiccional pudierandeterminar una expresa condena en costas.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por "Sony Corporation», contra la Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, de 19 de abril de 1983, que declaró conforme a Derecho el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 1 de marzo de 1977, que concedió el rótulo núm. 113.829, "Soni-port», confirmando dicha sentencia en todas sus partes; sin hacer expresa imposición de costas.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Francisco Pera Verdaguer.- José Pérez Fernández.-José Garralda Valcárcel.- Carmelo Madrigal García.- Fernando Roldan Martínez.- Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Carmelo Madrigal García, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que como Secretario de la misma certifico.
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