SAP Madrid 157/2009, 8 de Junio de 2009
| Ponente | JOSE ZARZUELO DESCALZO |
| ECLI | ES:APM:2009:10688 |
| Número de Recurso | 231/2008 |
| Número de Resolución | 157/2009 |
| Fecha de Resolución | 8 de Junio de 2009 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª |
SENTENCIA: 00157/2009
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
C/ General Martínez Campos nº 27.
Teléfono: 91 4931988/89
Fax: 91 4931996
ROLLO DE APELACIÓN Nº 231/08.
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 238/06.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.
Parte recurrente: Don Lorenzo .
Procurador: Doña María Ángeles Oliva Yanes.
Letrado: Doña Coral Roldan Moreno.
Parte recurrente-recurrida: FRANK Y CIA. PUBLICIDAD, S.L.
Procurador: Don José C. Calvo Villamañan Ruiz.
Letrado: Don Juan Carlos Delgado Ruiz.
SENTENCIA Nº 157/09Ilmos. Sres. Magistrados:
D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA
D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ
D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO
En Madrid, a 8 de junio de 2009.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 231/2008, interpuesto contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2007, dictada en el proceso ordinario núm. 238/2006 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.
Han sido partes en el recurso, como apelante Don Lorenzo , representado por la Procuradora Doña María Ángeles Oliva Yanes y asistido de la Letrado Doña Coral Roldan Moreno, siendo apelada la entidad FRANK Y CIA PUBLICIDAD, S.L., representada por el Procurador Don José C. Calvo Villamañán Ruiz y asistida del Letrado Don Juan Carlos Delgado Ruiz.
Es magistrado ponente D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO
Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de Don Lorenzo , representado por la Procuradora Doña María Ángeles Oliva Yanes y asistido de la Letrado Doña Coral Roldan Moreno, contra la entidad FRANK Y CIA. PUBLICIDAD, S.L., representada por el Procurador Don José C. Calvo Villamañán Ruiz y asistida del Letrado Don Juan Carlos Delgado Ruiz en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba el dictado de Sentencia por la que se declarase que la utilización de la marca nacional número 2.328.908 FRANK Y CIA son actos constitutivos de la violación de marcas y del nombre comercial de Don Lorenzo y que la conducta de la demandada es constitutiva de competencia desleal y se condene a la demandada:
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A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
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A cesar en la utilización de la marca número 2.328.908 FRANK Y CIA o cualquier otra que sea similar a ésta o que incluya denominaciones parecidas, con expresa prohibición de realizarlo en el futuro.
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A cesar en los actos de competencia desleal denunciados en la presente demanda.
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A retirar del mercado todos los productos, carteles, folletos u otros documentos donde aparezca la denominación FRANK Y CIA, debiendo ser destruidos a presencia judicial, todo ello a costa de la parte demandada.
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A que sea publicada a su costa la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, mediante anuncios en dos diarios de tirada nacional en la forma que el Juzgado determine.
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Al pago de la indemnización de daños y perjuicios causados en la cuantía que resulte de aplicar el 1% sobre los ingresos brutos que haya obtenido la Compañía Frank y Cía. Publicidad, S.L. durante los últimos cinco años.
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Al pago de las costas del procedimiento.
Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid dictó sentencia, con fecha 8 de noviembre de 2007 , cuyo fallo es el siguiente: " Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda interpuesta por la procurador Dª Mª Angeles Oliva Yanes, en nombre y representación de D. Lorenzo contra FRANK Y CIA PUBLICIDAD SL, ABSOLVIENDO a la demandada de los pedimentos formulados en su contra y todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante".
Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de Don Lorenzo se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar Sentencia.
Por la representación de Don Lorenzo se ejercitaron en el presente procedimiento con su demanda acciones por infracción de marcas y en base a la Ley de Competencia Desleal, solicitando los pronunciamientos referidos en los antecedentes de hecho de la presente resolución, aclarándose en la audiencia previa el suplico de la demanda y quedando fijado que también solicitaba la nulidad de la marca de la entidad demandada FRANK Y CIA PUBLICIDAD, S.L., con base en su titularidad de las marcas nacionales 2.262.984 "FRANK CIA, Feria de Muestras de la FRANQUICIA en Andalucía" para la clase 35 de servicios de organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad; marca 2.262.985 "FRANK CIA, Feria de Muestras de la FRANQUICIA en Andalucía" para la clase 39 de servicios de distribución y el rótulo de establecimiento nº 267.106 "FRANK CIA, Feria de Muestras de la FRANQUICIA en Andalucía", cuyos derechos tiene cedidos a la entidad Parque Temático del Anís, S.L. que se dedica fundamentalmente a la celebración de ferias, entre las que se encuentra la de la Franquicia de Andalucía que se celebra en la localidad cordobesa de Rute desde el año 2000, y al tener conocimiento en mayo del año 2005 de la utilización por la demandada de la marca de su titularidad nº 2.328.908 "FRANK CIA" para la clase 35 concedida para servicios de publicidad, alegando que existe identidad denominativa y aplicativa respecto de los servicios ofrecidos produciéndose riesgo de confusión y asociación por parte de los consumidores, así como un aprovechamiento por la demandada de la reputación y esfuerzo ajeno.
Oponiéndose la demandada a las pretensiones deducidas por el actor, la Sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda básicamente por entender que faltaba acreditación del carácter de notoriedad de la marca del actor, en base a la testifical practicada, debiendo acudirse en cuanto a la nulidad relativa al artículo 52 de la LM y, al alegarse identidad o similitud de signos y de productos o servicios, existiendo riesgo de confusión, se trataría del supuesto previsto en el artículo 6.1 b) de la LM al entender que los signos no son iguales y descartando la semejanza entre ambos signos porque los de la actora son muchos más largos y también la similitud en cuanto al elemento diferenciador, tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista fonético, apreciando en cambio mayor semejanza entre los servicios distinguidos con el signo, consistentes en organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad de la primera marca del actor y los servicios de agencia de publicidad de la demandada, pero no apreciando el riesgo de confusión al tener en cuenta los destinatarios especializados de los servicios -empresas de franquicias- para concluir que la marca de la demandada no ha infringido la prohibición relativa del art. 6 de la LM , descartando igualmente la existencia de infracción de la marca del actor al ser la demandada titular de una marca registrada que no ha sido anulada y no cumpliéndose por otra parte los requisitos para apreciar la infracción del derecho de marca del actor por no haber identidad de signos y servicios o el riesgo de confusión, desestimando igualmente las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal al no apreciar la existencia de confusión a la vista del carácter especializado de los consumidores destinatarios de los servicios, por no existir encaje en la LCD ante la existencia de signos registrados, no concurrir la explotación de la reputación ajena ante la ausencia de notoriedad, sin que sea aplicable el artículo 5 cuando hay específica tipificación.
Frente al indicado pronunciamiento se alza el recurso interpuesto por la representación del actor que viene a invocar como motivos de impugnación:
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- Que la Sentencia prescinde de lo establecido en los artículos 6 y 52 de la Ley de Marcas , argumentando que la marca de la demandada incurre en todas y cada una de las prohibiciones del artículo 6 de la LM por ser idéntica a las del actor en su elemento fundamental o núcleo, dándose la similitud o semejanza en cuanto al ámbito aplicativo respecto de los productos o servicios, tratándose de la misma actividad de publicidad y al dirigirse al mismo sector, que sería la captación de inversores o franquiciados ofreciendo ambas sus servicios a empresas de franquicias; que se genera confusión en los consumidores bastando para ello con acceder al buscador Google con el signo del actor y aparece en la página inicial la demandada, discrepando de la apreciación de la prueba testifical porque las testigos que reseña se dedican al marketing directo y no a la captación de inversores y al reconocer otro testigo su coincidencia en las Ferias de Madrid, Barcelona y Valencia; con respecto al ámbito que a su feria acudirían franquiciados de toda España y que carecería de sentido que se anunciara en publicaciones de carácter nacional si suámbito fuera meramente local.
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- Aplicación indebida de los artículos 3.1 y 30.1 de la Ley de Marcas de 1988 , ya que la concesión de la marca de la demandada se efectuó precisamente quebrantando esa Ley, sin que al actor se le comunicara que se pretendía inscribir una marca exactamente igual a la suya y sin que...
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