STS, 30 de Septiembre de 2009
| Ponente | RAMON TRILLO TORRES |
| ECLI | ES:TS:2009:6306 |
| Número de Recurso | 1718/2008 |
| Fecha de Resolución | 30 de Septiembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1718/2008, interpuesto por la mercantil ENTEL IT CONSULTING, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Óscar García Cortés, contra la sentencia nº 373, dictada el 22 de febrero de 2008 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 1214/2005, que confirmó la prohibición de registro del nombre comercial nº 256.655 «ENTEL IT CONSULTING, S.A.», denominativo, para distinguir servicios de las clases 41 y 42 del Nomenclátor internacional. Se han personado en este recurso, como partes recurridas, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la mercantil INTEL CORPORATION, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla.
PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo nº 1214/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 22 de febrero de 2008 , dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil ENTEL IT CONSULTING SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Óscar García Cortés, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de enero de 2.005, confirmada en alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 12 de julio de 2005. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia».
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Óscar García Cortés, en representación de ENTEL IT CONSULTING, S.A., a través de escrito de fecha 1 de abril de 2008, que fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 2 de abril de 2008, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de ENTEL IT CONSULTING, S.A. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2008, en el que articuló dos motivos de casación y concluyó suplicando a la Sala que estime el recurso, anule la sentencia recurrida y declare la concesión del registro solicitado para el nombre comercial «ENTEL IT CONSULTING, S.A.».
CUARTO.- El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 25 de septiembre de 2008 , que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.QUINTO.- Por providencia de 22 de octubre de 2008 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y a la representación procesal de INTEL CORPORATION, S.A. para que formalizaran su oposición, lo que efectuaron mediante sendos escritos de 10 de diciembre de 2008, que concluyeron suplicando, respectivamente, a la Sala que desestime el recurso, con imposición de costas, y que se confirme íntegramente la sentencia recurrida que denegó la inscripción, con expresa condena en costas a la recurrente. Por diligencia de ordenación de 11 de diciembre de 2008 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
SEXTO.- Por providencia de fecha 2 de julio de 2009 se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.
D. Ramon Trillo Torres, y se señaló para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 22 de septiembre de 2009, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres, Presidente de la Sala
PRIMERO.- Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 373, dictada con fecha 22 de febrero de 2008 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, desestimando la pretensión de la actora, declaró la conformidad a Derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de fecha 12 de julio de 2005, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la de fecha 13 de enero anterior, que denegó la inscripción del nombre comercial nº 256.655, denominativo, «ENTEL IT CONSULTING, S.A.», para servicios de las clases 41 (servicios de formación en materia informática) y 42 (servicios de consultoría informática; servicios de análisis, diseño, creación, desarrollo y programación de sistemas y programas informáticos) del Nomenclátor; se ha opuesto al registro la mercantil INTEL CORPORATION S.A., titular de varias marcas constituidas o integradas por el término "INTEL", inscritas para las clases 41 y 42 del Nomenclátor.
La sentencia recurrida, tras exponer los términos de la controversia y los criterios que deben aplicarse para proceder a la comparación entre los signos enfrentados, concreta su ratio decidendi en el fundamento jurídico quinto, en los siguientes términos:
Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930\759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 1988\2267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 2004\4355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la Oficina para oponerse a la marca como los de aprovechamiento indebido del renombre de la marca oponente dado que los términos en su conjunto no son suficientemente dispares ya que los términos INTEL y ENTEL carecen de suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas, pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia por lo que procede desestimar el presente recurso. A ello se debe añadir que según reiterada jurisprudencia el carácter notorio de una marca requiere, tal como reclama la parte actora, un máximo rigor al proceder a la comparación entre marcas opuestas. Con ello se protege, en consonancia con lo dispuesto en el derecho comunitario, el esfuerzo y la inversión empresarial sobre una determinada marca, cuyo conocimiento amplio entre los usuarios de un determinado sector comercial (marcas notorias) o incluso entre la generalidad de los consumidores (marcas renombradas), incrementa el riesgo de confusión y, sobre todo, de asociación con marcas posteriores que puedan presentar un determinado grado de semejanza con aquéllas (Sentencia de 19 de febrero de 2003 RJ 2003121 )
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SEGUNDO.- La recurrida INTEL CORPORATION, S.A. se opone a la admisión del motivo primero delrecurso, alegando que en el escrito de preparación se ha incumplido la obligación de justificar que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia, y que a través del recurso sólo se pretende una nueva valoración de los hechos. Esta causa de inadmisión no puede ser acogida porque el motivo primero de casación se articula al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley jurisdiccional, y en este supuesto no es exigible la observancia de dicha carga procesal.
A través del primer motivo de casación la recurrente denuncia que la sentencia impugnada incurre en incongruencia omisiva por no haber dado respuesta a las tres siguientes alegaciones: 1) infracción de la doctrina de los actos propios por parte de la codemandada Intel Corporation, S.A., que en otros supuestos ha defendido la inconfundibilidad entre las marcas "INTEL y ENTEL"; 2) aplicabilidad del artículo 87.2.a) de la Ley , que permite el acceso al registro del nombre comercial en tanto coincide con la razón social de la mercantil titular de la solicitud de inscripción; 3) infracción por parte de la OEPM del principio de igualdad ante la ley.
Tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la jurisprudencia de esta Sala han venido definiendo de manera constante el vicio de incongruencia como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado en sus escritos la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. La incongruencia omisiva o ex silentio que se denuncia en este caso se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.
La Sala aprecia que la respuesta a las alegaciones relacionadas no era exigible porque no constituyen pretensiones o motivos de nulidad del acto administrativo, sino argumentos de refuerzo que deben considerarse implícitamente rechazados en la sentencia al denegarse los motivos de nulidad articulados. Por otra parte, el proceso contencioso-administrativo no es el cauce adecuado para resolver sobre los efectos de la conducta de un particular, ya que a través del mismo sólo procede examinar los motivos de nulidad del acto administrativo y las pretensiones de reconocimiento de una situación jurídica individualizada que sean consecuencia de la nulidad de aquél, en este caso, el examen de la legalidad del acto resolutorio de la inscripción en el Registro.
En cuanto a los posibles perjuicios que la conducta de un particular pueda ocasionar, deberán ser reclamados en otro orden jurisdiccional.
No podría hablarse de infracción del artículo 87.2.a) de la Ley 17/2001, de Marcas , porque este precepto sólo prevé la posibilidad de que una razón social pueda constituir un nombre comercial, pero, como es obvio, siempre que se cumplan los restantes requisitos exigidos por la norma, lo que constituye precisamente el objeto del proceso, y al que ha dado cumplida respuesta la sentencia recurrida.
Por último, en lo que se refiere a la infracción por parte de la OEPM del principio de igualdad ante la ley, debemos recordar que el precedente administrativo no es vinculante, ya que la Administración no tiene margen de discrecionalidad en la concesión o denegación de los nombres comerciales o de las marcas, de tal forma que si se dan en un caso concreto los elementos propios de la prohibición así tiene que declararlo, aunque en un supuesto anterior haya dicho lo contrario, y ello porque en el ejercicio de facultades regladas, como es este caso, el principio de legalidad prevalece sobre el de igualdad.
TERCERO.- El segundo motivo de casación se articula al amparo del apartado d) del art 88.1 de la Ley de la jurisdicción, y en él se denuncia la infracción del art. 6.1 .b) en relación con el art. 88 c) de la Ley 17/2001, de Marcas , y de la jurisprudencia que los interpreta, en cuanto a los siguientes extremos: la comparación entre signos debe hacerse en su conjunto, sin disgregaciones; y, si se dan las circunstancias ad hoc , la notoriedad de una marca oponente comporta que será mejor identificada por el consumidor, en especial si el conocimiento que lleva aparejada esa notoriedad está vinculado a un sector de mercado que discurre por canales de comercialización diferentes a los del sector de mercado en el que está ubicada la solicitud de registro impugnada por esa marca.
Los argumentos expuestos no constituyen sino la discrepancia de la parte con la valoración que la Sala de instancia realiza sobre la comparación entre los distintivos enfrentados y el subsiguiente riesgo de confusión entre ellos. Hemos sostenido de modo reiterado que cuando la cuestión central del litigio deinstancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , no basta para el éxito del recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el Tribunal de instancia, afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones y se ha separado de la doctrina jurisprudencial. En casación no es posible revisar los hechos probados o las apreciaciones de tipo fáctico efectuadas en la instancia, por tratarse de un recurso destinado exclusivamente a la verificación de la correcta aplicación e interpretación del derecho, lo que en materia de marcas conlleva que no se puedan sustituir los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y factores similares se hayan efectuado en la instancia, salvo que se trate de errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente caso. El juicio realizado por la Sentencia de instancia se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala aplicable en los supuestos en que, interviene una marca que tiene la consideración de notoria en el entorno informático, lo que no ha sido negado por ninguna de las partes.
Por último, no podemos dejar de citar la sentencia de esta Sala de fecha 11 de diciembre de 2006 , dictada en el recurso nº 3632/2004, en la que se confirmó la denegación de registro de la marca mixta "FUNDACIÓN DINTEL, PARA LA DIFUSIÓN DE LAS INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN", para servicios de la clase 42, por apreciar riesgo de confusión con varias marcas que contienen o consisten en el término "INTEL", por argumentos similares a los del presente caso, incluido el relativo a la notoriedad de las marcas prioritarias.
CUARTO.- Procede la desestimación del recurso de casación, con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad ENTEL IT CONSULTING, S.A. contra la sentencia nº 373, dictada el 22 de febrero de 2008 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1214/2005. Imponemos las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Ramon Trillo Torres, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha. Lo que certifico.
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