STS, 17 de Julio de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 392/2004, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de octubre de 2007, cuyo fallo dice literalmente:

Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Campillo García, en nombre y representación de la mercantil TIN TIN S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de diciembre de 2003, confirmada en reposición por acuerdo del mismo órgano de fecha 25 de marzo de 2004, por las que se rechaza el registro del nombre comercial nº 250.316 TINTIN mixto, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que las mentadas resoluciones se encuentran ajustadas a derecho. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil TIN TIN, S.A. recurso de casación, que la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 14 de diciembre de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil TIN TIN, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 12 de febrero de 2008, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que habiendo por presentado este escrito, lo admita y se sirva tenerme por personado y parte en la representación que ostento, disponiendo se entiendan conmigo las sucesivas actuaciones; por interpuesto en tiempo y forma en nombre de mi mandante el recurso de casación preparado contra la sentencia dictada en fecha 18 de octubre de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , en el procedimiento de que dimana; admitir a trámite el recurso; y en definitiva, dictar sentencia dando lugar al mismo y casando la resolución recurrida, conforme a los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho.

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La Sala, por providencia de fecha 24 de julio de 2008, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 2 de octubre de 2008 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 15 de octubre de 2008, en el que tras exponer los razonamientos que creyó oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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Por providencia de fecha 23 de abril de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 15 de julio de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de octubre de 2007, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil TIN TIN, S.A. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 25 de marzo de 2004, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 18 de diciembre de 2003, que denegó el registro del nombre comercial número 250.316 "TIN TIN" (mixto), para distinguir actividades de venta al por menor en comercios de productos de cosmética y perfumería y de almacenaje y distribución al por mayor en comercios de productos de cosmética y perfumería.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

[...] La aplicación de la anterior doctrina conduce al rechazo del presente recurso, pues la Sala no aprecia la existencia, entre los signos enfrentados, de diferencias que permiten su convivencia en el mercado.

Por lo tanto, haciendo una confrontación global de los signos enfrentados, se ha de concluir que entre ambas denominaciones no existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas que excluyan el riesgo de error o confusión en el mercado, a lo que finalmente cabe añadir que tampoco existe una disparidad plena desde el punto de vista aplicativo, pues los productos comercializados por el nombre comercial que se interesa son semejantes a los amparados por las marcas.

A lo anterior ha de añadirse la cualidad de notorias de las marcas opuestas.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil TIN TIN, S.A., se articula en la formulación de un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, y, concretamente, del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y del artículo 12.1 b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en cuanto que la sentencia recurrida incurre en error al sostener que los signos enfrentados presentan identidad denominativa y, por ende, fonética, que da lugar a la existencia de riesgo de confusión, debido a la fuerza distintiva de las marcas internacionales oponentes números 609.120 y 613.990, que se concentra en la denominación "TIN TIN", pues no toma en consideración que el nombre comercial solicitado "TIN TIN" (mixto), de ningún modo evoca el personaje del comic Tintín, ni se asemeja a los signos distintivos prioritarios, ni presenta similitud conceptual.

Sobre el motivo de casación: La alegación de infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas .

El motivo de casación articulado, cuya formulación adolece de la falta del rigor propio inherente a la técnica casacional, pues se estructura como si se tratara de un recurso de apelación, reiterando los argumentos expuestos en el proceso de instancia, eludiendo el carácter extraordinario de esta modalidad de recurso, no puede ser acogido, porque consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación razonable y no arbitraria del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, en relación con lo dispuesto en los artículos 87.3 y 88 del referido texto legal, que no podrá registrarse como nombre comercial los signos que no sirven para distinguir a una empresa en el tráfico mercantil de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares y aquellos signos que puedan afectar a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 a 10 de esta Ley, al sostener que los signos confrontados -el nombre comercial número 250.316 "TIN TIN" (mixto), que designa actividades de venta al por menor en comercios de productos de cosmética y perfumería y de almacenaje y distribución al por mayor en comercios de productos de cosmética y perfumería, en las clases 35 y 39, es incompatible con la marca internacional número 609.120 "TIN TIN" (mixta), que ampara productos y servicios en las clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 y 35, y con la marca internacional número 613.990 "TINTIN ADVENTURES" (con gráfico), que ampara productos y servicios en las clases 3, 7, 18 y 25, y con otras marcas comunitarias que incluyen esa denominación de titularidad de la empresa belga MOULINSART SOCIÉTÉ ANONYME, al no apreciarse la existencia de suficientes diferencias fonéticas y gráficas que excluya el riesgo de error o confusión en el mercado, debido a la coincidencia aplicativa.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio que sostiene la Sala de instancia sobre el riesgo de confundibilidad de los signos enfrentados, pues no resulta ilógico ni irrazonable considerar que el elemento denominativo "TIN TIN" del nombre comercial aspirante, que por su expresividad constituye el elemento dominante, incluso frente al gráfico, en la comparación de los signos en pugna, que atrae la atención del público, puede inducir a confusión de las actividades empresariales que desarrolla la compañía TIN TIN, S.A., respecto de los productos y servicios de la empresa belga MOULINSART SOCIÉTÉ ANONYME, que tiene registradas marcas internacionales y comunitarias para amparar productos y servicios similares, debido al reconocimiento del intenso carácter distintivo y la notoriedad de las marcas prioritarias "TINTIN", por lo que cabe rechazar la alegación de la parte recurrente de que racionalmente no se puede producir vinculación del nombre comercial solicitado con el personaje del comic Tintín, que determinaría la viabilidad de la inscripción registral del referido signo marcario.

Asimismo, conviene precisar que consideramos que no constituye un óbice sustantivo a la declaración judicial de incompatibilidad de los signos enfrentados la alegada coincidencia entre la razón social de la entidad mercantil peticionaria y el nombre comercial solicitado, porque la inscripción del nombre comercial está condicionada al presupuesto de que no afecte a algún derecho anterior de los previstos en los artículos 6 y 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, según establece el artículo 88 c) del citado texto legal, que constituye la legislación de aplicación prevalente, de conformidad con el principio de lex specialis, que desplaza, a estos efectos, la aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas, pues, en el supuesto examinado, hemos apreciado, aceptando el criterio de la Sala de instancia, que la convivencia entre los signos en pugna produce riesgo de confusión entre los consumidores y riesgo de asociación sobre el origen empresarial, por lo que la pretensión registral no puede ampararse en la preexistencia de una denominación social.

Debemos significar que el nombre comercial y la denominación social de una entidad mercantil están sometidos a un distinto régimen jurídico -Derecho de propiedad industrial y Derecho societario y registral mercantil-, y su reconocimiento registral se desenvuelve en distintas esferas de actuación, pues el nombre comercial es el signo distintivo que identifica a la empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares, según establece el artículo 87 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, mientras que la denominación o razón social es el signo que identifica al empresario y con el que opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones.

La existencia de un precedente registral consistente en la concesión del registro de la marca número 2.503.714 "TIN TIN", para servicios coincidentes, configurada por un distintivo gráfico-denominativo idéntico al del nombre comercial solicitado, no puede, en este supuesto, en razón de las circunstancias concretas concurrentes analizadas, fundar la pretensión casacional de revocación de la sentencia recurrida, pues, aunque cabe aplicar un criterio más flexible en la concesión de un nombre comercial que una marca, no podemos eludir que el juicio sobre el riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados no resulta ni irrazonable ni arbitrario, como hemos expuesto, debido al carácter notorio de las marcas prioritarias oponentes.

En este sentido, cabe referir que en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 21 de mayo de 2009 (RC 3236/2007 ), en relación con la aplicación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al registro de nombres comerciales, dijimos:

Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que:

"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6 , pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.

Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.

Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001 , con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.

En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

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En último término, debemos consignar la consolidada doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 23 y 14 de octubre de 2003, y 24 de noviembre de 2003, que sostiene que «la naturaleza extraordinaria del recurso de casación impide al Tribunal Supremo en su función de juez de casación, alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de Instancia salvo que se hayan vulnerado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, de modo que determinadas apreciaciones efectuadas por las sentencias de instancia en el ámbito legal del derecho de marcas, como lo son el juicio sobre la similitud o semejanza entre marcas, sobre la existencia o no de riesgo de confusión, u otras apreciaciones análogas que son, en definitiva, apreciaciones de hecho, no pueden ser revisadas en esta sede casacional salvo que sean manifiestamente irrazonables o carentes de justificación, o bien porque se hayan efectuado a partir de un erróneo entendimiento o mediante una incorrecta aplicación de los conceptos legales del derecho de marcas, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia de este Tribunal (sentencias de 2 de octubre de 2.002 (RC 6611/1996) y de 25 de septiembre de 2.003 (RC 3.465/1.998 )», lo que promueve la confirmación de la sentencia recurrida, en cuanto declara la incompatibilidad del nombre comercial solicitado número 250.316 "TIN TIN" (mixto), en clases 35 y 39, con las marcas oponentes, por no ser suficiente diferentes los signos contrapuestos y producir riesgo de confusión y riesgo de asociación entre los consumidores, al no haber ignorado la Sala de instancia los criterios jurisprudenciales expuestos sobre el contraste entre los signos confrontados considerados.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente el motivo de casación articulado, procede declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil TIN TIN, S.A. contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de octubre de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 392/2004.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil TIN TIN, S.A. contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de octubre de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 392/2004.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.