STS, 14 de Julio de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 585/05, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 27 de junio de 2007 desestimando el recurso promovido por "Adolfo Domínguez, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de enero de 2005 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 17 de mayo de 2004 que no concedió la inscripción de la marca 2.547.568 "Agua Fresca de Rosas" en clase 3, tipo denominativa, del Nomenclátor.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de "Adolfo Domínguez, S.A." recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 1 de octubre de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal del recurrente "Adolfo Domínguez, S.A.", compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 29 de noviembre de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el cual expuso los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo previsto en el apartado d) del art. 88.1 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa porque la sentencia contiene infracción, por inaplicación, de las normas del ordenamiento jurídico y, concretamente, del artículo 5.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas (LM ) en relación con los apartados b) y c) del artículo 5.1 de la misma Ley ; todo ello puesto en relación con el artículo 3.3 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DM) en relación con los apartados b) y c) del artículo 3.1 del mismo cuerpo legal.

2) Al amparo de lo previsto en el apartado d) del mencionado artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso - administrativa porque la sentencia contiene infracción de las normas del ordenamiento jurídico y, concretamente, del artículo 5.2 de la LM en relación con el artículo 3.3 de la DM.

3) Al amparo de lo previsto en el apartado d) del mencionado artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso - administrativa porque la sentencia contiene infracción de las normas del ordenamiento jurídico y, concretamente, del artículo 5.1.b) y c) de la LM en relación con el artículo 3.1.b) y c) de la DM.

4) Al amparo de lo previsto en el apartado c) del mencionado artículo 88.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa porque la sentencia supone quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia."

Terminando por suplicar dicte sentencia estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, revocando el acuerdo recurrido de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la solicitud de marca número 2.547.568 "Agua Fresca de Rosas", clase 3.

Por providencia de fecha 30 de abril de 2008, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de fecha 20 de abril de 2009, se señaló este recurso para votación y fallo el día 7 de julio de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 27 de junio de 2007, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Adolfo Domínguez, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción de la marca número 2.547.568, "Agua Fresca de Rosas", para distinguir servicios de la clase 3 del Nomenclátor Internacional, en concreto "jabones, perfumería, aceites, lociones".

A la inscripción de la marca número 2.547.568, "Agua Fresca de Rosas", solicitada por "Adolfo Domínguez, S.A." se había opuesto "Luxana, S.A." con fundamento en los artículos 5.1.b) y c) de la Ley de Marcas 17/2001.

La Oficina Española de Patentes y Marcas confirma su anterior criterio razonando:

"Que no pueden apreciarse las alegaciones del recurrente en relación con la distintividad adquirida de la denominación "Agua Fresca de Rosas", pues su derecho sobre la misma está unido a la denominación "Adolfo Domínguez" y al gráfico que acompaña a estos elementos denominativos, que fue como se concedieron las marcas de su titularidad en base a las cuales pretende fundamentar el "secordary meaning" de la solicitud, y que no puede separarse de los restantes elementos diferenciadores, pues el uso comercial y publicitario, lo ha sido sobre unos signos que contenían tales elementos caprichosos.

Que contra lo alegado, el oponente señala con toda claridad en el escrito de oposición los apartados b) y c) del punto 1º del art. 5 de la Ley de Marcas como motivo de la impugnación, oposición que fue comunicada en su momento al solicitante, y que nada impide a la Administración el pronunciarse sobre si una solicitud incurre en prohibiciones absolutas, porque ese sea el fundamento de la oposición aunque en el momento procesal del suspenso no se haya repetido el motivo del mismo.

Que si bien fueron tenidas en cuenta las marcas anteriores del recurrente como causa de denegación de otras solicitudes, sin embargo tal motivo fue fundamentalmente la identidad aplicativa, unida a otras coincidencias y también a su semejanza gráfica, y de cualquier forma la existencia de posibles antecedentes, no pude prejuzgar la actuación administrativa cuando ésta no es discrecional sino reglada, como en el presente caso."

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas que deniega la inscripción de la marca interesada "Agua Fresca de Rosas".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] La finalidad de la marca, es la de distinguir en el mercado de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo protegiendo por la inscripción en el Registro los resultados de la creatividad del inventor, frente a posibles imitaciones.

Es del proceder de la Sala que "Agua Fresca de Rosas" de acuerdo con los productos que protege (esencialmente jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares), incurre en la prohibición del art. 5 de la Ley de Marcas . Concretamente en los números B) Los que carezcan de carácter distintivo, y C) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad.

Que aunque esté formada la denominación por varios vocablos, éstos en su conjunto siguen confirmando una expresión genérica de los productos que pretende distinguir.

Que el recurrente no puede pretender que el consumidor a la larga termine identificando el término o expresión genérica empleando grandes inversiones publicitarias, en detrimento del resto de perfumistas, que se vería excluidos de la fabricación de un producto genérico.

Que evidentemente el adjetivo "fresca" no otorga eficacia individualizadora.

Es por todo ello que procede la desestimación del recurso."

Contra la sentencia de instancia ha interpuesto recurso de casación "Adolfo Domínguez, S.A.", articulándolo en tres motivos. En el último de ellos, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la supuesta incongruencia omisiva de aquélla que, a su juicio, vulneraría el artículo 218.1º, 2º y 3º de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

La tesis del motivo es que el tribunal no resuelve una de las cuestiones esenciales planteada en la demanda, cual es si el signo "Agua Fresca de Rosas" ha adquirido distintividad por el uso y la aplicabilidad al supuesto de autos de la previsión contenida en el apartado segundo del artículo 5 de la Ley 17/2007, de Marcas, que sería una excepción a la prohibición contemplada en el párrafo primero de la misma norma, argumento que se desarrollo intensamente en la instancia acompañando jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CEE.

El motivo ha de acogerse. Para estimar el motivo basta con remitirse al fundamento jurídico segundo de la sentencia, que anteriormente hemos transcrito. Su lectura permite deducir con claridad cómo la Sala de instancia omite toda respuesta a la indicada alegación de la demanda sobre la incidencia que en la aplicación del las limitaciones pudiera tener el párrafo segundo del articulo 5 de la Ley de Marcas, pues nada se razona ni se expone sobre tal cuestión.

En la demanda se habían alegado en diversas ocasiones que el signo aludido había adquirido distintividad por el uso y la aplicabilidad al supuesto enjuiciado del mencionado párrafo del artículo 5 de la Ley 17/2007, de Marcas. El tribunal de instancia se limita a transcribir el texto del párrafo primero del artículo 5 de la Ley de Marcas y seguidamente argumenta que el mencionado signo "Agua Fresca de Rosas" es genérico e irregistrable para no perjudicar a los competidores y concluye que resultaba inviable la inscripción de la marca que se solicitaba. No obstante tal razonamiento, en ningún momento se refiere en la sentencia a la expresada cuestión que había suscitado sobre la adquisición de distintividad por el uso, ni de modo expreso ni tácito, pues limita su enjuiciamiento al argumento expuesto que giraba en torno al carácter genérico de la expresión a los meros efectos de constatar la prohibición (relativa) de registro prevista en el artículo 5. a) de la citada Ley 17/1997, de Marcas.

Al aludido motivo impugnatorio fundado en el art. 5.2. b) de la Ley de Marcas que tenía carácter sustancial en la demanda, no se refiere, en absoluto, el tribunal de instancia, que, por ello, incurre en la incongruencia omisiva denunciada, lo que nos lleva a la casación de la sentencia de instancia.

La estimación del motivo basado en el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia obliga a esta Sala a juzgar según lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, esto es, a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.

En la demanda deducida en el recurso contencioso administrativo se alega, en primer termino que la expresión "Agua Fresca de Rosas" tiene la suficiente dosis de distintividad "per se", y en segundo término que la distintividad se habría adquirido por el intenso uso de la marca "Agua Fresca de Rosas" y resultaría de aplicación el artículo 5.2 de la mencionada Ley de Marcas de 2001.

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones suscitadas, compartimos el criterio de la Oficina de Marcas que considera que nos hallamos ante un supuesto en que la marca carece de carácter distintivo, apartado b) y que se trata de una denominación que designa exclusivamente la cantidad, calidad y especie, a los que se refiere el apartado c), ambos de la indicada Ley.

En efecto, la falta de suficiente distintividad de la denominación solicitada "Agua Fresca de Rosas", resulta fundada, en cuanto que dicha palabra, compuesta por vocablos genéricos, descriptivos de la calidad, composición y cualidades de los productos que designan, no es susceptible de acceder al registro como signo exclusivo de un empresario.

A este respecto, resulta adecuado recordar, en relación con el presupuesto de distintividad de las marcas al que alude el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al disponer que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra», la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), que, en referencia a la aplicación del precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, manifestamos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

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En el caso presente que examinamos, como acertadamente sostiene la Oficina Española de Patentes y Marcas y según el criterio mantenido en la sentencia recurrida, los términos empleados en la configuración de la marca solicitada "Agua" y "Fresca" y "Rosas" son los utilizados usualmente en el mercado para distinguir cualidades específicas de determinados productos de perfumería, como las colonias y semejantes, por lo que resultan inadecuados para producir en el consumidor el efecto reflejo que le permita relacionar el origen empresarial del producto designado.

La razón de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al establecer que no podrán registrarse como marcas "los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio", reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca.

Por ello, procede entender que la Oficina de Patentes y Marcas ha apreciado correctamente la aplicación de la prohibición contenida en los apartados b) y c) del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y estimamos que con arreglo a los preceptos mencionados no procede acceder al registro de la marca solicitada número 2.547.568 "Agua Fresca de Rosas", para distinguir perfumes, en la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que se basa dicha declaración en la apreciación de que la conjunción de los vocablos "Agua", "Fresca" y "Rosas" no dota a la marca de suficiente fuerza o capacidad distintiva, conforme a los criterios jurisprudenciales expuestos por esta Sala Tercera del Tribunal Supremo en las sentencias de 13 de marzo de 2003, Recurso de casación numero 5632/1997 y de 9 de febrero de 2009, recurso de casación numero 5934/2006.

Plantea la recurrente como segundo motivo sustancial de su recurso la aplicación al supuesto de la previsión del artículo 5.2 de la Ley de Marcas de 2001 que dispone:

"Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios paras los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma."

Sostiene la demandante que lo que está fuera de toda duda es que como consecuencia del intenso uso la marca ha adquirido distintividad, incluso hasta notoriedad, pudiendo invocar a favor de su registrabilidad el mencionado artículo 5.2 de la Ley de Marcas, con invocación de la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2005 sobre la interpretación del articulo 3.3 de la Directiva de Marcas, Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 que prevé la adquisición del carácter distintivo por el uso y enumera los elementos que pueden demostrar la adquisición del carácter distintivo, como la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y otros factores que transcribe.

Pues bien, ciertamente el recurrente, apoyándose en dichas declaraciones, realiza una actividad probatoria dirigida a acreditar la adquisición del carácter distintivo por el uso y ha aportado al proceso una importante prueba documental, consistente en los certificados de las Cámaras de Comercio de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, además de ADENMA en la que se reconocen que la marca es notoriamente conocida en las demarcaciones de las Cámaras en el sector de la perfumería, así como las cifras de ventas y de inversión publicitaria entre los años 1995 a 2002 de "Agua Fresca de Rosas" y estudios de mercado presentados a estos efectos. Estos elementos acreditan, según la tesis actora, que la marca habría adquirido el carácter de distintivo alegado.

Frente al criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, antes expuesto, con arreglo al cual la comercialización conjunta de los elementos de una marca impide la posibilidad de que alguno de ellos adquiera distintividad que interpreta el artículo 3.3 de la Directiva de Marcas -que presenta un contenido similar al del articulo 5.3 de la Ley de Marcas - se invoca la sentencia, en el que se declara que el carácter distintivo de una marca puede adquirirse como consecuencia del uso de la misma, bien como parte de una marca registrada o en combinación con ésta.

El anterior planteamiento no puede ser estimado. La sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de Julio de 2005 que interpreta el articulo 3.3 de la Directiva de Marcas, en que el demandante sustenta su tesis no resulta, según pretende, automáticamente trasladable al supuesto enjuiciado. En aquella ocasión se examinaba si un fragmento de un marca que consistía en un slogan podía acceder al registro como consecuencia de la distintividad adquirida por su uso, y el Tribunal resuelve afirmativamente tal cuestión declarando:

"Que la expresión "uso de la marca como tal" se refiere al uso de la marca a los fines de identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada. (29)

Ahora bien, tal identificación, y, por ende, la adquisición del carácter distintivo, puede ser asimismo resultado bien del uso de un fragmento de una marca registrada como parte de ésta, bien del uso de una marca distinta en combinación con una marca registrada. en ambos casos, basta que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada. (30)"

En el presente supuesto a pesar del esfuerzo probatorio desarrollado por la parte recurrente no ha resultado acreditado de forma determinante que como consecuencia del uso, la marca solicitada "Agua Fresca de Rosas" haya adquirido distintividad en los sectores interesados, jabones, cosmética, perfumería y que en este caso el consumidor medio perciba efectivamente que el producto proviene de una empresa determinada, esto es, que identifique su origen empresarial. Entendemos que la documental aportada aún cuando acredita un cierto reconocimiento de la expresión y un gran número de ventas del producto, no es suficiente a los efectos de apreciar que se trata de un supuesto en que se ha adquirido el carácter distintivo por el uso, que exige, un uso intenso y significativo del signo de tal entidad que venga a identificar el producto "Agua Fresca de Rosas" en los sectores interesados o de referencia y su atribución a una exclusiva y única procedencia empresarial. Por consiguiente, no habiéndose justificado que el uso que se ha hecho de la marca tenga el carácter de intenso hasta el punto de adquirir la distintividad a la que se refiere el precepto indicado, procede la desestimación de la alegación expuesta.

En suma, a pesar de la invocación de los criterios mantenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cabe concluir que los criterios jurídicos en ella formulados no permiten considerar acreditado el presupuesto de distintividad exigible para autorizar el registro de un signo como marca, ya que en este caso, no se ha acreditado fehacientemente su adquisición por el uso continuado e intenso en los sectores de referencia, y como hemos expuesto, y no siendo aplicable la excepción del apartado segundo del art. 5 de la Ley mencionada, la conjunción de los vocablos considerados utilizados en la configuración de la marca "Agua Fresca de Rosas", analizados desde una visión global o de conjunto, son percibidos por los consumidores en el sector de la perfumería como indicaciones de las características y cualidades intrínsecas del producto, que se refieren al carácter "Fresco" y a su composición de "Rosa", y no les permite reconocer el origen empresarial de dicho producto.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse los motivos articulados en la demanda deducida en la instancia, y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la entidad mercantil "Adolfo Domínguez, S.A." contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de junio de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo 585/2005

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación de la entidad mercantil "ADOLFO DOMINGUEZ, S.A" contra la Sentencia de fecha 27 de junio de 2007 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 585/2005, sentencia que anulamos.

DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo deducido por la representación procesal de "ADOLFO DOMINGUEZ, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de enero de 2005, que declaramos ajustada a derecho.

No Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.