STS, 15 de Julio de 2009
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2009:5046 |
| Número de Recurso | 4191/2007 |
| Fecha de Resolución | 15 de Julio de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de julio de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.191/2.007, interpuesto por PRODUCTOS DE CALIDAD CAÑADA REAL, S.A., representada por el Procurador D. Jorge Laguna Alonso, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 1 de junio de 2.007 en el recurso contencioso-administrativo número 2.172/2.003, sobre denegación de marcas números 2.447.375 "CAÑADA REAL PRODUCTOS LÁCTEOS", 2.447.376 "CAÑADA REAL" y 2.447.377 "CAÑADA REAL".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y Dª Loreto, Dª María Luisa y D. Javier, representados por el Procurador D. Emilio Martínez Benítez.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 1 de junio de 2.007, desestimatoria del recurso promovido por Productos de Calidad Cañada Real, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de julio de 2.003, que anulaban otras tantas resoluciones del mismo organismo de fecha 21 de octubre de 2.002 como consecuencia de la estimación de sendos recursos de alzada y que en definitiva deniegan el registro de las siguientes marcas:
- marca número 2.447.375 "CAÑADA REAL PRODUCTOS LÁCTEOS", de tipo mixto, para productos de la clase 29 del nomenclátor;
- marca número 2.447.376 "CAÑADA REAL", de tipo mixto, también para productos de la clase 29 del nomenclátor, y
- marca número 2.447.377 "CAÑADA REAL", igualmente de tipo mixto y para productos de la clase 29.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 3 de julio de 2.007, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Productos de Calidad Cañada Real, S.A. ha comparecido en forma en fecha 19 de septiembre de 2.007, mediante escrito interponiendo recurso de casación, formulando un único motivo al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativo, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se anule y revoque la recurrida, acordando la estimación del recurso contencioso-administrativo y declarando que no son ajustados a derecho los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de julio de 2.003 y por consiguiente anulándolos y revocándolos, y que se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas la concesión e inscripción de las marcas nº 2.447.375, 2.447.376 y 2.447.277.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 4 de diciembre de 2.007.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Asimismo se han opuesto al recurso de casación los también comparecidos Dª Loreto, Dª María Luisa y D. Javier, cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se desestime el mismo y confirmando la recurrida en todos sus términos.
Por providencia de fecha 20 de abril de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 1 de julio de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La entidad mercantil Productos de Calidad Cañada Real, S.A., impugna en casación la Sentencia dictada el 1 de junio de 2.007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su recurso contencioso administrativo entablado contra la denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas mixtas "Cañada Real productos lácteos" (nº 2.447.375) y "Cañada Real" (nº 2.447.376-377), para productos lácteos, en la clase 29. La denegación se debió a la oposición de los titulares de la marca "Real Cañada", en la misma clase 29.
La Sentencia impugnada funda la desestimación del recurso contencioso administrativo en las siguientes consideraciones:
" Tercero.- En su escrito de demanda la recurrente articula un primer motivo que a su entender determina la estimación del Recurso y la concesión de la inscripción registral de las marcas que solicitó, que consiste en que la marca prioritaria opuesta por la OEPM, ha sido anulada por Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Burgos de fecha 7 de junio del año 2004 (Procedimiento ordinario número 378/2001), por su caducidad por falta de uso real y efectivo.
Efectivamente la parte recurrente ha aportado testimonio de la Sentencia referida, y más tarde, con ocasión de su escrito de conclusiones, ha aportado también copia de la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos de fecha 30 de junio del año 2005, dictada en el Rollo de apelación número 38/2005, por la que se confirma la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Burgos de fecha 7 de junio del año 2004, constando también que la referida Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos ha sido recurrida en casación ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo por los aquí codemandados.
Así las cosas la caducidad de la marca prioritaria declarada por la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Burgos, en la medida en que está pendiente de ser resuelto el correspondiente Recurso de casación por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, determina que la mencionada declaración de caducidad no ha ganado firmeza, y que por tanto las Resoluciones de la OEPM impugnadas en este Recurso, al haberse dictado antes de esa firmeza de la declaración de caducidad, son en este punto conformes a Derecho, lo que determina el rechazo del motivo, postura la anterior que está avala por numerosas Sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, siendo una de las últimas la de su Sección 3ª de fecha 7 de marzo del año 2006 (Recurso número 5565/2003) que dice así:
[...]
[sic] Resuelto el motivo de impugnación anterior, vamos a examinar a continuación si entre las marcas enfrentadas, Real Cañada denominativa la prioritaria, y Cañada Real mixta las solicitadas, existe la identidad o semejanza prohibida por el artículo 12.1 de la LM.
En primer término hay que recordar la doctrina que de manera uniforme mantiene la Sección 3ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en relación a la cita de jurisprudencia en materia de marcas, de la que sirve de ejemplo la Sentencia de fecha 12 de abril del año 2002 (Recurso número 553/1996), que dice lo siguiente:
[...]
Como es bien sabido, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios, lo que se llama regla de la especialidad de la marca, señalando la doctrina que esta asociación entre signo y producto o servicio se transforma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos o servicios de que se trate. De ahí pues que cuando se trata de verificar si los signos enfrentados incurren en la prohibición relativa del artículo 12.1 de la LM sea preciso de una parte que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada y de otra que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada, de forma que basta, pues, que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos (vid Sentencia de la Sección 3ª de la Sala 3ª de fecha 13 de diciembre del año 2004, Recurso número 1161/2002).
En el presente caso la Sala, valorando libre, racional y conjuntamente la prueba, entiende que entre la marcas solicitadas y las prioritaria opuesta existe una semejanza que no es pequeña respecto de los signos en liza, que unida a la coincidencia en los productos y servicios amparados, determina el riesgo de confusión en el consumidor.
Así el aspecto fonético de las marcas en liza es el prioritario o prevalente, porque en las marcas solicitadas mixtas gráfico- denominativas Cañada Real, lo que destaca es esta expresión, que es casi idéntica a la de la marca prioritaria Real Cañada, y esto es así al punto de que el diseño gráfico de las marcas solicitadas esta al servicio de la expresión Cañada Real, porque si de deja al margen la configuración de las letras de los vocablos, y la expresión " Productos lácteos " que acompaña a una de las marcas solicitadas, y que tiene un carácter genérico y por tanto carente de fuerza distintiva por ser precisamente los productos amparados " productos lácteos ", el resto del gráfico no es otra cosa que unos rectángulos en los que se encuadra la frase, y una corona encima de la primera letra " a " de Cañada, corono que deja bien claro que su única función es destacar el vocablo " Real " que forma parte del conjunto, de forma que así configuradas las marcas solicitadas van sin duda a producir confusión en el consumidor medio, que con toda seguridad va a pensar que puede tratarse de la marca Real Cañada o de una marca muy parecida perteneciente al titular de aquella. El dibujo de la joven que aparece corriendo en la marca número 2.447.377 nada añade a la marca que le dote de identidad propia, porque ese dibujo lo único que evoca es una persona haciendo deporte precisamente en una cañada, que como es bien conocido hoy no se usan para la función que cumplían históricamente.
Si a lo anterior se añade que tanto en la marca prioritaria como en las solicitadas, los productos protegidos son los mismos, el riesgo de confusión es seguro, lo que determina que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se produzca el riesgo de confusión que constituye el supuesto de hecho del artículo 12.1 de la LM.
Avala la conclusiones expuestas la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que constituye ejemplo la Sentencia de la Sección 3ª de la Sala 3ª de fecha 25 de septiembre del año 2002 (Recurso número 7171/1996), en la que se dice lo siguiente: [...], lo que conduce a la desestimación del Recurso." (fundamentos de derecho tercero y tercero [sic])
El recurso se formula mediante un único motivo, acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, en el que se denuncia la infracción del artículo 12.1.a de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 20 de noviembre ), por haber apreciado que las marcas solicitadas creaban riesgo de asociación con la prioritaria opuesta.
Sobre el motivo relativo a la existencia de riesgo de confusión.
Sostiene la parte actora que en el supuesto de autos no concurre la similitud de signos susceptible de inducir a confusión o asociación prohibida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Argumenta para fundamentar la inexistencia de riesgo de confusión las circunstancias siguientes: que los vocablos "Cañada Real" forman parte de la denominación social de la empresa solicitante; que dicha empresa solicitante ha sido autorizada por la sociedad titular de marcas opuestas de oficio para los mismos productos que incluyen dichos vocablos; que existen pruebas de que la marca prioritaria no se utiliza en el mercado; y que las marcas solicitadas se integran de elementos gráficos que han de ser igualmente considerados. Menciona también la recurrente diversas sentencias aplicativas del precepto invocado.
El motivo no puede prosperar. En una constante y reiterada jurisprudencia hemos afirmado que no es posible proceder en casación a la revisión de los hechos probados o de las apreciaciones y valoraciones de hechos efectuados en la instancia, tal como son en el derecho de marcas los juicios sobre confundibilidad, riesgo de asociación, calificación de ámbitos aplicativos y otros, siempre que dichas apreciaciones sean motivadas, razonables y no arbitrarias, y no incurran en error patente. Tal improcedencia de revisión de cuestiones fácticas se debe a la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, configurado por la ley como un recurso extraordinaria destinado exclusivamente a la garantía de la recta interpretación y aplicación de las normas jurídicas (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -).
Pues bien, en el caso presente la Sala juzgadora ha formulado un juicio de hecho afirmando la existencia de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, en forma motivada y razonable, del que no puede afirmarse que resulta patentemente erróneo, por lo que, en aplicación de la citada doctrina no es posible entrar a revisar la valoración realizada en la instancia, ya que en definitiva el motivo se reduce a una discrepancia de la recurrente sobre la valoración realizada por el órgano judicial. Así, la Sentencia recurrida se refiere, en los párrafos reproducidos más arriba, a los elementos denominativos y gráficos de las marcas en litigio y a la identidad aplicativa de los productos amparados por las mismas, llegando a la conclusión de que concurre el riesgo de confusión prohibido por el precepto invocado, juicio de confundibilidad que resulta intangible para esta Sala de casación por las razones ya expuestas.
A lo anterior no obsta ninguno de los argumentos expuestos por la parte actora en el motivo y en los que funda su discrepancia valorativa. Así, ni la circunstancia de que la marca pretendida coincida con la denominación social de la solicitante ni la autorización de otras empresas del mismo grupo empresarial evitan la eficacia de la prohibición contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas en caso de que pueda producirse riesgo de confusión o asociación con otra marca prioritaria. La queja relativa a los elementos gráficos tampoco es justificada, puesto que la Sala de instancia se refiere de manera expresa a ellos y los tiene en cuenta a la hora de valorar si existe o no dicho riesgo de confusión. Finalmente, tampoco es prueba de la falta de confundibilidad la mera alegación de falta de uso de la marca prioritaria, salvo que medie una declaración de caducidad por falta de uso que sea efectiva en el momento de resolver sobre la solicitud de la marca. Y aunque en el presente supuesto la marca prioritaria ha sido declarada caducada por falta de uso por la jurisdicción civil, la Sala de instancia no ha tomado en consideración tal declaración al carecer de firmeza en el momento de resolver, aplicando la previsión sobre caducidad de la Ley de Marcas de 1.988. Cuestión sobre la caducidad en la que no es posible entrar al no haber combatido la parte tal aplicación por parte de la Sala de instancia de la previsión sobre caducidad de la Ley de 1.988 en vez de la establecida en la Ley de Marcas de 2.001 actualmente en vigor.
En conclusión, procede desestimar el motivo en que se funda el recurso, en el cual sólo se plantea una discrepancia con la afirmación de la Sala sobre el riesgo de confusión con la marca prioritaria, sin que se formule en cambio motivo ni alegación alguna en relación con la eficacia de la declaración de caducidad efectuada por la Jurisdicción civil.
Conclusión y costas.
De acuerdo con lo expuesto en el anterior fundamento de derecho procede desestimar el recurso de casación, con imposición de las costas causadas a la parte que lo ha sostenido, según lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Productos de Calidad Cañada Real, S.A. contra la sentencia de 1 de junio de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 2.172/2.003. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ramon Trillo Torres.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
