SAP Madrid 305/2008, 12 de Diciembre de 2008

PonentePEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
ECLIES:APM:2008:18130
Número de Recurso17/2008
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución305/2008
Fecha de Resolución12 de Diciembre de 2008
EmisorAudiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª

SENTENCIA 305/08

t6

Rollo : RECURSO DE APELACION 17/2008

Proc. Origen : P. Ordinario 902/04

Organo Procedencia : Juzgado de Primera Instancia num. 7 de Madrid

Recurrente : J.E. C.CARRERA, S.L.

Procurador : Dña. Rosa Martínez Vigili

Abogado : D. José Manuel Otero Lastres

Recurrida: CARRERA y CARRERA S.A.

Procurador : Dña. Mª Teresa de las Alas-Pumairiño

Abogado : D. Carlos Lema DevesaILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ENRIQUE GARCIA GARCIA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ

D. PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ

En Madrid, a 12 de diciembre de 2008.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCIA GARCIA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ y Don PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 17/08 interpuesto contra la Sentencia de fecha 19 de junio de 2007 dictada en el proceso número 902/04 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandada, siendo apelada la parte demandante, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 30 de julio de 2004 por la representación de CARRERA y CARRERA S.A. contra J.E. C CARRERA S.L , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que "tenga por formulada demanda de juicio Ordinario (de cuantía inestimable), contra la empresa J.E. C CARRERA S.L., con domicilio en c/ Juan Ramón Jiménez, 8, 4º, oficina 410 Madrid y, en su día tras la tramitación legal pertinente, se dicte sentencia por la que se declare:

- La nulidad del nombre comercial nº 207.622 "J.E C. CARRERA S.L.", por ser incompatible con las marcas nº 970.17 "CARRERA Y CARRERA", nº 1.117.451 "CYC CARRERA Y CARRERA", y del nombre comercial nº 161.931 "CARRERA Y CARRERA S.A."

Y como consecuencia de lo anterior,

  1. Que se condene a la demandada J.E. C.CARRERA S.L. a estar y pasar por la declaración anterior y, en consecuencia, a cancelar la inscripción del nombre comercial nº 207.622 "J.E. C.CARRERA S.L." en la Oficina Española de Patentes y Marcas."

, con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.

SEGUNDO

Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid dictó sentencia con fecha 19 de junio de 2007 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

" Que estimando la demanda de juicio ordinario interpuesta por la Procuradora Dª Mª Teresa de las Alas-Pumairiño Larrañaga en nombre y representación de la empresa Carrera y Carrera S.A contra la entidad mercantil J.E. C.Carrera S.L. debo DECLARAR Y DECLARO LA NULIDAD del registro del nombre comercial nº 207.622 "J.E. C.Carrera S.L." por ser incompatible con las marcas nº 970.175 "Carrera y Carrera" y nº 1.117.451

"C y C Carrera y Carrera" y nombre comercial nº 161.931 "Carrera y Carrera SA" CONDENANDO a la expresada demandada J. E.C Carrera S.L. a estar y pasar por la anterior declaración.."

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandada se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Constituyen antecedentes del presente recurso, de obligada mención introductoria, los siguientes :

  1. - La demandante CARRERA CARRERA, S.A. es titular registral de los siguientes signos distintivos :

    -Marca 970.175, "CARRERA Y CARRERA" solicitada el 20 de marzo de 1981, para distinguir, dentro de la clase 14 del Nomenclátor, "artículos de joyería y artículos de joyería diseñados especialmente para relojes".

    -Marca 1117.451 "C y C CARRERA Y CARRERA", solicitada el 18 de septiembre de 1985 para distinguir, dentro de la clase 20 del Nomenclátor, "muebles, espejos, marcos ; artículos (no incluidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuero, hueso, marfil, ballena, concha ámbar, nácar, espuma de mar..".

    -Nombre comercial 161.931 "CARRERA Y CARRERA, S.A." solicitado el 23 de mayo de 1991 para distinguir "las transacciones comerciales de su negocio dedicado a la compraventa de piedras preciosas, semipreciosas u otras, su comercio al por mayor y menor, así como toda clase de artículos de joyería, relojería, bisutería, objetos de arte, adornos, regalos y similares, así como la fabricación y comercialización de todos los artículos citados".

  2. - La demandada J.E. C CARRERA, S.L. es titular registral del nombre comercial 207622, "J.E. C CARRERA SL", solicitado el 5 de marzo de 1996, para distinguir "las transacciones comerciales de su negocio dedicado al comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería, objetos de cristal, bronces y otros metales como espejos, arañas, lámparas, candelabros y demás artículos de adorno" . Este nombre comercial fue concedido por la O.E.P.M. a la solicitante el 3 de febrero de 1997 y dicha concesión fue publicada el día 1 de abril de 1997 en el periódico oficial correspondiente.

  3. -En su demanda, CARRERA CARRERA, S.A. ejercitó acción de nulidad relativa del nombre comercial de la demandada en aplicación -por remisión de los Art. 87-3 y 88 c) de la Ley de Marcas - del Art. 52-1 de la misma en relación con el Art. 6-1 ,b) a cuyo tenor "..No podrán registrarse como marcas (léase, en el caso, "como nombres comerciales" ) los signos:..b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior..".

  4. - La sentencia de primera instancia estimó en su integridad dicha pretensión, y, disconforme con tal pronunciamiento, contra el mismo se alza J.E. C CARRERA, S.L. a través del presente recurso de apelación.

    A la hora de establecer el orden por el que deben ser abordados los temas suscitados en el litigio no podemos perder de vista que la demandada y ahora apelante invocó en la instancia precedente -y mantiene en esta alzada- la prescripción por tolerancia de la acción de nulidad contra ella ejercitada con base en el Art. 52-2 de la Ley de Marcas actualmente vigente a cuyo tenor "..El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible ..". Es, pues, evidente la necesidad de abordar dicha cuestión con carecer previo -y en su caso excluyente- respecto del análisis de la similitud obstativa entre los distintivos enfrentados en la que se funda, en cuanto al fondo, la acción de nulidad ejercitada.

SEGUNDO

Importa destacar como premisa que el ámbito temporal de la actitud tolerante del titular del signo prioritario, a la que se refiere el expresado Art. 52-2 , es aquel que abarca el uso del distintivo posterior cuando este ha sido ya registrado. Por lo tanto, a la hora de evaluar el tiempo de tolerancia hábil para la prescripción "ex" Art. 52-2 se ha de tomar como referencia inicial, supuesto el conocimiento del uso y la tolerancia por parte de la demandante, el día en el que se publicó la concesión del nombre comercial de la demandada, esto es, el 1 de abril de 1997, y, computado desde esa fecha el periodo de 5 años exigido por el precepto, la tolerancia ininterrumpida de la actora debería haberse extendido hasta, por lo menos, el 1 de abril de 2002 . Así lo interpretó la sentencia de la Sección 15ª (especializada en materia mercantil) de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de diciembre de 2007 al razonar del siguiente modo : "..No obstante, existe otra limitación para la apreciación de esta figura, derivada de la previsión legal de tratarse de una marca posterior registrada. Ello implica que el día inicial del cómputo del plazo, identificado con el conocimiento del uso efectivo de la marca posterior, no puede quedar referido a un momento anterior alregistro de esta última, porque la norma se refiere a la marca posterior registrada, y es lógica consecuencia de que sólo a partir de su válido registro puede ejercitarse la acción de nulidad. El registro debe quedar referido a la fecha de la publicación de la concesión de la marca posterior, por ser el acto administrativo que culmina el trámite de concesión y que determina (a) el nacimiento del derecho de exclusiva, de conformidad con el art. 38.1 : "El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión", y (b) la obligación de usar la marca por su titular bajo sanción de caducidad, conforme al art. 39 : "Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada..."; y porque sólo a partir de ese momento cabe ejercitar la acción de nulidad .."(en idéntico sentido se pronuncia la sentencia de 22 de junio de 2007 del...

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