SAP Barcelona 134/2014, 11 de Abril de 2014

JurisdicciónEspaña
Número de resolución134/2014
EmisorAudiencia Provincial de Barcelona, seccion 15 (civil)
Fecha11 Abril 2014

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 195/2013-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 77/2012

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 134/2014

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN

DON LUIS GARRIDO ESPA

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a once de abril de dos mil catorce.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 77/2012 ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona, a instancia de SUSHI SHOP HOLDING, representada por el procurador de los tribunales Don Javier Segura Zaraquiey, contra KIYOKATA S.L., Don Mario y Valeriano, representados por el procurador de los tribunales Doña Eva Morcillo Villanueva.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 11 de enero de 2013 .

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "Que debo acordar y acuerdo desestimar la demanda interpuesta a instancia del Procurador de los Tribunales Don Javier Segura Zaraquiey, en nombre y representación de SUSHI SHOP HOLDING, contra la mercantil KIYOKATA S.L., Don Mario y Valeriano, representados por el procurador de los tribunales Doña Eva Morcillo Villanueva, sobre acción de acción de nulidad de marca y competencia desleal.

Que debo acordar y acuerdo desestimar la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Doña Eva Morcillo Villanueva, en nombre y representación de la mercantil KIYOKATA S.L., contra la mercantil SUSHI SHOP HOLDING, representada por el Procurador de los Tribunales Don Javier Segura Zaraquiey, sobre acción de nulidad de marca.

Quedan desestimadas todas las pretensiones no contenidas en este fallo".

SEGUNDO

Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO

Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 27 de marzo de 2014. Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO

La demandante SUSHI SHOP HOLDING (en adelante, SUSHI SHOP) interpuso demanda de nulidad de marca y competencia desleal contra KIYOKATA S.L., Don Mario y Don Valeriano . La sociedad demandada, a su vez, formuló demanda reconvencional de nulidad de registros de la actora, infracción de los derechos de marca y competencia desleal.

Para la resolución del recurso hemos de partir de la siguiente relación de hechos incontrovertidos o que han quedado debidamente probados:

  1. ) SUSHI SHOP es una empresa francesa de restauración líder en su país en el negocio de comida japonesa. Inició su actividad a finales de los años 90. Es titular de la marca francesa 63.462.915 "SUSHISHOP" (marca mixta gráfico denominativa, reproducida en la página 3 de la demanda) para las clases 29, 30, 35, 38, 39 y 43, que fue solicitada el 25 de noviembre de 2006. La expresión "SUSHISHOP" está en mayúscula y en color rojo. Sobre el elemento denominativo aparece un signo gráfico que aparenta ser un pez.

    Desde el 15 de marzo de 2005 también es titular del dominio "sushishop.fr".

  2. ) SUSHI SHOP solicitó el 25 de mayo de 2007 la marca internacional núm. 944.708 "SHUSISHOP", con la misma grafía y para las mismas clases. El registro se solicitó con efectos en distintos países (Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Suiza, Marruecos y BENELUX), sin incluir España. El 19 de mayo de 2008 solicitó su extensión a España.

  3. ) La demandante ha logrado implantación en distintos países a través de una red de franquicias. No es controvertido que la marca "SHUSISHOP" es notoria en Francia.

  4. ) La demandante se estableció en España el 5 de septiembre de 2010, cuando abrió un establecimiento en la calle Serrano 1 de Madrid. El día 7 de junio de 2011 abrió un segundo establecimiento en la calle Génova 23 de Madrid. Recientemente ha abierto un tercer establecimiento en la Plaza Vázquez de Mella 12 de Madrid y otro en la avenida Diagonal 620 de Barcelona, muy próximo a uno de los establecimientos de la demandada, sito en la avda. Diagonal 602.

  5. ) Por lo que se refiere a los demandados, Don Mario inició en la década de los 80 un negocio de preparación y venta de comida japonesa y otros productos japoneses relacionados con la restauración. El día 1 de noviembre de 2006 el Sr. Mario suscribe un contrato de arrendamiento del local sito en la calle Puig i Cadafalch 58-60 de Sant Cugat del Vallés. Y desde entonces explota en ese local su negocio de venta de comida japonesa para llevar, que identifica con el signo mixto SUSHISHOP, primero a título personal y luego por medio de la sociedad KIYOKATA S.L., de la que es administrador (documento cuatro de la contestación). El signo aparece reproducido al folio 98 y se caracteriza por aparecer el elemento denominativo -en blanco y en verde- sobre un recuadro negro. En la letra "O" se inserta un gráfico que consiste en la palabra "sushi" en japonés.

    La demandada también cuenta con un local en Terrasa y con el de la avda. Diagonal 602 de Barcelona.

  6. ) El demandado Valeriano, hijo de Mario y socio de KIKOYATA S.L., registró el 27 de octubre de 2006 el dominio "sushishop.es".

  7. ) Mario solicitó el 19 de enero de 2007 el registro de la marca española 2.752.378 "SUSHISHOP" para servicios de la clase 35 y, en concreto, para servicios de venta al menor de comida japonesa. La marca fue rechazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante resolución publicada el 16 de abril de 2008 (documento nueve de la contestación).

  8. ) Subsanado el problema detectado por la OPEM, Mario presenta una nueva solicitud de registro de la marca 2.814.529 "SUSHISHOP", que está fechada el 5 de febrero de 2008, para servicios de la clase 35, que finalmente es concedida el 6 de agosto de 2008.

    El 21 de octubre de 2009 Mario solicita la marca 2.898.240 "SUSHISHOP" para la clase 43.

  9. ) El 20 de enero de 2008 la demandante remitió al demandado, por medio de sus abogados en Francia, un requerimiento para que modificase el nombre comercial de su establecimiento, transfiriese el dominio sushishop.es y modificase la presentación en su web para evitar el riesgo de confusión (documento diez de la demanda).

SEGUNDO

La parte actora sostuvo en la demanda que el registro de las marcas SUSHISHOP se había realizado de mala fe, dado que los demandados, al presentar la solicitud, conocían la implantación de SUSHI SHOP en Francia. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1, apartado b), solicitó se declarara la nulidad de los registros. De forma acumulada ejercitó acción por infracción de marcas y competencia desleal, interesando, en síntesis, que se condenara a los demandados a que cesaran en el uso del signo "SHUSISHOP", a transmitir a la demandante los dominios que incorporan dicho signo, a la publicación de la sentencia y al pago de los daños y perjuicios causados de acuerdo con las bases que se fijan en la demanda.

Los demandados se opusieron a la demanda y formularon reconvención, postulando la nulidad de la marca internacional núm. 944.708, con efectos en España, por haberse efectuado el registro de mala fe. Asimismo alegó que la actora vulneraba los derechos conferidos por la marca e incurrió en actos de competencia desleal al explotar en España distintos establecimientos con el signo SUSHISHOP. Por ello solicitó se condenara a la demandante al cese en el uso de ese signo, al pago de los daños y perjuicios causados y a la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional.

TERCERO

La sentencia de instancia, tras precisar las pretensiones de una y otra parte, concluye que la marca internacional SUSHISHOP de la demandante no era notoria en España en el año 2006, cuando el demandado Don Valeriano registra el dominio "shusishop.es" o en los años 2007 y 2008 cuando se solicitan las marcas nacionales SUSHISHOP. A partir de ahí, el juez a quo descarta que la marca se registrara de mala fe, al no contar con pruebas concluyentes de que el solicitante conociera la marca de la actora en aquel momento.

La sentencia analiza a continuación la extensión en España de la marca nacional de la demandante, llevada a cabo en el año 2008, descartando igualmente la nulidad por mala fe en el registro. Considera el juez de instancia lícito y normal que el titular de una marca internacional extienda su protección a otros países.

Declarada la validez de los registros, la sentencia desestima íntegramente las acciones por infracción de marca y competencia desleal.

CUARTO

La sentencia es recurrida únicamente por la demandada. En primer lugar, insiste en que se declare la nulidad de la extensión en España de la marca SUSHISHOP. La mala fe del solicitante resulta, a su entender, del conocimiento previo del dominio español " sushishop.es", de la existencia de dos establecimientos en Sant Cugat y Terrassa y, de haber empleado una diligencia mínima, que en el año 2007 Mario solicitó ante la OEPM la marca nacional que fue denegada por defectos de forma.

En segundo lugar considera que la actora ha incurrido en los actos de competencia desleal tipificados en los artículos 4, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal . La demandante, junto al negocio de restauración, también ofrece el servicio de venta de comida preparada ( take away ), que coincide con la actividad de KIYOKATA. Pues bien, con la intención de perjudicar a la demandada, se ha...

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