SAP Granada 49/2014, 21 de Febrero de 2014

PonenteJOSE REQUENA PAREDES
ECLIES:APGR:2014:276
Número de Recurso59/2014
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución49/2014
Fecha de Resolución21 de Febrero de 2014
EmisorAudiencia Provincial - Granada, Sección 3ª

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 59/14

JUZGADO DE LO MERCANTIL ÚNICO DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 1.008/12

PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES

S E N T E N C I A N º 49

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la ciudad de Granada, a 21 de febrero de 2014.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 59/14- los autos de Juicio Ordinario nº 1.008/12, del Juzgado de lo Mercantil Único de Granada, seguidos en virtud de demanda de 'Grupo del Pozo, S.L.' representado por la procuradora doña María Dolores Osuna Pérez y defendido por la letrada doña Clara E. Martín Álvarez contra 'Moda Infantil María López, S.L.' representada por la procuradora doña María Jesús Hermoso Torres y defendida por el letrado don Diego Eusebio Navarro López.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Que por el mencionado juzgado se dictó sentencia en fecha 18 de septiembre de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que desestimo totalmente la demanda presentada por Grupo Del Pozo SL, representado por la procurador Sra. Osuna y defendido por la letrada Sra. Martín Álvarez, contra Moda Infantil María López SL, representada por la procuradora Sra. Hermoso Torres y defendido por el letrado Sr. Navarro López, y en consecuencia debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones del actor con expresa imposición de costas a la demandante.".

SEGUNDO

Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, oponiéndose la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 6 de febrero de 2014, y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO

Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La sociedad demandante es titular, aparte de otras de carácter comunitario, de las marcas nacionales '24 HRS' nº 2.120.514, concedida el 21 de diciembre de 1998 para la clase 25 del nomenclátor, así como de las marcas '24 HRS-PLUS' nº 2.423.661 para la clase 18 y la nº 2.275.491 para la clase 25, todas ellas de carácter mixto o dominativas y gráficas, las dos últimas concedidas, respectivamente, el 25 de enero de 2002 y el 20 de julio de 2000.

Bajo tal titularidad la entidad actora interpuso el 21 de noviembre de 2012 demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa de marca, a los efectos del "ius prohibendi", con amparo de los artículos 40, 41 y 52 en relación con los artículos 6.1.a ) y 8.1 de la Ley de Marcas y con la Disposición Adicional 17ª, a la que une la acción de indemnización por infracción marcaria por cargo a la sociedad demandada a determinar, con aplicación del artículo 43.1 de la Ley Marcaria, sobre el 1 % del volumen de negocio como titular esta de la marca nacional nº 2.786.783, también mixta, 'PANGASA 24 H', que le fue concedida para productos de la clase 25 por la OEPM el 29 de mayo de 2008 pese a la oposición de la entidad actora.

La sociedad demandada aceptó el carácter notorio, al menos en España, de la marca de la actora, por su implantación en el ámbito del calzado cómodo, pero se opuso a la demanda alegando, con carácter previo, la excepción de cosa juzgada al haber sido confirmado el acceso al registro marcario concedido por la OEPM por la Sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de fecha 15 de septiembre de 2011, que es firme y, sobre el fondo, negó todo riesgo de confusión por las diferencias de las marcas en controversia. Señalaba al respecto que su cuota de mercado se reduce a la provincia de Granada; sus productos para bebés (canastillas) no entran en competencia con la actora, su comercialización es "on line" y que no hace, por tanto, uso de productos para la clase 25, identificativa para "prendas de vestir, calzado y sombrerería" y se opuso a la acción indemnizatoria.

La cuestión jurídica debatida, que no hizo precisa la celebración de juicio, se resolvió en la instancia mediante sentencia desestimatoria de las dos acciones deducidas por la demandante al considerar, por un lado, que la falta o ausencia de riesgo de confusión y de asociación apreciada en la jurisdicción contenciosa constituye cosa juzgada parcial y, por otro, al entender que, excluido este riesgo al igual que el de asociación y no existiendo ánimo de aprovechamiento de los derechos preferentes de la sociedad actora, la protección reforzada que se concede a la marca notoria cede en casos como el presente al no existir conexión en los productos comercializados entre una y otra mercantil.

SEGUNDO

Frente a la decisión de instancia se alza en apelación la sociedad actora reiterando la pertinencia de declarar la nulidad relativa al amparo del artículo 8.1 de la Ley de Marcas desde el reproche concurrente, a modo de premisa previa, de error en la valoración de la prueba al entender que el riesgo de asociación no estaba analizado por la sentencia de la jurisdicción contenciosa y que el calzado es uno de los producto comercializado también por la demandada por lo que entra en su esfera de exclusividad.

A este motivo añade la infracción por error valorativo al no haber realizado un juicio comparativo de conjunto entre las marcas enfrentadas, y, por otro, que en el caso de la marca notoria es suficiente que exista cierto riesgo, aunque no sea intenso, al bastar o ser suficiente, en palabras de la STJCE 2011/69, "que el público pertinente relacione ambas marcas, es decir, establezca un vínculo entre ellas (STJCE 2003/36 o 2008/279 y, entre las más recientes, 2013/113)." .

A esta argumentación añade la apelante el reproche omisivo en que incurre la sentencia apelada de no entrar, tampoco, en el examen de que la marca notoria está dispensada en su protección del criterio de la especialidad. Extremo -señala- que el juzgado de instancia sustituye por el de falta de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, lo que también combate con cita en la STJCE de 27 de noviembre de 2008 que vino a señalar, en relación a la asociación o vínculo entre la marca matriz y las corporativas, que es suficiente que "el signo evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz", cuánto más -reitera la autora del recurso- por estar ante la misma clase 25 de productos, aunque la demandada señale que fue un error en la clasificación elegida, pero que no ha corregido desde entonces.

A ello se unía en el discurso impugnatorio a la sentencia de instancia el aprovechamiento intencionado y sin justa causa, o lo que es igual, con carácter parasitario, de incorporar a su marca el signo compuesto '24 horas' con clara intencionalidad y sin justa causa.

El recurso, que permite respuesta conjunta al ser concurrentes los distintos submotivos, no puede prosperar. La sentencia no infringe ni la normativa comunitaria, ni la Doctrina legal, que ha sido analizada con frecuencia, sobre acciones similares, por este Tribunal de apelación, entre otras en la propia sentencia que cita la recurrente, a lo que debemos adelantar en nuestra respuesta que los argumentos y motivación en la sentencia de instancia los comparte esta Sala, aunque su fundamentación no agotara todos los extremos que ahora se denuncian o echan en falta por la recurrente, incluida conclusión estimatoria del efecto positivo y parcial de la cosa juzgada sobre la falta de identidad, semejanza y confundibilidad propia del artículo 6 de la Ley de Marcas que proyecta la decisión de la jurisdicción contenciosa, que el ordenamiento nos confiere en exclusiva, con los efectos previstos en el artículo 53, que matizaba la STS de 14 de septiembre de 2011, al conocer de un recurso de esta misma Sección mercantil de la Audiencia de Granada, advirtiendo, en cuanto a la acción de nulidad, que "la jurisdicción civil no puede prescindir, al enjuiciar la validez de los registros, de ciertos caracteres que las marcas reciben, no de los asientos, sino del uso y del propio mercado; así la notoriedad o renombre." .

TERCERO

Sentado ello y fijados los términos del recurso dentro del ámbito del artículo 8.1 de la Ley de Marcas, conviene recordar que este precepto establece que "No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda Indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores." .

En este contexto hemos dicho muchas veces, que, en términos generales, nuestro ordenamiento marcario establece prohibiciones, tanto absolutas como relativas, en la concesión de las marcas, las primeras respecto a aquellas que registran como marcas los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, y el artículo 6.l.b), como prohibición relativa la de...

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