SAP Madrid 271/2013, 30 de Septiembre de 2013

PonentePEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ
ECLIES:APM:2013:15638
Número de Recurso325/2012
ProcedimientoRECURSO DE APELACIóN
Número de Resolución271/2013
Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2013
EmisorAudiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª

Audiencia Provincial Civil de Madrid Sección Vigésimoctava C/ Gral. Martínez Campos, 27 - 28010 Tfno.: 914931988 37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0005499

Recurso de Apelación 325/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 879/2010

Apelante: MAHERLO IBERICA, S.L.

Procurador D. Evencio Conde De Gregorio

Apelado: CALZADOS FERNANDO GARCIA, S.L.

Procurador D. Jacobo García García

S E N T E N C I A nº 271/13

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (Ponente)

En Madrid, a 30 de septiembre de 2013

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ÁNGEL GALGO PECO, Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 325/12 interpuesto contra la Sentencia de fecha 22 de diciembre de 2011 dictado en el procedimiento ordinario número 879/10 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandante, siendo apelada la parte demandada, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 28/09/2010 por la representación de MAHERLO IBERICA, SL contra CALZADOS FERNANDO GARCÍA, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba se dictase sentencia por la que se declare:

1.- Que el uso que realiza la demandada de los términos MASALTOS Y MASALTOS.COM para ofrecer calzado que aumenta la estatura, es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales número 2.832.902 y 2.886.857. 2.- Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la demandada, CALZADOS FERNANDO GARCÍA, S.L., a:

a. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b. A cesar en dichos actos de infracción de derechos de propiedad industrial.

c. A retirar del tráfico económico y de la publicidad cualquier mención a los vocablos MASALTOS y MASALTOS.COM, y a destruir a su costa los soportes en los que los mismos se hayan materializado.

d. Se prohíba a la demandada el uso del nombre de dominio www.hombresmasaltos.com o cualquier otro que contenga los términos MASALTOS y MASALTOS.COM, así como a suprimir los referidos términos de su website www.hiplus.es .

e. A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a Maherlo Ibérica, S.L., por la infracción a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.5 LM .

f. A pagar a la actora, acumulativamente, la cantidad que se concrete y resulte como importe de los referidos perjuicios, en el periodo de prueba, sobre las bases alternativas que se han consignado en la presente demanda, como consecuencia de la violación del derecho de la titular de la marca registrada, según dispone el artículo 43..2.b) LM, vía por la que esta parte ha optado.

g. Al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de las anteriores peticiones hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el artículo 44 LM .

g. Al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento.

SEGUNDO

Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid dictó sentencia con fecha 22 de diciembre de 2011 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor :

"CON ESTIMACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA PROMOVIDA POR MAHERLO IBERICA S.L. CONTRA CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L., SOBRE ACCIÓN POR INFRACCIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO DE MARCAS DEBO EFECTUAR LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS:

  1. - Que el uso que realiza la demandada de los términos MASALTOS Y MASALTOS.COM para ofrecer calzado que aumenta la estatura, es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales número 2.832.902 y 2.886.857.

  2. - Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la demandada, CALZADOS FERNANDO GARCÍA, S.L., a:

  1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

  2. A cesar en dichos actos de infracción de derechos de propiedad industrial.

  3. A retirar del tráfico económico y de la publicidad cualquier mención a los vocablos MASALTOS y MASALTOS.COM, sin perjuicio de poder utilizar la expresión " MASALTO" o " MASALTOS" y a destruir a su costa los soportes en los que los mismos se hayan materializado.

  4. A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a Maherlo Ibérica, S.L. por la infracción a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el art. 43.5 LM, concretada en 6.059,25 euros.

  5. Al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de las anteriores peticiones hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el artículo 44 LM .

  6. Desestimar el resto de pretensiones ejercitadas en la presente Litis, absolviendo en consecuencia al demandado de la pretensión de condena a la indemnización de los daños y perjuicios distintos de los anteriores solicitada por la actora, desestimando igual el resto de pretensiones ejercitadas.

En materia de costas no cabe hacer especial pronunciamiento.

DESESTIMANDO LA DEMANDA RECONVENCIONAL FORMULADA POR CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L. FRENTE A MAHERLO IBERICA S.L., DECLARO NO HABER LUGAR A LA NULIDAD DE LAS MARCAS "MASALTOS" Y "MASALTOS.COM", IMPONIENDO A LA PARTE RECONVENIENTE LAS COSTAS DEVENGADAS EN LA RECONVENCIÓN"

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, señalándose para su deliberación, votación y fallo el día 26 de septiembre de 2013.

TERCERO

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La mercantil MAHERLO IBÉRICA S.L. interpuso demanda contra CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L. ejercitando diversas acciones de violación de dos marcas españolas, ambas de carácter mixto, de las que es titular. Se trata, por un lado, de la marca 2.832.902 cuya parte denominativa es "masaltos.com", otorgada el 3 de febrero de 2009 para distinguir productos de cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería (en la Clase 18) y vestidos, calzados y sombrerería (en la Clase 25); y, por otra parte, de la marca 2.886.857 cuya parte denominativa es "masaltos", otorgada el 19 de noviembre de 2009 para distinguir los mismos productos mencionados y, además, diversos servicios (de venta, importación, exportación, etc...) en la Clase 35.

La sociedad demandada CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L. no solamente se opuso a la demanda contra ella deducida sino que, además, formuló demanda reconvencional contra MAHERLO IBÉRICA S.L. mediante la cual ejercitó, con base en el Art. 51-1 a) de la Ley de Marcas, acción de nulidad de las marcas mencionadas por considerar que ambas se encuentran afectadas por la prohibición absoluta de registro contemplada en el Art. 5-1 c) de la misma ley a cuyo tenor "No podrán registrarse como marca los signos siguientes:...c)Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio".

La sentencia de primera instancia desestimó la reconvención y estimó parcialmente la demanda.

Disconformes con dicha sentencia, ambas partes interpusieron contra la misma recurso de apelación. No obstante, considerando que el recurso de la actora MAHERLO IBÉRICA S.L. circunscribe su objeto al aspecto indemnizatorio, elementales razones de sistema aconsejan anteponer el examen del recurso interpuesto por CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L., quien reproduce en él tanto los motivos de oposición hechos valer en la instancia precedente como su demanda reconvencional sobre nulidad de la marcas de la actora. A su vez, dentro de este último recurso obligado resulta el examen previo de la demanda reconvencional al constituir la validez de las marcas de la actora antecedente intelectual obvio con respecto al examen de su posible infracción.

SEGUNDO

Recurso de CALZADOS FERNANDO GARCÍA S.L.-La prohibición absoluta de registro que contempla la letra c) del Art. 5-1 de la Ley de Marcas anteriormente transcrito (sustancialmente coincidente con la redacción de la misma letra del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 ) hace referencia a las denominadas marcas descriptivas, es decir, aquellas que se componen exclusivamente de signos o indicaciones que denotan alguna característica del producto o servicio a marcar. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha venido siendo insistente en que el interés general que específicamente subyace a esta concreta prohibición es el que consiste en la necesidad de preservar las...

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