SJMer nº 1, 5 de Septiembre de 2013, de A Coruña
| Ponente | NURIA FACHAL NOGUER |
| Fecha de Resolución | 5 de Septiembre de 2013 |
| Número de Recurso | 182/2012 |
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO Nº 182/2012
JUZGADO MERCANTIL
NÚMERO UNO
A CORUÑA
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY
Dña. NURIA FACHAL NOGUER, MAGISTRADA JUEZ del Juzgado Mercantil nº 1 de A Coruña y de su Partido Judicial ha dictado la siguiente
SENTENCIA nº /2013
En A Coruña, a 5 de septiembre de 2.013
Vistos por Dña. NURIA FACHAL NOGUER, MAGISTRADA JUEZ del Juzgado Mercantil nº 1 de A Coruña, los autos del Juicio Ordinario 182/2.012, sobre CADUCIDAD DE MARCA, ACCIÓN REIVINDICATORIA y otros extremos, en el que son partes las demandantes Torrefacçao Camelo LDA y la Sociedad Importadora y Exportadora de Cafés SL, asistidas por el Letrado Sr. José Massaguer y representadas por la Procuradora Sra. Berea Ruiz y la demandada, Lorenzo Pato Hermanos SA, representada por el Procurador Sr. Castro Bugallo y asistida por los Letrados Sr. López Gutiérrez Oliver y Sr. Gómez López.
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- En fecha 30 de abril de 2.009 la representación procesal de Torrefacçao Camelo LDA presentó demanda de Juicio Ordinario contra Lorenzo Pato Hermanos SA con base en los siguientes hechos:
La demandada no ha hecho uso desde hace más de cinco años de las marcas nº 41.655, 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031 (en adelante, "Marcas Camello/Camelo de LPH nº 655, 513, 968 y 031), pues ha utilizado en el tráfico una marca cuyo signo difiere en elementos que alteran su carácter distintivo y que en realidad pertenece al demandante.
Las marcas nº 2.761.829 y 2.761.837 (en adelante, "Marcas Camelo de LPH nº 829 y 837) tienen por objeto signos que coinciden con los que distinguen el envase del actor desde 1.940, por lo que dichas marcas han sido solicitadas con fraude de los derechos de un tercero y, subsidiariamente, con mala fe.
Torrefacçao Camelo LDA es una compañía portuguesa que comercializa sus productos de café en Portugal desde 1.930 y en España desde la década de los cuarenta, especialmente en Extremadura. En fecha 9 de abril de 2.001, debido a las ventas del actor en la región, se constituyó la sociedad Importadora y Exportadora de Cafés SL, como empresa distribuidora.
El envase de Torrefacçao para distinguir sus productos de café torrefacto "Camelo" ha sido, desde sus orígenes a la actualidad, el que se aporta como documento nº 6 de la demanda.
En España comenzó a comercializarse este café torrefacto en la década de los cuarenta. Se hizo durante años un enorme esfuerzo publicitario para promocionar el producto distinguido con dicho envase.
La marca Camelo de Torrefacçao fue registrada por primera vez en 1.945 en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal (marcas portuguesas Camelo de Torrefacçao). Asimismo, Torrefacçao Camelo LDA es titular de la marca internacional MI 223.393 de Torrefacçao, registrada en fecha 31 de agosto de 1.959. Las marcas han sido utilizadas ininterrumpidamente hasta la actualidad, en España desde 1.940 hasta junio de 2.009, alcanzando la condición de marcas notoriamente conocidas en Extremadura.
Lorenzo Pato Hermanos SA es titular de las marcas nº 655, 513, 968 y 031, todas registradas en la OEPM: la marca española 655, mixta, solicitada el 3 de marzo de 1.921 y concedida en fecha 1 de julio de 1.922, registrada para la clase 30 del Nomenclátor Internacional ("cafés tostados y sin tostar, azúcares, caco, té y chocolates"); la marca española 513, mixta, solicitada el 10 de mayo de 1.993 y concedida en fecha 5 de noviembre de 1.993, registrada para la clase 30 del Nomenclátor Internacional ("cafés tostados y sin tostar"); la marca española 968, mixta, solicitada el 24 de noviembre de 1.994 y concedida en fecha5 de enero de 1.996, registrada para la clase 30 del Nomenclátor Internacional ("cafés tostados y sin tostar"); la marca española 031, mixta, solicitada el 4 de mayo de 2.000 y concedida en fecha 5 de junio de 2.001, registrada para la clase 35 del Nomenclátor Internacional ("servicios de venta al por menor en comercios de todo tipo de café; servicios de venta al detalle a través de redes mundiales de informática de todo tipo de café").
Las marcas nº 968, 513 y 031 no han sido objeto de uso real y efectivo en España por parte de la demandada y la marca 655 no ha sido usada, al menos, desde el 17 de octubre de 2.000. El único envase que utiliza LPH para distinguir sus productos de café es el que se aporta como documento nº 23 de la demanda.
Los signos que son objeto de las marcas nº 655, 513, 968 y 031 y el signo que ha sido objeto de uso real y efectivo por parte de LPH en España difieren en elementos que alteran de forma significativa el carácter distintivo de las marcas bajo la forma en que se hallan registradas. Tampoco puede entenderse que la marca utilizada en los envases de café de LPH constituya modernización de dichas marcas. Confrontadas las marcas nº 655, 513, 968 y 031 con el signo realmente utilizado por LPH no causan la misma impresión a la mayor parte de los consumidores. Además, el envase realmente utilizado por Lorenzo Pato Hermanos SA para presentar sus productos es una copia del envase de Torrefacçao.
Torrefacçao instó un proceso en el que instó la caducidad de la marca 655 y el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Madrid entendió en Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2.002 que Lorenzo Pato Hermanos SA comercializaba café distinguido con la marca 655 "Fournier". Desde la fecha de esta Sentencia, no consta el uso de las marcas nº 655, 513, 968 y 031.
Lorenzo Pato Hermanos SA es titular de las marcas829 y 837. Estas marcas han sido solicitadas por la demandada en fraude de los derechos de Torrefacçao y, en todo caso, han sido solicitadas de mala fe. El envase Camelo de Torrefacçao se ha utilizado desde los años 40 en España y el signo reproducido en los envases de Lorenzo Pato Hermanos SA es una copia de las marcas portuguesas de Torrefacçao, así como de su marca internacional. La demandada era conocedora de estas circunstancias y solicitó y obtuvo el registro de las marcas Camelo indicadas.
Torrefacçao intentó proteger sus marcas portuguesas en España por medio de la marca internacional MI 223. 393 pero no tuvo éxito debido a la preexistencia de la marca nº 41.655 de Lorenzo Pato Hermanos SA.
La demandada obtuvo el registro de los dibujos industriales comunitarios nº 706940-001 y 706940-002, cuyo objeto es la reproducción bidimensional del envase de Torrefacçao. Estos dibujos industriales han sido revocados por sendas resoluciones de la OAMI, por oposición de Torrefacçao, por ser idénticos al envase de esta última.
Los efectos de la caducidad de las marcas se retrotraen al momento en que dejaron de ser usadas. Para las marcas nº 513, 968 y 031, la fecha en que en cada caso transcurrieron los cinco años desde la publicación de su concesión en el BOPI y para la marca nº 655 la última fecha de los documentos acreditativos de uso aportados en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Madrid.
La declaración de caducidad tiene relevancia debido a que estas marcas son el título en que se basó la demanda de infracción de marca interpuesta por LPH en fecha 3 de septiembre de 2.007 contra Torrefacçao Camelo LDA y sociedad Importadora y Exportadora de Cafés SL, que concluyó con Sentencia estimatoria del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid de 26 de marzo de 2.010 .
Por todo ello, el actor interesa que se declare la caducidad de las marcas nº 41.655, 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031, con efectos desde el momento en que se produjo la falta de uso, y que se acuerde comunicar la declaración de caducidad de las marcas nº 41.655, 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031 a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de la inscripción en el Registro de Marcas y a su publicación en el BOPI. En relación a la acción reivindicatoria, que se declare que las marcas nº 2.761.829 y 2.761.837 fueron solicitadas por Lorenzo Pato Hermanos SA en fraude de los derechos de Torrefacçao Camelo LDA y, en consecuencia, que se ordene a la OEPM que proceda a cambiar la titularidad de esas marcas a favor de la demandante Torrefacçao Camelo LDA y a su publicación en el BOPI. En relación con la acción de nulidad absoluta, ejercitada de forma subsidiaria, que se declare que las marcas nº 2.761.829 y 2.761.837 son nulas por haberse solicitado de mala fe y que se acuerde la comunicación de tal declaración a la OEPM y su publicación en el BOPI. Por último, que se declare el derecho de Torrefacçao Camelo LDA y de Importadora y Exportadora de Cafés SL a ser indemnizadas o compensadas por los daños o efectos patrimoniales negativos derivados de la caducidad de las marcas nº 41.655, 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031 o, en su caso, la nulidad de las marcas nº 2.761.829 y 2.761.837 y, en consecuencia, que se condene a Lorenzo Pato Hermanos SA a indemnizar a Torrefacçao Camelo LDA y a Importadora y Exportadora de Cafés SL por los daños o efectos patrimoniales negativos resultantes de la ejecución de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid de 26 de marzo de 2.010 , que se determinarán a) en ejecución de sentencia con arreglo a las siguientes bases: i) cantidad efectivamente satisfecha ii) intereses devengados desde su efectiva ejecución hasta el pago de la indemnización o, subsidiariamente, b) en un procedimiento ordinario ulterior para la determinación de la cuantía de la deuda indemnizatoria o restitutoria a las que resulta obligada Lorenzo Pato Hermanos SA conforme a los artículos 54.2 y 55.2 LM , e imposición de costas procesales.
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- Conferido el oportuno traslado a Lorenzo Pato Hermanos SA, ésta contestó a la demanda por medio de escrito de fecha 28 de junio de 2.012, en la que formulaba oposición por los siguientes motivos:
La explotación comercial en España se ha considerado hasta en dos ocasiones un ilícito marcario de los derechos de Lorenzo Pato Hermanos SA por el Tribunal...
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