STS, 18 de Julio de 2013

JurisdicciónEspaña
Fecha18 Julio 2013
EmisorTribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo)

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Julio de dos mil trece.

VISTO el recurso de casación registrado bajo el número 961/2012, interpuesto por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de la mercantil TODOJUGUETE, S.L., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de enero de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 714/2008 , seguido contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 18 de febrero de 2008, que desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 9 de febrero de 2007, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.714.768 "TODOBEBÉ" (mixta), para amparar productos en las clases 16 y 38 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la mercantil TODOBEBÉ INC, representada por la Procuradora Doña Belén Montalvo Soto.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 714/2008, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 12 de enero de 2012 , cuyo fallo dice literalmente:

« Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña María Belén Montalvo Soto en nombre y representación de la entidad «Todobebe Inc.» y en su virtud ANULAMOS la resolución de 18 de febrero e 2008 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó en el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 9 de febrero de 2007 que denegó la inscripción de la marca nacional nº 2.714.768. Todobebé (gráfico denominativa) para proteger productos de las clase 16 y 38ª, del Nomenclátor internacional denegando definitivamente la inscripción declarando el derecho de la actora a obtener la inscripción pretendida sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas, por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes lo serán por mitad entre recurrente y recurridos. ».

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la mercantil TODOJUGUETE, S.L. recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 20 de febrero de 2012 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la mercantil TODOJUGUETE, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 11 de abril de 2012, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que tenga por presentado este escrito, con sus copias, se sirva tener por formalizado el presente Recurso de casación, en tiempo y forma, al amparo de los Arts. 88.1.d) y 88.1.c) de la LRJA, contra la Sentencia dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 12 de enero de 2.012, que estimó el Recurso contencioso-administrativo 714/2008 y confiera traslado del Recurso, con entrega de copia a la parte recurrida, si se persona en autos, y -previa la tramitación legal pertinente- en su día dicte Sentencia estimando los Motivos articulados y declare haber lugar al presente Recurso, casando la Sentencia recurrida y, en consecuencia, revocando el acuerdo de concesión de la marca española número 2.714.768 "TODOBEBE".

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CUARTO

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictó Auto el 15 de noviembre de 2012 , cuya parte dispositiva dice literalmente:

Primero .- No acceder a la solicitud de inadmisión del recurso propuesta por la parte recurrida Todobebé Inc.

Segundo .- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Todojuguete S.L., contra la Sentencia de 12 de enero de 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 714/2008 , y para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de conformidad con las reglas de reparto de asuntos.

Tercero .- Imponer a Todobebé Inc las costas de este incidente, declarándose que la cantidad máxima a reclamar en concepto de honorarios de Letrado de la parte recurrente es de 600 euros .

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QUINTO

Por diligencia de ordenación de 29 de enero de 2013 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la mercantil TODOBEBÉ INC) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

  1. - El Abogado del Estado, por escrito presentado el día 5 de marzo de 2013, manifiesta que « nada tiene que oponer a un recurso en el que se sostiene la conformidad a Derecho de la resolución administrativa impugnada en la instancia » .

  2. - La Procuradora Doña Belén Montalvo Soto, en representación de la mercantil TODOBEBÉ INC, presentó, asimismo, escrito el día 15 de marzo de 2013, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito, lo admita a trámite y, previa tramitación legal pertinente, dicte sentencia declarando la firmeza de la resolución recurrida ( Sentencia de 12 de enero de 2012 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ), y por ello confirme el acuerdo de concesión de la marca española nº 2.714.768 "Todobebé", en las clases 16 y 38, con imposición de costas al recurrente.

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SEXTO

Por providencia de fecha 25 de abril de 2013, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 16 de julio de 2013, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la mercantil TODOJUGUETE, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de enero de 2012 , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil TODOBEBÉ INC contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 18 de febrero de 2008, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 9 de febrero de 2007, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.714.768 "TODOBEBÉ" (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 16 y 38 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimación del recurso contencioso-administrativo, reconociendo el derecho de la parte actora a obtener la inscripción de la marca aspirante, con base en los siguientes razonamientos jurídicos:

[...] El artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ( RCL 2001, 3001 ) , de Marcas, exige también para impedir el acceso al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, esto salvo cuando se trate de marcas notorias o renombradas. En el caso presente marca nacional nº 2.714.768 . Todobebé (gráfico denominativa) pretende distinguir en clase 16ª Publicaciones, revistas, periódicos, publicaciones periódicas relativas al embarazo a la maternidad a la paternidad y a la niñez y en clase 38ª pretende distinguir Servicios de telecomunicaciones, servicios de transmisiones por radio, televisión, servicios de comunicaciones a través de redes mundiales de informática. La marca nacional 2.036. 706 todobebe protege servicios de distribución y almacenaje de productos infantiles. Aunque ambas marcas se dirijan al mundo de la primera infancia, los ámbitos aplicativos son muy diferentes. La marca prioritaria protege productos y la pretendida por la actora servicios. En concreto publicaciones y servicios de telecomunicaciones. No existe conexión en el nicho de mercado al que las marcas se dirigen y por tanto es posible la convivencia de ambas marcas. El recurso contencioso-administrativo ha de ser estimado. .

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El recurso de casación se articula en la formulación de dos motivos de casación.

En el primer motivo de casación, que se funda con el amparo procesal del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se denuncia que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado sobre la aplicación al presente caso del artículo 8.1 de la Ley de Marcas , y, en error manifiesto, al haber considerado erróneamente los campos aplicativos de las marcas enfrentadas.

El segundo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable, en cuanto no contiene una fundamentación razonable y llega a una conclusión totalmente contradictoria, al declarar que es posible la convivencia entre las marcas enfrentadas, que se sustenta en la apreciación de la falta de semejanza aplicativa, que determina la inexistencia de riesgo de confusión o asociación.

SEGUNDO

Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El primer motivo de casación, sustentado en la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, no puede ser acogido, pues descartamos que la Sala de instancia haya incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado -según se aduce-, respecto de la aplicación, en el presente caso, del artículo 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que prohíbe el registro de nuevas marcas que pretendan aprovecharse de la reputación adquirida por marcas anteriores, en cuanto consideramos que se ha desestimado implícitamente dicho motivo de oposición, al apreciar la falta de similitud aplicativa entre las marcas enfrentadas, que hace posible su convivencia pacífica.

En efecto, el contraste entre los términos en que la parte codemandada en la instancia -la mercantil Todojuguete, S.L.- formuló en el escrito de contestación a la demanda su oposición a la inscripción de la marca aspirante número 2.714.768 "TODOBEBÉ" (mixta), que distingue productos y servicios en las clases 16 y 38 del Nomenclátor Internacional, en relación con el argumento de aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria, y el pronunciamiento de la Sala de instancia estimatorio de la pretensión deducida por la parte actora -la mercantil Todobebé Inc-, evidencia que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia omisiva o ex silentio, ya que del contenido de los razonamientos expuestos en el fundamento jurídico séptimo de la sentencia recurrida se desprende que se descarta que se produzca riesgo de confusión o riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, lo que excluye que concurra el presupuesto de aprovechamiento de la reputación de la marca prioritaria.

En lo que concierne a la imputación a la sentencia recurrida de incurrir en error manifiesto en la «consideración» de los campos aplicativos de las marcas enfrentadas, cabe advertir que la Sala de instancia, aunque pueda inducir a confusión al expresar que «la marca prioritaria protege productos y la marca pretendida por la actora servicios», no apreciamos incongruencia interna, en cuanto en ese mismo fundamento jurídico se distinguen claramente los productos y servicios que, respectivamente, amparan la marca aspirante y la marca prioritaria obstaculizadora.

Al respecto, resulta adecuado consignar la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto del significado y alcance del principio de congruencia de las resoluciones judiciales, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero , 83/2009, de 25 de marzo , 24/2010, de 27 de abril , y 25/2012, de 27 de febrero :

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo , venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 85/ 2006, de 27 de marzo , FJ 5). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 8). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4 ; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3 ; y 152/2006, de 22 de mayo , FJ 5) .

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Y, asimismo, resulta oportuno referir que, en la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre, se delimitan los presupuestos de vulneración del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones de orden sustancial deducidas por las partes, de los argumentos no relevantes planteados, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994 , y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo ; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ; 148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3)``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre , FJ 4.b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo , en relación con la casación por infracción de Ley» .».

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala, formulada en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas, que, en el supuesto enjuiciado, como hemos expuesto, se han cumplido.

En suma, la proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al caso litigioso examinado promueve que descartemos que la Sala de instancia haya incurrido en incongruencia omisiva, puesto que constatamos que en la fundamentación de la sentencia recurrida se responde de forma suficiente a los argumentos jurídicos planteados con carácter sustancial en los escritos de demanda y contestación a la demanda, en relación con la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, de modo que no observamos un desajuste entre los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones y el fallo judicial, lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva.

TERCERO

Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

El segundo motivo de casación, fundamentado en la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable, debe ser acogido, pues consideramos que la Sala de instancia ha incurrido en error en el juicio de comparación de las marcas confrontadas -la marca aspirante número 2.714.768 «Todobebé» (mixta), que distingue productos en la clase 16 -publicaciones, revistas, periódicos, publicaciones periódicas relativas al embarazo, la maternidad a la paternidad y a la niñez-, y servicios en la clase 38 -servicios de telecomunicaciones, servicios de transmisiones por radio, televisión, servicios de comunicaciones a través de redes mundiales de informática-, y la marca obstaculizadora número 2.036.708 «Todobebé» (denominativa con gráfico), que distingue servicios en la clase 39 -servicios de distribución y almacenaje de productos infantiles-, al no apreciar la existencia de identidad denominativa y similitud aplicativa, que genera riesgo de confusión y de asociación en el público al que van destinados los productos y servicios reivindicados, y que, en consecuencia, excluye que puedan convivir pacíficamente en el mercado.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no comparte el razonamiento de la Sala de instancia, en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.714.768 "TODOBEBÉ" (mixta), con la marca obstaculizadora número 2.036.708 "TODOBEBÉ" (denominativa con gráfico), al apreciarse la existencia de identidad denominativa y semejanza aplicativa, debido a la conexión de los productos y servicios reivindicados por la marca novel con los servicios designados por la marca prioritaria, que origina confusión sobre la procedencia empresarial.

Por ello, sostenemos que la Sala de instancia ha infringido la doctrina de este Tribunal Supremo, pues en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas pueden convivir en el mercado, se fundamenta en un juicio inadecuado sobre la inexistencia de riesgo de confusión, que no tiene en cuenta ni la identidad de las denominaciones de los signos confrontados ni la evidente similitud aplicativa.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994

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Se constata, asimismo, que la Sala de instancia no ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de similitud aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen servicios conexos enunciados en clases distintas del Nomenclátor Internacional de Marcas, pero relacionados con la distribución de productos infantiles, no se encuentra compensada dada la identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del usuario.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse el segundo motivo de casación articulado, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil TODOJUGUETE, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de enero de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 714/2008 , que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad TODOJUGUETE, S.L., seguido contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 18 de febrero de 2008, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 9 de febrero de 2007, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.714.768 "TODOBEBÉ" (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 16 y 38 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

CUARTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa , no procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso ni las originadas en la instancia.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad TODOJUGUETE, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de enero de 2012, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 714/2008 , que casamos.

Segundo.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de TODOJUGUETE, S.L. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 18 de febrero de 2008, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 9 de febrero de 2007, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.714.768 "TODOBEBÉ" (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 16 y 38 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Tercero.-No efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación ni las originadas en la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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