STS 838/2008, 6 de Octubre de 2008

Ante el Juzgado de Primera Instancia número treinta y cuatro de Madrid, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía Lancôme Parfums et Beauté & Cie, contra las Sociedades D. Algodón, SA y Myrurgia, SA, sobre infracción del derecho sobre marcas internacionales y competencia desleal. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia, DECLARANDO 1.- Que la Sociedad demandante LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE $ CIE, como propietaria de las Marcas Internacionales Nº 494.133 y 456.614 goza de un derecho exclusivo y excluyente a su uso para la comercialización de los perfumes que reivindican y protegen dichas marcas para señalar y distinguir artículos comprendidos en la Clase 3 del Nomenclatura Internacional de Marcas.- 2.- Que las Sociedades demandadas DON ALGODÓN, SA y MYRURGIA, SA vienen empleando para el señalamiento y distinción de unos perfumes, la denominación OH! confundible e incompatible con la protegida por las Marcas núms. 494.133 y 456.614, hecho que puede producir un error y confusión en el consumidor entre los productos d la demandante y los de las demandadas, así como en el origen empresarial del producto.- 3.- Que la demandada DON ALGODON, SA carece del derecho de proteger como marca la denominación OH para perfumes en la clase 3, debiendo renunciar a la solicitud de marca 2.047.102..- 4.- Que la presentación que realizan las demandadas de su producto OH! constituye un acto de Competencia Desleal en base, precisamente, al error por asociación que puede producir en el consumidor.- 5.- que con la actividad que han venido realizando y realizan las Sociedades demandadas DON ALGODÓN, SA y MYRURGIA, SA con su producto OH! DON ALGODÓN, se ha producido un perjuicio a la demandante que viene determinado por el artículo 38 de la Ley de Marcas y cuyo perjuicio deberá ser determinado en su cuantía en periodo de ejecución de sentencia de acuerdo con los parámetros contenidos en el apartado c) del citado artículo 38.- Condenando a las demandadas: 1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 2. A cesar de modo inmediato en la forma de presentación del producto OH! DON ALGODÓN, por ser ésta incompatible con la que es propiedad de LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE $ CIE que se encuentra debidamente protegida ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.- 3. A renunciar a la solicitud de registro de marca 2.047.102 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.- 4. A destruir las cajas de perfumes a que se refiere la anterior condena.- 5. A indemnizar a la demandante en los perjuicios que se determinen en periodo de ejecución de Sentencia.- 6. A publicar a costa de las demandadas el contenido d la sentencia que se dicte en este procedimiento en diario de ámbito nacional y una vez que la resolución adquiera firmeza.- 7. A las costas de este procedimiento".

Admitida a trámite la demanda, emplazadas las demandadas, se personó el Procurador de los Tribunales D. Javier Ungría López en nombre y representación de D. Algodón, SA, y presentó escrito de contestación y reconvención en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte en su día Sentencia por la que se desestime totalmente la demanda, con todos sus pedimentos, por estimación de la Excepción Dilatoria planteada al amparo de lo dispuesto en el Artículo 533.4 de Enjuiciamiento civil, por falta de legitimación pasiva de la demandada DON ALGODON S.A.: subsidiariamente, para el supuesto de no estimación de la citada excepción, se desestime plenamente la demanda de contrario, por estimación de la Excepción Dilatoria planteada de Falta de Litis consorcio Pasivo necesario, al no haber sido llamada a las presentes actuaciones a la entidad DON ALGODON H, S.A.: subsidiariamente y en el supuesto de no estimación de las excepciones planteadas anteriormente apuntadas, se desestime plenamente la demanda de contrario, con todos sus pedimentos por ser total y absolutamente infundada, con expresa imposición, en cualquiera de los casos apuntados, a la contraparte, con expresa declaración de su temeridad; se tenga asimismo por formulada en tiempo y forma legal Demanda Reconvencional contra la demandante principal en las presentes actuaciones, y previo traslado de dicha Demanda Reconvencional a la parte contraria por el término legal de diez días, y cumplidos que sean todos los trámites procesales establecidos en la Ley Enjuiciamiento Civil, se estime en su día dicha Demanda Reconvencional, procediéndose, por tanto, a la declaración de nulidad de las Marcas Internacionales 494.133 v 456.614, por su incursión en lo dispuesto en los apartados a), b) y c) del inciso primero del Artículo 11 de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas, declarándose asimismo la competencia desleal por parte de la entidad actora en Autos con respecto a la demandada, por constituir sus actos, culminados con la presentación de la Demanda de Autos, actos contrarios a los correctos y buenos usos mercantiles, considerándose, pues, conducta desleal de las previstas en el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, declarándose igualmente la conculcación por la actora de lo dispuesto en el Artículo 7 del Código Civil, al considerar que la Demanda de Autos constituye un ejercicio abusivo del propio derecho de exclusiva de Marca, condenándose en todo caso a la cesación de la demanda reconvencional, actora principal, en los actos desleales y de ejercicio abusivo de su derecho de exclusiva, prohibiéndole su repetición en el futuro, condenando igualmente, en concepto de resarcimiento a la demandada en los daños y perjuicios causados, a la publicación de la Sentencia de la de las presentes actuaciones en tres Diarios de tirada nacional, dejándose expresamente señalados a estos efectos los Diarios ABC, EL MUNDO v CINCO DÍAS: subsidiariamente, y en el supuesto de no estimación de la acción reconvencional principal instada, de nulidad de los registros de las Marcas Internaciones 494.133 y 456.614, se declare la caducidad de los indicados registros de Marcas Internacionales, por su falta de uso de acuerdo con las condiciones exigidas por el Artículo 4 de la vigente Ley de Marcas, todo ello con expresa condena a la parte contraria en cuanto a las costas de la Demanda Reconvencional, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

El Procurador D. Antonio Mª Alvarez-Buylla Ballesteros en representación de Myrurgia, SA, compareció con el único objeto de promover cuestión de competencia territorial por declinatoria, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso y terminó suplicando: "... se sirva resolver en su día la presente cuestión de competencia, en el sentido de declararse incompetente territorialmente para conocer de la demanda presentada de contrario en lo que a esta parte se refiere, y remitir testimonio de los autos en su parte bastante al Juzgado Decano de los de Primera Instancia de Barcelona, y demás que proceda". Dicha cuestión fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid, por auto de 23 de octubre de 1.977.

Dado traslado de la reconvención de Don Algodón SA a la parte actora, ésta la contestó con alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, para terminar suplicando: "...se dicte sentencia a virtud de la cual se desestime la misma todo ello con expresa imposición de costas a la demandante reconvencional.

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Madrid, el Procurador de los Tribunales Don Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, obrando en nombre de Lancôme Parfums et Beauté & Cie interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra Don Algodón H. SA, con el siguiente suplico:..." Se dicte sentencia por este Juzgado, declarando, 1.- Que la Sociedad demandante Lancôme Parfums et Beaute & Cie, como propietaria de las Marcas Internacionales nº 494.133 y 456.614 goza de un derecho exclusive y excluyente a su uso para la comercialización de los perfumes que se reivindican y protegen dichas marcas para señalar y distinguir artículos comprendidos en la Clase 3 del Nomenclátor Internacional de Marcas.- 2.- Que la demandada Don Algodón H, SA carece del derecho de proteger como marca la denominación OH! para perfumes en la clase 3, debiendo do renunciar a la solicitud de marca 2.047.102 y a cesar en el uso de dicha denominación para distinguir perfume y artículos de perfumería.- 3.- que con la actividad que han venido realizando la sociedad demandanda Don Algodón H, SA ha producido un perjuicio a la demandante que viene determinado por el artículo 38 de la Ley de Marcas y cuyo perjuicio deberá ser determinado en su cuantía en periodo de ejecución de sentencia de acuerdo con los parámetros contenidos en el apartado c) del citado artículo 38.- Condenando a la demandada: 1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 2.- A renunciar a la solicitud de registro de marca 2.047.102 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cesando en el uso de dicha denominación para distinguir perfumes y artículos de perfumería.- 3.- A indemnizar a la demandante en los perjuicios que se determinen en periodo de ejecución de Sentencia.- 4.- A publicar a costa de las demandadas el contenido de la sentencia que se dicte en este procedimiento en diario de ámbito nacional y una vez que la resolución adquiera firmeza.- 5.- A las costas de este procedimiento".

Admitida a trámite la demanda, se personó el Procurador de los Tribunales Don Javier Ungría López en representación de Don Algodón H, SA y presentó escrito de contestación y de reconvención, con el siguiente suplico: "...se dicte sentencia por la que se desestime totalmente la demanda, con todos sus pedimentos por ser total y absolutamente infundada, con expresa imposición de las costas causadas a la contraparte, con expresa declaración de su temeridad; se tenga asimismo por formulada en tiempo y forma legal demanda reconvencional contra la demandante principal en las presentes actuaciones, y previo traslado de dicha demanda reconvencional a la parte contraria por el término legal de diez días, y cumplidos que sean todos los trámites procesales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se estime en su día demanda reconvencional, procediéndose, por tanto a la declaración de nulidad de las Marcas Internacionales 494.133 y 456.614, por su incursión en lo dispuesto en los apartados a), b) y c) del inciso primero del Articulo 11 de la Ley 4/32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas, declarándose asimismo la competencia desleal por parte de la entidad actora en Autos con respecto a la demandada, pro constituir sus actos, culminados con la presentación de la demanda de Autos, actos contrarios a los correctos y buenos usos mercantiles considerándose, pues, conducta desleal de las previstas en el articulo 5 de la Ley d Competencia Desleal, declarándose igualmente la conculcación por la actora de lo dispuesto en el artículo 7 del Código Civil, al considerar que la demanda de autos constituye un ejercicio abusivo del propio derecho de exclusiva de Marca, condenándose en todo caso a la cesación de la demanda reconvencional, actora principal, en los actos desleales y de ejercicio abusivo de su derecho de exclusiva, prohibiéndose su repetición en el futuro, condenando igualmente, en concepto de resarcimiento a la demandada en los daños y perjuicios causados, a la publicación de la Sentencia de las presentes actuaciones en tres Diarios de tirada nacional, dejándose expresamente señalados a estos efectos los Diarios ABC, EL MUNDO Y EXPANSIÓN, subsidiariamente, y en el supuesto de no estimación de la acción reconvencional principal instada, de nulidad de los registros de las Marcas Internacionales 494.133 y 456.614, se declare la caducidad de los indicados registros de Marcas Internacionales, por su falta de uso de acuerdo con las condiciones exigidas por el Artículo 4 de la vigente Ley de Marcas, todo ello con expresa condena a la parte contraria en cuanto a las costas de la demanda Reconvencional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

La parte actora solicitó la acumulación a los presentes autos de los seguidos con el nº 19/98 en el Juzgado de Primera Instancia nº 61 de los de Madrid. Acumulación que se acordó por auto de fecha 25 de marzo de 1.998.

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, la propuesta por las partes fue declarada pertinente y se practicó con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 17 de septiembre de 1.999 y con la siguiente parte dispositiva: " Debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por el procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo en nombre de Lancôme Parfums et Beaute y Cie contra Don Algodón, SA y representada por el Procurador D. Javier Ungría López y contra Myrurgia, SA representada por el procurador D. Antonio Alvarez-Buylla Ballesteros, así como la demanda interpuesta por dicho actor contra D. Algodón H, SA representada por el procurador D. Javier Ungría López, y debo desestimar y desestimo la reconvención planteada por Don Algodón, SA y D. Algodón H, SA contra el actor citado, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación Lancôme Parfums et Beaute et Cie. Sustanciado el mismo, la Sección Dieciocho de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia, con fecha 9 de octubre de 2.002, con el siguiente fallo: " Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Lancôme Parfums et Cie y desestimando los recursos de adhesión de Don Algodón, SA y Don Algodón H, SA y Myrurgia, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Madrid en el Juicio de Menor Cuantía nº 843/96, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma, haciendo expresa imposición de las costas de esta alzada a cada una de las partes respecto de su propio recurso".

Lancôme Parfums et Beaute et Cie, representada por el Procurador de los Tribunales D. Salvador Ferrandis y Alvarez de Toledo, interpuso ante la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Dieciocho, recurso de casación, que previamente había anunciado, articulándolo en los siguientes motivos:

Al amparo del artículo 477.2, 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del articulo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Al amparo del artículo 477.2, 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Al amparo del artículo 477.2, 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 13.c) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

Por diligencia de Ordenación de 4 de diciembre de 2.000, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Dieciocho, acordó remitir los autos originales a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Por Auto de esta Sala de 21 de noviembre de 2.006, se acordó admitir el recurso de casación, y dar traslado a la parte recurrida para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, los Procuradores D. Javier Ungría López, en nombre y representación de D. Algodón, SA y D. Algodón H, SA. y D. Antonio María Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de Myrurgia, SA, impugnaron el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el diez de septiembre de dos mil ocho, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

La sentencia recurrida desestimó los recursos de apelación que habían interpuesto, en dos procesos acumulados, la demandante en ambos, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, y las demandadas en cada uno, Don Algodón, S.A., Mirurgia, S.A. y Don Algodón H., S.A., de las que la primera y la tercera ocuparon, además, la posición de actoras reconvencionales.

La sentencia de la primera instancia, apelada por todas las litigantes, había desestimado tanto las demandas como las reconvenciones.

De las distintas cuestiones que planteó la ahora recurrente Lancôme Parfums et Beauté & Cie en sus demandas - en las que, para una cuestión esencialmente marcaria, invocó normas de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de competencia desleal - el recurso de casación se refiere exclusivamente a la validez, que niega, del registro de la marca nacional número 2.047.102, compuesta por un elemento denominativo -"Oh! Don Algodón"- y otro gráfico.

La sentencia de apelación, en lo que a la casación importa, confirmó la decisión del Juzgado de Primera Instancia, que había desestimado la acción de nulidad, tras negar la concurrencia de la prohibición relativa de registro alegada por la actora, esto es, el riesgo de confusión con la marca prioritaria de la misma.

Dicha sentencia ha sido recurrida en casación por la demandante, que insiste en los motivos en la nulidad de la referida marca número 2.047.102, por infracción de las prohibiciones relativas establecidas en los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, aplicable al supuesto por razones de régimen transitorio.

En el primer motivo del recurso denuncia Lancôme Parfums et Beauté & Cie la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988.

Afirma que la sentencia de apelación había desconocido la jurisprudencia que, en la interpretación de la referida norma y al determinar el riesgo de confusión entre marcas compuestas de varios elementos, atribuía influencia decisiva a los que tienen una mayor fuerza de identificación. Condición que la recurrente otorga a las letras "Ô" y "Oh" en su proyección fonética.

En el segundo motivo Lancôme Parfums et Beauté & Cie alega que ha sido infringido por el Tribunal de apelación el mismo artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, tal como lo interpreta la jurisprudencia, que, al decidir sobre la prohibición de registro y la causa de nulidad que la norma regula, destacaba la intrascendencia de la adición a la marca de la denominación social de la solicitante.

En ambos motivos se apoya la recurrente en sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, las cuales - como ha declarado ésta con reiteración - no pueden fundar un recurso de casación civil - sentencias de 12 de mayo, 20 y 27 de junio y 26 de septiembre de 1.997, entre otras -.

Además, en el motivo primero no todas las sentencias invocadas - ya de esta Sala Primera - justifican la impugnación.

Tal sucede con las de 28 de noviembre de 1.988 y 20 de junio de 1.994, que no guardan relación con la cuestión debatida.

También cita la recurrente las sentencias de 3 de junio de 1.991, 12 de marzo de 1.993 y 6 de marzo de 1.995, las cuales, efectivamente, pusieron de manifiesto que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, el riesgo de confusión debe ser valorado tomando en consideración todos los elementos en conjunto, pero sin dejar de destacar la trascendencia de los que aporten una especial fuerza distintiva del origen empresarial del producto o servicio.

En el motivo segundo se mencionan, de nuevo, las sentencias de 28 de noviembre de 1.988 y 6 de marzo de 1.995, igualmente carentes de conexión con las características del conflicto. Y, además, la de 20 de julio de 1.994, según la cual cuando el apellido se quiera usar como marca queda sujeto a las normas reguladoras de dicho signo y, por lo tanto, a las que tratan de evitar el riesgo de confusión.

No cabe, en definitiva, considerar desconocida por el Tribunal de apelación la jurisprudencia sobre el riesgo de confusión y la forma de determinarlo, a propósito de la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988.

Antes bien, dicho Tribunal confrontó las marcas en conflicto y, tras destacar la mayor fuerza individualizadora de los elementos denominativos de la impugnada, llegó a una conclusión plenamente coherente, además de con aquella jurisprudencia, con el método empleado y con los hechos probados.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta, que el artículo 4.1 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, dispone que el registro de una marca será denegado o, si hubiera sido concedido, declarada su nulidad "b) cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticas o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público, un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior". Así como que, en la interpretación de dicho precepto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado que:

1. El fin primordial de la marca es garantizar la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-GoldWyn-Mayer Inc. (15 y 28) -.

2. El referido artículo 4.1.b) de la Directiva 89/104/CEE no es aplicable si no existe, por parte del público, riesgo de confusión - sentencia de 22 de junio de 2.000, C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (22) -.

3. El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto que sean pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta interdependencia - sentencia de 22 de junio de 2.000, C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40) -.

4. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sable BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport (24) y 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-GoldWyn-Mayer Inc. (18 ) -.

5. La determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta producida por las marcas confrontadas en un consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos distintivos dominantes - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GMBH c. Klijsen Andel BV (25, 26 y 27) -.

Hay que concluir que la referida doctrina ha sido seguida en la sentencia recurrida, al atribuir, en el conjunto, particular eficacia distintiva del origen empresarial de los productos marcados a los elementos denominativos y al destacar las diferencias existentes entre el signo de la demandante -"Ô" - y el componente denominativo del de una de las demandadas -"Oh Don Algodón"-, las cuales se incrementan por la existencia en éste de elementos gráficos con fuerza distintiva.

Los dos motivos se desestiman.

En el motivo tercero se señala como infringido el artículo 13.c) de la Ley 32/1.988.

Disponía dicho artículo que no podrán registrarse como marcas "los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados".

Alega la recurrente que la aplicabilidad al caso de esa prohibición de registro es una consecuencia del prestigio de su marca y del riesgo de confusión generado por aquella cuya nulidad pretende se declare, "dado que conforme a los dos motivos anteriores, es clara la semejanza de los signos enfrentados", de modo que "se cumplen los requisitos necesarios para apreciar la existencia de aprovechamiento indebido de la reputación ajena".

El artículo 13.c) basaba la prohibición de registro en un aprovechamiento de la reputación de otra marca registrada, sin necesidad de que los productos o servicios marcados sean idénticos o similares.

Sin embargo, el motivo se desestima, pues el aprovechamiento de la reputación de su marca lo vincula la recurrente, como se ha indicado, a la existencia de un riesgo de confusión básico que, como también se ha dicho al examinar los anteriores motivos, no existe.

Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, y su Constitución