SAP La Rioja 15/2013, 22 de Enero de 2013

PonenteMARIA DEL PUY ARAMENDIA OJER
ECLIES:APLO:2013:31
Número de Recurso26/2012
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución15/2013
Fecha de Resolución22 de Enero de 2013
EmisorAudiencia Provincial - La Rioja, Sección 1ª

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

LOGROÑO

SENTENCIA: 00015/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LA RIOJA

LOGROÑO

Domicilio : VICTOR PRADERA 2

Telf Fax : 941296484/486/489

Modelo : SEN010

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 26/2012

ILMOS.SRES.

MAGISTRADOS:

Dª CARMEN ARAUJO GARCÍA

Dª MARIA DEL PUY ARAMENDIA OJER

D. FERNANDO SOLSONA ABAD

SENTENCIA Nº 15 DE 2013

En LOGROÑO, a veintidós de enero de dos mil trece.

VISTOS en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial de LOGROÑO, los Autos de JUICIO ORDINARIO-LEY DE MARCAS nº 81/2011, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 de LOGROÑO, a los que ha correspondido el Rollo 26/2012, en los que aparece como parte apelante, MUNDO DIDACTICO S.L., representado por la Procuradora de los Tribunales, DOÑA ESTELA MURO LEZA y asistida por el Letrado DON JAVIER TEBAS MEDRA NO, y como parte apelada DON Diego, representado por la Procuradora de los Tribunales DOÑA REGINA DODERO DE SOLANO y asistido por la Letrada DOÑA ISABEL SANTOS RODRÍGUEZ, siendo Magistrado Ponente la Ilma. DOÑA MARIA DEL PUY ARAMENDIA OJER.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 29 de julio de 2011, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño, en cuyo fallo se recogía:

"Que debo DESESTIMAR la demanda interpuesta por MUNDO DIDACTICO S.L. frente a Diego, absolviendo al mismo de las pretensiones ejercitadas en su contra, y con imposición a la parte actora de las costas del presente proceso."

SEGUNDO

Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la parte demandante se presentó escrito interponiendo recurso de apelación ante el Juzgado contra la sentencia dictada en la instancia. Admitido éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.

TERCERO

Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 13 de diciembre de 2012.

CUARTO

En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La sentencia de instancia desestima la demanda formulada por Mundo Didáctico S.L. frente a don Diego en ejercicio de la acción reivindicatoria de la marca Mundo Didáctico nunca estudiarás solo, registrada en la clase 16, marca M2847128 y registrada en la clase 09 marca M2864494, y subsidiariamente la nulidad de la marca Mundo Didáctico nunca estudiarás solo registrada en la clase 16, marca M2847128 y registrada en la clase 09 marca M2864494; y frente a tal pronunciamiento desestimatorio, se alza el apelante, alegando en síntesis, error en la valoración de la prueba, infracción del artículo 2.2 de la Ley de Marcas, infracción del artículo 51.1 b de la Ley de Marcas, e infracción del artículo 52.1 y 9.1.d de la Ley de Marcas, y suplica a la Sala revoque la sentencia apelada y estime la demanda con expresa condena en costas de la instancia y de la apelación.

SEGUNDO

Como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 4 de Octubre de 2012 : "La acción de reivindicación de la marca permite al usuario no registral de un signo marcario reivindicar su titularidad si comprueba que otro ha conseguido su registro en fraude de su derecho ( artículo 2.2 de la Ley de Marcas ).

La reivindicación de la marca que haya sido registrada en fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual supone, por lo tanto, una de las excepciones (junto a la de la marca notoria del artículo 6 CUP ) al principio general que impera en nuestro ordenamiento jurídico de que el registro de la misma es el único medio para adquirir originariamente el derecho sobre la marca ( artículo

2.1 de la Ley de Marcas ). Se trata de una vía para que el usuario no registral de una marca (o de un nombre comercial, merced a la remisión que efectúa el artículo 87.3 de la Ley de Marcas ) encuentre protección legal ante el que la ha conseguido registrar defraudando un derecho ajeno (pues el tercero se ha visto privado de sus derechos por aquél que ha obtenido el registro).

Para que el tercero pueda ejercitar este tipo de reivindicación (denominada impropia, pues el que reivindica no es titular registral y sí lo es el contrario) no es preciso que esgrima una marca notoria (podría hacerlo, pero lo cierto es que con ésta ya ostentaría un derecho oponible "erga omnes" que le conferiría, además, otras posibilidades de defensa) sino que basta con que justifique su condición de anterior usuario extrarregistral de un signo con vocación marcaria que un tercero habría procedido a registrar privándole a aquél de sus derechos, siempre que el registro se hubiese hecho de mala fe o mediando una previa relación entre las partes que habría resultado vulnerada (pues sin estos últimos requisitos no operaría el artículo 2.2 de la Ley de Marcas, ya que, si no media la aludida conducta incursa en ilicitud, no bastaría la mera utilización prioritaria del signo por tercero para atacar un registro marcario que no está sujeto a la exigencia de novedad).

La STS de 5 de octubre de 2007 señala que : «Al regular el nacimiento del derecho sobre la marca, la Ley 32/1.988 adoptó un sistema mixto, pues, por un lado, estableció que "se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley"-artículo 3.1 - y, por otro lado, protegió con distinto alcance determinadas situaciones carentes de reflejo registral y, por ello, contrarias a lo que el registro proclama con el efecto constitutivo que a la inscripción se atribuye.

Una de esas situaciones es la que contempla el artículo 3.3, referido a la colisión entre una titularidad marcaria registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo carente de existencia tabular. La norma sacrifica aquella en beneficio de éste -si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca- y otorga protección -con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado- a quien ostente el mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual- sentencias de 14 de febrero de 2.000, 25 de febrero, 30 de mayo y 30 de diciembre de 2.005 y 24 de marzo de 2.006 -. (...)

Para el éxito de la acción de que se trata es necesario que se prueben en el proceso sus elementos constitutivos -el fraude o la violación de norma legal o contractual-, como exige reiteradamente la jurisprudencia- sentencias de 14 de febrero de 2.000 y 30 de mayo de 2.005 -. Además, la acción debe haberse ejercitado a tiempo, lo que dependerá de que el registro hubiera sido sólo solicitado o ya concedidoartículo 3.3 de la Ley 32/1.988 -. »

Y en idéntico sentido la STS 25 de noviembre de 2009 .

Dicho de otro modo, el éxito de la acción reivindicatoria precisa de la prueba del fraude (fraus alterius); de la infracción legal o contractual orientada al aprovechamiento, sin consentimiento del que usaba extraregistralmente el signo marcario, del prestigio o implantación alcanzado con el esfuerzo de quien actuaba sin la protección tabular en el tráfico o sector al que va dirigido el producto o servicio de que se trate, y ve arrebatada la posibilidad de continuar su actividad bajo ese signo distintivo, simplemente, porque otra parte, que además quiere competir en el mismo sector, lo registra y hace propio para legitimar de esta manera su uso, prohibiéndolo a los demás. Supuesto ante el que la Ley reacciona protegiendo al titular extraregistral, permitiendo reivindicar y hacer propio el registro promovido por aquél con tal de que no transcurra el plazo legal de impugnación/ reivindicación de 5 años".

TERCERO

En el caso que nos ocupa, son hechos que han resultado probados en las actuaciones los siguientes: la mercantil demandante se constituyó mediante escritura pública de fecha 8 de Noviembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil el día 3 de Enero de 2005, siendo sus socios don Diego don Javier

, don Justo, y don Marcelino . Don Diego fue...

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