STS 482/2007, 7 de Mayo de 2007

PonenteJOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
ECLIES:TS:2007:2544
Número de Recurso2321/2000
Número de Resolución482/2007
Fecha de Resolución 7 de Mayo de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Mayo de dos mil siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, por PEDRO DOMECQ, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales Dª Almudena González García, contra la Sentencia dictada, el día 21 de febrero de 2.000, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número Uno de los de Murcia. Es parte recurrida DIEGO ZAMORA, S.A., representada por la Procurador de los Tribunales Dª Marta Franch Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Murcia, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, Pedro Domecq, S.A., contra Diego Zamora, S.A., por violación de derechos marcarios. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia por la que 1º.- DECLARE: a)

Que la compañía PEDRO DOMECQ, S.A. ostenta frente a DIEGO ZAMORA, S.A. un derecho exclusivo a la utilización de las marcas objeto de la acción.- b) Que la importación a España y la comercialización en nuestro país del ron BRUGAL, en botella recubierta con una malla, constituye una violación del derecho de exclusiva de PEDRO DOMECQ, S.A. sobre las marcas objeto de la demanda..- 2º CONDENE A LA DEMANDADA:

  1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones..- b) A cesar y pasar por las anteriores declaraciones..-c) A retirar del mercado los ejemplares que obren en su poder del ron BRUGAL en botellas que aparezcan recubiertas con una malla.- d) A retirar del mercado cualesquiera folletos o catálogos que obren en su poder en los que aparezca reproducida la botella BRUGAL con una malla..- e) A indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados, en razón de las pautas y criterios que se establezcan en el Juicio y por importe que se fije en Sentencia o en el procedimiento de ejecución.".

Admitida a trámite la demanda, emplazada la demandada, se personó el Procurador de los Tribunales

D. José Augusto Hernández Foulquire en nombre y representación de Diego Zamora, S.A., y presentó escrito de contestación en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda formulada de adverso, con expresa imposición de costas a la parte demandante, por su temeridad y mala fe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .". Asimismo formuló reconvención con base en cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando lo siguiente: "...se dicte en su día Sentencia por la que estimando íntegramente de la demanda, declare que la Entidad PEDRO DOMECQ, S.A. no ha efectuado un uso real y efectivo de las marcas nº 386.010 y 386011 y como consecuencia de lo anterior declare y condene a la misma a la caducidad de las marcas nº 386.010 y 386.011 con remisión a la Oficina Española de Patentes y Marcas de comunicación que la contenga para la oportuna inscripción de la cancelación y su publicación en el B.O.P.I., todo ello con expresa condena en las costas a la demanda.".

Dado traslado de la reconvención a la parte actora, ésta la contestó con alegación de cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando lo que sigue: "...se tenga por contestada la demanda reconvencional, se desestime íntegramente la pretensión de caducidad de los registros

de marca 386.010 y 386.011, con imposición a la demandada de las costas causadas.".

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, la propuesta por las partes fue declarada pertinente y se practicó con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 2 de noviembre de 1.999 y con la siguiente parte dispositiva: " Que desestimando la demanda promovida por la Procuradora Dª Dolores Soto Criado en nombre y representación de Pedro Domecq S.A. contra Diego Zamora S.A. representada por el también Procurador D. José Augusto Hernández Foulquie declaro no haber lugar a la acción ejercitada en la demanda y estimando la reconvención formulada por el Procurador D. José Augusto Hernández Foulquie en nombre y representación de Diego Zamora S.A. declaro que Pedro Domecq S.A. no ha efectuado un uso real y efectivo de las marcas números 386.010 y 386.011 declarándose su caducidad, con imposición de costas a la parte actora, demandada reconvencional.".

SEGUNDO

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación "Pedro Domecq S.A.". Sustanciada la apelación, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia dictó Sentencia, con fecha 21 de febrero de 2.000, con el siguiente fallo: " Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "Pedro Domecq, S. A." contra la sentencia dictada el 2 de noviembre de 1.999 por el Juzgado de Primera Instancia, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE dicha resolución en el único sentido de rechazar la caducidad de la marca gráfica 386.011 de detenta la actora, manteniendo el resto de sus pronunciamiento.- Las costas de la demanda principal se imponen a la actora, sin hacer pronunciamiento sobre las costas de la demanda reconvencional y de las de esta alzada.".

TERCERO

Diego Zamora, S.A., representado por la Procurador de los Tribunales Dª Marta Franch Martínez, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, con fundamento en los siguientes motivos:

Primero

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 13.C) de la ley de marcas en relación con el artículo 5.2 de la primera directiva de armonización del derecho de marcas.

Segundo

Con fundamento en el número 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 30 y concordantes de la ley de marcas.

Tercero

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 4.4 de la ley de marcas.

CUARTO

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador Dª Marta Franch Martínez, en nombre y representación de Diego Zamora, S. A., impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.

QUINTO

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el diecisiete de abril de dos mil siete, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La recurrente, Pedro Domecq, S.A., pretende por medio de los dos primeros motivos de su recurso de casación la protección judicial (mediante las acciones de condena al cese, a la remoción de efectos y a la indemnización de daños y perjuicios) de cuatro marcas españolas de las que es titular (dos gráficas y dos tridimensionales con elementos denominativos), a las que atribuye la cualidad de renombradas. Pero no lo hace ante actos generadores de riesgo de confusión y, por lo tanto, lesivos para la función de dichos signos como medios de identificación de un determinado origen empresarial, sino ante actos dañosos y de aprovechamiento del renombre de los mismos.

Afirma en el primero de los motivos que la demandada, Diego Zamora, S.A., ha invadido el ámbito de sus derechos de exclusiva sobre las marcas gráficas números 386.010 y 386.011 (formadas por el dibujo de una botella, con franjas coloreadas en su parte superior, introducida en una malla dorada) y tridimensionales mixtas números 1.796.228 y 1.796.229 (constituidas por una botella, con distintos colores, también introducida en una malla dorada y con una etiqueta que contiene las denominaciones, en un caso, "Centenario Terry" y, en el otro, "Terry 1.900"), al vender en el mercado español un ron añejo, identificado con la marca "Brugal", en una botella con malla similar a la que aparece en sus registros. Y, añade, que la violación se produce aunque no exista riesgo de confusión en los consumidores sobre la procedencia empresarial de unos y otros productos. Literalmente alega la recurrente que la infracción debe declararse "con independencia del riesgo de confusión o asociación, cuando el uso de la marca por el tercero entraña un peligro de debilitamiento, dilución... de la marca, de su fuerza distintiva o de su valor comercial".

Se procede a dar respuesta a la cuestión planteada, tal como lo ha sido y, por ello, sin decidir previamente (caso de que fuera preciso habría que hacerlo más adelante) si todas las marcas de la recurrente son verdaderamente renombradas; ni, además, si está justificado aislar, como objeto del derecho de exclusiva, lo que no constituye mas que uno de los componentes (la malla que rodea las botellas) de todos los signos de la demandante, que, como se ha dicho, también están integrados por otros elementos gráficos, tridimensionales e, incluso, denominativos en algún caso.

Por otro lado, ha de indicarse que Pedro Domecq, S.A. no invoca en el motivo las normas que están directamente destinadas a regular el correcto funcionamiento concurrencial del mercado (las de la Ley 3/1.991, de 10 de enero ) y, en concreto, las que tipifican como ilícitos el aprovechamiento indebido de la reputación de los signos ajenos (artículo 12 ) o el comportamiento perjudicial para el renombre de los mismos. Las normas en las que la demandante apoyó su pretensión son, exclusivamente, las que regulan el ius prohibendi que se atribuye al titular de una marca registrada.

Igualmente se ha de precisar que, por razones de derecho transitorio, la cuestión marcaria planteada en este primer motivo no se ha de resolver mediante la aplicación de la vigente Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas, sino de la derogada Ley 32/1.988, de 10 de noviembre .

En el primer motivo la recurrente señala como infringidos los artículos 13.c de la Ley 32/1.988 y 5.2 de la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE).

Disponía el artículo 13 de la Ley española que "no podrán registrarse como marcas: c) los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados".

Establece el artículo 5.2 de la Directiva que "cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos".

SEGUNDO

La Ley 32/1.988 no se refería a la marca renombrada más que al regular las prohibiciones relativas de registro (artículo 13 .c) y la indemnización procedente en caso de infracción del derecho de su titular, como uno de los criterios a considerar para la fijación de aquella (artículo 38.3 ).

En concreto, el artículo 13 .c protegía, por medio de una prohibición de registro (a cuya infracción el artículo 48 vinculaba la acción de nulidad), el derecho sobre la marca renombrada ante el daño que significaría para su titular la concesión de una marca posterior que se aprovechase indebidamente de la reputación de aquella.

Esa tutela registral específica la otorgaba el referido precepto aunque los productos o servicios designados por una y otra marca no fueran idénticos o similares, como, con carácter general, exigía el artículo

12.1 .a.

Sin embargo, al regular el ius prohibendi contenido en el derecho sobre la marca registrada, la Ley 32/1.988 (artículo 31.1 ) no distinguía entre la renombrada y la que no lo era y exigía que los signos confrontados, además de los productos o servicios distinguidos con ellos, fueran "idénticos o semejantes". Y, en lo que al recurso importa, limitaba la protección conferida al titular registral al caso de existir riesgo de error sobre el origen empresarial de los productos o servicios marcados, esto es, riesgo de confusión "que comprende el riesgo de asociación" (artículo 5.1.b de la Directiva 89/104/CEE ).

No protegía, en definitiva, la Ley 32/1.988 con las acciones de su artículo 35 al titular de la marca renombrada ante el perjuicio causado al renombre, la explotación del mismo o el riesgo de dilución.

Por su parte, el artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE (como el artículo 4 .a, al referirse a las prohibiciones de registro y causas de nulidad) protege el carácter distintivo de la marca renombrada y el propio renombre de la misma, tanto ante una explotación desleal como ante comportamientos perjudiciales, sin justa causa. Mas las importantes diferencias entre el artículo 31 de la Ley 32/1.988 y este artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE (que en todo caso no impuso a los Estados miembros la protección reforzada de la marca renombrada más allá del riesgo de confusión y del principio de especialidad, sino que les facultó a concederla) no se pueden salvar por medio de una interpretación de la norma nacional favorable a la comunitaria, reiteradamente destacada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (sentencias de 13 de noviembre de 1.990 C-106/89, 22, 14 de julio de 1.994 C-91/92, 26, 23 de febrero de 1.999 C-63/97, 22 y 23 de octubre de 2.003 C-408/01, 22 ) como medio para permitir que la Directiva alcance su resultado.

El recurso no merece ser estimado por este motivo y su fracaso provoca el del segundo, en el que se dicen infringidos los artículos 30 y concordantes de la Ley 32/1.988, cuya suerte vinculó la recurrente al éxito de aquel.

TERCERO

Por medio de reconvención, Diego Zamora, S.A. pretendió, con apoyo en el artículo 53.a de la Ley 32/1.988, se declarasen caducadas por falta de uso las marcas gráficas de Pedro Domecq, S.A. números 386.010 y 386.011.

El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente dicha acción, pero la Audiencia Provincial, al acoger el recurso de apelación de la demandante, limitó la declaración de caducidad a la marca número 386.010.

En el tercer motivo de su recurso, Pedro Domecq, S.A. se refiere a ese pronunciamiento y lo considera contrario al artículo 4.4 de la Ley 32/1.988, a cuyo tenor "el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomenclator internacional o a productos o servicios similares o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros".

Alega la recurrente que, al usar la malla para los brandys "Centenario Terry" y "Terry 1.900", extendió el uso de la misma a productos similares, como son aquellos para los que había sido concedida la marca número 386.010 ("productos enológicos, vinos de todas clases, incluso espumosos, mostos, cervezas y vinagres").

La sentencia recurrida había declarado que la marca número 386.010 (gráfica, compuesta por una botella con malla) no había sido usada por la demandante que sólo había "presentado los brandys Centenario y 1.900 como prueba de su uso".

Como se advierte, la recurrente no pretende que se declare que el uso de la marca gráfica número 386.010, cuya realidad se ha negado en la instancia, alcance, por la fuerza expansiva establecida en el artículo

4.4 de la Ley 32/1.988, a productos similares a aquellos para los que fue concedida, sino que el demostrado uso de otras marcas distintas, como son las mixtas tridimensionales números 1.796.228 y 1.796.229 (únicas que incorporan los elementos denominativos "Centenario Terry" y "Terry 1.900" para las que se dicen usadas las mallas), evitó la caducidad de aquella al extenderse a una parte de los productos para los que se registró, lo que no tolera la norma que se dice violada, la cual relaciona la caducidad con el uso de la propia marca a la que dicha consecuencia se refiere y no con el de cualquier otra.

Procede, por ello, desestimar el recurso por éste motivo, sin necesidad de determinar previamente si también está justificada a estos efectos la descomposición que efectúa la recurrente de los elementos que integran sus signos, al separar la malla del resto de los mismos.

CUARTO

La desestimación del recurso debe ir acompañada de la imposición de las costas a la recurrente, en aplicación del artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por PEDRO DOMECQ, S.A., contra la Sentencia dictada, con fecha veintiuno de febrero de dos mil, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, con imposición de costas a la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Francisco Marín Castán.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.-Encarnación Roca Trías.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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