STS 784/2009, 25 de Noviembre de 2009
| Ponente | JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL |
| ECLI | ES:TS:2009:7214 |
| Número de Recurso | 1836/2005 |
| Procedimiento | CASACIóN |
| Número de Resolución | 784/2009 |
| Fecha de Resolución | 25 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Noviembre de dos mil nueve
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Intertrace, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Vázquez Hernández, contra la Sentencia dictada, el día diecisiete de mayo de dos mil cinco, por la Sección Veintiuna de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de los de Madrid. Es parte recurrida Audiovox Corporation y Audiovox Communications Corp., representada por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García.
Por escrito presentado en el Juzgado Decano de Madrid el veinticuatro de febrero de dos mil uno, la Procurador de los Tribunales doña Isabel Campillo García, en representación de Audiovox Corporation y Audiovox Communications Corporation, interpuso demanda de juicio ordinario contra Intertrace, SL.
En el referido escrito dicha representación alegó que Audiovox Corporation era una sociedad americana dedicada a la telefonía móvil y Audiovox Communications Corporation una filial participada por aquella en el noventa y cinco por ciento. Que Audiovox Corporation era titular de diversas marcas denominativas " Audiovox ", registradas en muchos países del CUP, pero no en España, donde su solicitud, formulada en el año mil novecientos setenta y nueve, no fue atendida por estimarse concurrente una prohibición relativa de registro. Que, en todo caso, el referido término formaba parte de la denominación social de las compañías del grupo y del nombre comercial de las mismas. Que, desde el año mil novecientos noventa y siete mantenía una relación con la demandada, Intertrace, SL, en la que esta había asumido funciones de asistencia técnica. Que ha tenido conocimiento de que la demandada solicitó y obtuvo el registro de las marcas denominativas, "Audiovox ", denominativas, números 2.206.510 y
2.206.511, al haber desaparecido los obstáculos anteriores para su registro. Que incluso había pretendido extender los efectos de sus marcas, como internacionales a otros países. Que también consta que había concedido licencia a don Conrado, con el que ella había tenido relaciones.
Ejercitó en la demanda, con carácter principal, la acción reivindicatoria prevista en el artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas y, con carácter subsidiario, la de nulidad contemplada en el artículo 77 de la misma Ley .
En el suplico de la demanda interesó una sentencia que, " A). Con carácter principal ": 1. Declare que " la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas españolas números 2.206.510 y
2.206.511 "Audiovox" en clases 38 y 9 respectivamente, a nombre de Intertrace, SL, se ha realizado con fraude de los mejores derechos sobre tales marcas de que son titulares las entidades actoras y con violación de la obligación legal consagrada en el artículo 7,1 del Código civil, en circunstancias que hacen a dicho registro plenamente subsumible en el ámbito de aplicación del artículo 3º apdo. 3º de la Ley de Marcas ". 2 . Condene " a Intertrace, SL, como consecuencia de lo anterior, a: (a) Transferir a favor de Audiovox Corp. la titularidad de los registros de las marcas españolas números 2.206.510 y 2.206.511 "Audiovox" en clases 38 y 9 respectivamente (b) Abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de dichas marcas (c) El pago de las costas del procedimiento ". Y B) " Con carácter subsidiario, para el caso de no estimación de los anteriores pedimentos". 1. Declare " (a) que el registro por Intertrace, SL de las marcas españolas números 2.206.510 y 2.206.511 "Audiovox" en clase 38 y 9 respectivamente, se ha producido, en relación con los prioritarios registros de marca "Audiovox" en países signatarios del Convenio de la Unión de París titularidad de Audiovox Corporation y con el prioritario nombre comercial de mis mandantes Audiovox Corporation y Audiovox Communications Corp., en circunstancias que determinan su subsunción en el ámbito de aplicación de los artículos 6 bis y 8 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial en relación éste último con el artículo 77 de la Ley de Marcas, determinantes de la falta de validez de registro y consiguiente nulidad de la inscripción de las referidas marcas (b) Que el registro de las marcas números 2.206.510 y 2.206.511 "Audiovox" en clases 9 y 38 se ha producido, en todo caso, con manifiesto abuso de derecho, proscrito por el artículo 7.2 del Código Civil ". Y condene " a Intertrace, SL, como consecuencia de lo anterior, a: (a) La anulación y consiguiente cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de sus registros de marcas españolas números 2.206.510 y 2.206.511 "Audiovox" en clases 9 y 38, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. (b) Abstenerse en el futuro de toda forma de uso de dichas marcas (c) Al pago de las costas del procedimiento ".
La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Madrid, que la admitió a trámite conforme a las normas del proceso ordinario.
Emplazada al efecto, la demandada Intertrace, SL se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don Javier Vázquez Hernández, el cual, en esa representación, contestó la demanda, oponiéndose a su estimación por razones procesales y de fondo.
El referido escrito de contestación contiene el suplico siguiente: "se tenga por formulada contestación y oposición a la demanda, y tras los trámites oportunos, dicte sentencia por la que: A) Estimando las excepciones planteadas por esta representación desestime la demanda interpuesta de contrario. B) Subsidiariamente para el caso de que no acoja ninguna de las dos excepciones, dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda por las demás alegaciones vertidas en el cuerpo de este escrito y,
D) En cualquier caso, imponiendo las costas del procedimiento a la parte actora".
Celebrada la audiencia previa y el juicio previstos en la Ley procesal, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia, con fecha uno de julio de dos mil dos, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo que estimando íntegramente la demanda presentada por Audiovox Corporation y Audiovox Communications Corp. contra Intertrace, SL debo declarar y declaro: 1. que la inscripción de la Oepm de las marcas españolas números 2.206.510 y 2.206.511 "Audiovox" en las clases 38 y 9 respectivamente, a nombre de Intertrace, SL, se ha realizado con fraude de los mejores derechos sobre tales marcas de que son titulares las entidades actoras y con violación de la obligación legal consagrada en el artículo 7,1 del Código Civil, en circunstancias que hacen a dicho registro plenamente subsumible en el ámbito de aplicación del art. 3º apdo. 3º de la Ley de Marcas.- 2 . Condenar a Intertrace, SL como consecuencia de lo anterior a: a) transferir en favor de Audiovox Corp. la titularidad de los registros de las marcas españolas números 2.206.510 y 2.206.511 "Audiovox" en las clases 38 y 9 respectivamente.- b) abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de dichas marcas.- c) el pago de las costas del procedimiento. ".
La demandada recurrió en apelación la sentencia de la primera instancia, por lo que las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, turnándose el recurso a la Sección Vigésimo primera, que lo tramitó, señalando para la votación el día diez de mayo de dos mil cinco.
Finalmente dicho Tribunal dictó sentencia con fecha diecisiete de mayo del referido año y la siguiente parte dispositiva: " Fallamos que, desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Intertrace, SL, contra la sentencia que con fecha uno de julio de dos mil dos pronunció el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia número ocho de Madrid, debemos confirmar y confirmamos la citada resolución; con imposición de las costas de este recurso a la parte apelante ".
La representación procesal de Intertrace, SL interpuso recurso de casación, por escrito de dieciocho de julio de dos mil cinco, contra la sentencia de segunda instancia ante el Tribunal que la había dictado.
Elevadas las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la misma, por auto de veinte de mayo de dos mil ocho, acordó " admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Intertrace, SL contra la sentencia dictada, con fecha diecisiete de mayo de dos mil cinco, por la audiencia Provincial de Madrid (Sección número Veintiuna), en el rollo de apelación número 1204/02, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 202/01 del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Madrid y entregar " copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta sala para que, en el plazo de veinte días, formalice su oposición por escrito ".
El recurso de casación de Intertrace, SL se basa en los apartados 1, 2, ordinal 3º, y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se compone de tres motivos, en los que se denuncia:
La infracción del artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y de la jurisprudencia en la aplicación del mismo.
La infracción de los artículos 7, apartado 1, y 434 del Código Civil, en relación con el artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y de la jurisprudencia en la aplicación del mismo.
La infracción del artículo 3, apartados 1 y 2, así como del artículo 77 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y de la jurisprudencia en la aplicación del mismo.
Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Audiovox Corporation y Audiovox Communications Corp., impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.
Se señaló como día para votación y fallo del recurso el once de noviembre de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,
La sentencia recurrida desestimó la apelación interpuesta por la demandada - Intertrace, SL -, titular registral de dos marcas españolas formadas por la palabra " Audiovox ", contra la sentencia que, en la primera instancia, había estimado la acción que, con carácter principal y apoyo en el artículo 3, apartado 3, de la aplicable Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, ejercitaron las demandantes - Audiovox Corporation y Audiovox Communications Corporation - en la afirmada condición - la primera - de titular de varias marcas idénticas registradas en distintos países de la Unión de París y - la segunda, filial de la otra de parte de una relación jurídica contractual convenida en su día con la demandada.
En definitiva, por haber considerado probado que Intertrace, SL había registrado sus referidas marcas con fraude de los derechos de Audiovox Corporation, los Tribunales de las instancias declararon el derecho de esta sociedad a subrogarse en la posición de titular ganada con el registro por aquella otra.
La demandada ha interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación por tres motivos, que se examinan seguidamente.
Antes, sin embargo, parece útil recordar - con la sentencia de 5 de octubre de 2.007 - que la Ley 32/1.988, al regular el nacimiento del derecho sobre la marca, adoptó un sistema mixto, pues, por un lado, estableció que "se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley " - artículo 3, apartado 1 - y, por otro, protegió con distinto alcance determinadas situaciones carentes de reflejo tabular y, en definitiva, contrarias a lo que el registro proclama, con el efecto constitutivo que, respecto de la adquisición originaria del derecho, a la inscripción se atribuye.
Una de esas situaciones es la que contempla el artículo 3, apartado 3, que, como se dijo, fue la norma aplicada en la sentencia que ha sido recurrida. Dicha norma contempla un supuesto de colisión entre una titularidad registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo, carente de publicidad tabular. En tal coyuntura, el precepto mencionado sacrifica aquella en beneficio de éste - si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca - y otorga protección - con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en la titularidad que publica el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado - a quien ostente ese mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual - sentencias de 14 de febrero de
2.000, 25 de febrero, 30 de mayo y 30 de diciembre de 2.005 y 24 de marzo de 2.006 -.
Debemos añadir que para el éxito de la acción de que se trata es necesario que se prueben en el proceso los elementos constitutivos de la misma - sentencias de 14 de febrero de 2.000 y 30 de mayo de
2.005 -. Esto es, la actuación fraudulenta -" fraus alterius "- o la violación de norma legal o contractual de contenido obligatorio.
La acción, además, debe haberse ejercitado a tiempo, lo que dependerá de que el registro hubiera sido sólo solicitado o ya concedido - artículo 3, apartado 3 de la Ley 32/1.988 -.
En el primer motivo de su recurso denuncia Intertrace, SL la infracción del propio artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988 .
Como se expuso, la Audiencia Provincial - y antes el Juzgado de Primera Instancia - aplicó la referida norma por considerar probado que la posición jurídica de una de las demandantes era merecedora de tutela y había sido lesionada al apropiarse la demandada del signo usado por ella, mediante una actuación fraudulenta, en cuanto producida intencionalmente en el funcionamiento de una relación de arrendamiento de servicios.
La recurrente, sin embargo, no niega en el motivo la concurrencia del supuesto descrito en el artículo que dice violentado. Ni siquiera discute la valoración de la prueba que llevó al Tribunal de apelación a considerar identificado el supuesto fáctico descrito en la norma - lo que, hay que decirlo, no hubiera sido admisible -.
Lo que hace es invocar una doctrina creada fuera del ámbito de la repetida norma y conforme a la que no hay violación de marca si el supuesto infractor actúa bajo la cobertura de un registro favorable, de modo que lo procedente en tal caso es conseguir la previa declaración de nulidad del registro legitimador. Declaración que, afirma como núcleo del motivo, falta en el caso que enjuiciamos.
Tal argumentación debe ser rechazada, pues ninguna relación tiene con el artículo que se dice infringido. Es más, la reivindicación sólo tiene sentido si el asiento practicado conserva su validez, no en el caso contrario.
El motivo se desestima.
En el segundo motivo, los preceptos que Intertrace, SL señala como infringidos son, además, del contenido en el artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, los que lo están en los artículos 7, apartado 1, y 434 del Código Civil .
En este motivo da a entender la recurrente que el repetido artículo de la Ley 32/1.988 exige, para que se actúe la consecuencia jurídica que proclama, que entre el titular registral y el perjudicado por el registro medie la relación de agencia o de representación que exigía el artículo 14 de la misma Ley . Lo que no es cierto.
Además, la recurrente niega - ahora sí - la apropiación fraudulenta que declaró probada el Tribunal de apelación. Lo hace, sin embargo, por una vía inadecuada, al servirse de una verdadera petición de principio, pues afirma lo contrario a lo declarado como cierto y extrae consecuencias - las del artículo 3, apartado 3 de lo que no es más que una falsa premisa, cuya certeza debería previamente demostrar.
No obstante, en consideración a que la subsunción de los hechos en una previsión normativa como la del artículo 3, apartado 3, trasciende de la mera valoración de la prueba, hemos de añadir que el registro en España de una marca inscrita en diversas oficinas extranjeras a nombre de la sociedad matriz del grupo en el que está integrada otra con la que la solicitante mantiene una relación de servicios, con aprovechamiento de la circunstancia de haber desaparecido con el transcurso del tiempo el obstáculo que había impedido la práctica del asiento a nombre de la legítima titular del signo, constituye ejemplo de la actuación fraudulenta tipificada en la norma de que se trata.
El motivo se desestima.
En el tercer motivo vuelve la recurrente a afirmar la infracción de normas que nada tienen que ver con el litigio, tal como fue planteado y decidido en las dos instancias.
Así, señala como infringidos (a) el artículo 77 de la Ley 32/1.988, pese a que no fue aplicado ni debía haberlo sido por la Audiencia Provincial, ya que lo invocó la demandante como fundamento de una pretensión - de anulación del registro de las marcas de la recurrente - que había sido deducida sólo para el caso de no ser estimada la acción reivindicatoria, lo que no ha sucedido; (b) el artículo 3, apartado 2, de la misma Ley, que regula una acción de anulación distinta de las ejercitadas en la demanda.
Sólo la referencia al artículo 3, apartado 1, de la Ley 32/1.988 tiene algún sentido a la vista de los términos del debate. Pero la invocación del mismo es insuficiente, en todo caso, para producir consecuencias, ya que, como al principio se expuso, la norma del apartado 3 del mismo artículo constituye una excepción al principio general de adquisición originaria de la marca mediante su registro.
El motivo se desestima.
Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por Intertrace, SL, contra la Sentencia dictada, con fecha diecisiete de mayo de dos mil cinco, por la Sección Veintiuna de la Audiencia Provincial de Madrid, con imposición de las costas a la recurrente.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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