SAP Madrid 105/2010, 23 de Abril de 2010

PonenteALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ
ECLIES:APM:2010:6926
Número de Recurso218/2009
ProcedimientoRECURSO DE APELACIóN
Número de Resolución105/2010
Fecha de Resolución23 de Abril de 2010
EmisorAudiencia Provincial - Madrid, Sección 28ª

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00105/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 218/09.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 153/2.006.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Parte recurrente: "CÍRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, S.L."

Procurador: Doña Begoña Arco Herrero.

Letrado: Doña María Taibo Goyanes.

Parte recurrida: DON Sergio Y DON Juan Carlos

Procurador: Doña Nuria Munar Serrano.

Letrado: Doña Herminia López Colmenarejo.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

  1. ÁNGEL GALGO PECO

  2. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

  3. JOSÉ IGANCIO ZARZUELO DESCALZO

SENTENCIA Nº 105/2010 En Madrid, a veintitrés de abril de dos mil diez.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 218/09, interpuesto contra la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2008 dictada en el juicio ordinario núm. 153/06 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante, la mercantil "CÍRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, S.L."; y como apelados, DON Sergio Y DON Juan Carlos, todos ellos representados y defendidos por los profesionales antes relacionados.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad "CÍRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, S.L." contra DON Sergio Y DON Juan Carlos en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba se dictase sentencia:

"1º Con respecto a la violación del derecho de marca nº 2490733 y publicidad engañosa:

  1. Cesación por parte de los demandados en la utilización de los signos distintivos "Almacenes Los Catalanes", así como la publicidad que venga realizando por cualquier medio.

  2. Retirada del tráfico del material publicitario y cuantos documentos hayan materializado la violación del derecho de marca. En su caso, rectificación del contenido de la publicidad.

  3. Publicación de la sentencia a costa de los demandados en un periódico de tirada nacional y/o soportes en los que se ha difundido su campaña publicitaria considerada ilícita.

  4. Fijación de una indemnización por cuantía no inferior a 600 euros por cada día transcurrido hasta que se produzca una cesación efectiva en la vulneración de la marca protegida.

    1. Con respecto a la Competencia Desleal:

  5. Declaración de la deslealtad del acto.

  6. Cesación por parte de los demandados en la realización de las conductas desleales descritas en la presente demanda.

  7. Rectificación de las informaciones engañosas emitidas por los demandados en relación con las diferentes conductas anticoncurrenciales enumeradas en el presente escrito.

    Todo ello, con expresa imposición de costas a los demandados por su temeridad y mala fe.".

    SEGUNDO Por su parte los demandados contestaron a la demanda y formularon reconvención en la que interesaron:

    "PRIMERO.- Declarar la falta de validez y consiguiente nulidad del registro de la marca número 2490733 CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES titularidad de la mercantil CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, S.L. acordando su cancelación registral y librándose de oficio la correspondiente comunicación al Registro de la Propiedad Industrial para que proceda inmediatamente a la misma y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.".

SEGUNDO

Condenar a la demandante reconvenida a que una vez declarada la nulidad anterior, con carácter inmediato cese y se abstenga en el futuro de toda forma de uso del indicado nombre comercial".

TERCERO

Condenar a la demandada, CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES S.L. al pago de las costas procesales."

TERCERO Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid dictó sentencia con fecha 2 de septiembre de 2008 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que desestimando la demanda principal formulada por CÍRCULO COMERCIAL LOS CATALANES S.L. con la Procuradora Dª BEGOÑA DEL ARCO HERRERO, y asistida de la letrada Dª ANA MARÍA VLABUENA ORDOÑEZ, contra D. Sergio y D. Juan Carlos con la Procuradora y la abogado Dª HERMINIA LÓPEZ COLMENAREJO, y estimando la reconvención formulada de contrario debo declarar la falta de validez y consiguiente nulidad del registro de la marca número 2490733 CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, titularidad de la mercantil CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, S.L., acordando su cancelación registral y librándose de oficio la correspondiente comunicación al Registro de la Propiedad Industrial para que proceda inmediatamente a la misma y a su publicación en el BOPI, condenando al demandado reconvencional a que una vez declarada la nulidad anterior, con carácter inmediato cese y se abstenga en el futuro de toda forma de uso del indicado nombre comercial, absolviendo a los demandados principales de todas las pretensiones del actor CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, S.L., con expresa imposición de todas las costras al instante del procedimiento.".

CUARTO

Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte actora reconvenida se interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte demandada reconviniente. Admitido el recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación, votación y fallo el día 22 de abril de 2010.

QUINTO

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

La entidad "CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, S.L.", como titular registral de la marca mixta, denominativa con gráfico, CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, nº 2490733, que distingue servicios de gestión de negocios comerciales de confección textil para el hogar (clase 35) y que tiene un establecimiento abierto en la localidad de Móstoles, calle Baleares nº 7-9, de venta de prendas de vestir y ropa de hogar, formuló demanda contra don Sergio y don Juan Carlos, al tener abiertos sendos establecimientos en la misma localidad, calles Río Bidasoa nº 1 y calle de la Paz nº 11, bajo el rótulo "Almacén los Catalanes", dedicados también a la venta de ropa de hogar y de vestir, en la que se ejercitaban diversas acciones, concretamente, con fundamento en la Ley de Marcas: la acción de cesación, de remoción, indemnizatoria, y de publicación de la sentencia; con fundamento en la Ley General de Publicidad: la acción de cesación de la publicidad ilícita y, en su caso, la rectificación del contenido de la publicidad; y con base en la Ley de Competencia Desleal: la acción declarativa, la de cesación y la de rectificación de informaciones engañosas, identificando como ilícitos concurrenciales los tipificados en los artículos 6 (actos de confusión), 7 (actos de engaño), 10 (actos de comparación), 11 (actos de imitación) y 12 (actos de aprovechamiento de la reputación ajena).

La parte demandada se opuso a la demanda y formuló reconvención por la que solicitaba la nulidad del registro de la marca nº 2490733, CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES y una vez declarada la nulidad se condenase a la reconvenida al cese en toda forma de uso del indicado nombre comercial. Las evidentes imprecisiones de la contestación a la demanda y reconvención en las que reiteradamente se utilizan como sinónimos los distintos signos distintivos sin que se precisen ordenadamente las acciones ejercitadas hace difícil la labor de identificación de las concretas acciones formuladas por los reconvinientes, hasta el punto de que en la reconvención también se alude a la acción reivindicatoria contemplada en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas sin que realmente se ejercite como se constata con la mera lectura del suplico de la reconvención.

En todo caso, cabe deducir de la reconvención que se pretendía alternativamente la nulidad de la marca por concurrir causas de nulidad absoluta, concretamente haberse efectuado la solicitud de registro de mala fe (artículo 51.1.b de la Ley de Marcas ) y de nulidad relativa (artículo 52 de la Ley de Marcas ) invocando al efecto con manifiesta incontinencia y por aluvión la contravención de los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Marcas, oponiendo simultáneamente, con gran confusión e imprecisión técnica, la existencia de marca anterior, nombre comercial anterior, marca notoria, nombre comercial anterior no registrado y marca del agente. Además, en la contestación a la demanda, que no en la reconvención, se invocaba que el registro de la marca se había efectuado en contravención de lo dispuesto en el apartado

  1. a) de la Disposición Transitoria tercera de la Ley de Marcas con fundamento en el rótulo de establecimiento anterior ALMACENES LOS CATALANES registrado por el padre de los demandados reconvinientes, don Sergio, el 31 de julio de 1985.

Por último, en la reconvención se ejercita la acción de cesación para que la reconvenida se abstuviera de toda forma de uso de lo que se denomina nombre comercial CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES, con fundamento en la Ley de Competencia Desleal al considerar que dicho uso constituye un acto de confusión del artículo 6 de la citada ley.

La sentencia dictada en primera instancia estima la reconvención y, en consecuencia, desestima la demanda, al declarar la nulidad del registro de la marca CIRCULO COMERCIAL LOS CATALANES por...

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