STS, 6 de Mayo de 2010

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2010:2066
Número de Recurso2801/2009
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución 6 de Mayo de 2010
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Mayo de dos mil diez.

VISTO el recurso de casación número 2801/2009, interpuesto por la Procuradora Doña Virginia Camacho Villar, en representación de la entidad mercantil PROPI, S.L., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de noviembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1543/2005, seguido contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 3 de octubre de 2005, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.568.571 "NAVAPROPI" (mixta), para amparar servicios en la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 17 de febrero de 2005. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 1543/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 13 de noviembre de 2008, cuyo fallo dice literalmente:

Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil PROPI, SL, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Camacho Villar, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de octubre de 2.005 que revoca, en alzada, acuerdo del mismo órgano de fecha 17 de febrero de 2.005.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia .

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SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil PROPI, S.L. recurso de casación que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 24 de marzo de 2009 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil PROPI, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 14 de mayo de 2009, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por personada a mi representada y tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de trece de noviembre de dos mil ocho, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, en el recurso número 1543/2005 y, en su día, previos los trámites legales establecidos, dicte Sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la Sentencia recurrida, declarando, en definitiva, la validez de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de febrero de 2005 que acordó la denegación de la marca número

2.568.571 "NAVAPROPI", resolución que es ajustada a Derecho.

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CUARTO

Por providencia de fecha 17 de julio de 2009, se admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de 16 de septiembre de 2009 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, por escrito presentado el día 8 de octubre de 2009, en el que efectuó las alegaciones que consideró oportunas, y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas

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SEXTO

Por providencia de fecha 4 de febrero de 2010, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 14 de abril de 2010, suspendiéndose por providencia de 23 de febrero de 2010 dicho señalamiento por reunirse la Sala en Pleno, y señalándose nuevamente para el día 5 de mayo de 2010, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil PROPI, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de noviembre de 2008, que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1543/2005, interpuesto contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 3 de octubre de 2005, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número

2.568.571 "NAVAPROPI" (mixta), que ampara servicios en la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado por la entidad mercantil NAVAPROPI, S.L. contra la precedente resolución de 17 de febrero de 2005.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo y confirma la licitud de la concesión de la marca solicitada, con base en la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al apreciar que no concurren en este supuesto los factores de riesgo de confusión entre los signos confrontados, analizados sin descomponer su unidad fonética y gráfica, según se expone en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a la marca dado que parte de la descomposición de los signos enfrentados para llegar a su conclusión de igualdad pues como ha sostenido la STS de 25 de septiembre de 2008, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica y así sucede en autos en que se pretende hacer coincidir las marcas PROPI Y NAVAPROPI descomponiendo el segundo de los términos expresados .

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TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PROPI, S.L. se articula en la formulación de cuatro motivos de casación:

El primer motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, imputa a la sentencia recurrida la vulneración por inaplicación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia, como consecuencia de ser suficientemente similares las marcas en conflicto por la identidad apreciable en el elemento nuclear o troncal mas característico, representado por el nombre "PROPI", que constituye el elemento distintivo coincidente de los signos confrontados.

El segundo motivo de casación, también fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable en conflictos marcarios, denuncia que la sentencia recurrida vulnera la llamada «regla de la especialidad», debido a que el Tribunal de instancia descarta la existencia de riesgo de confusión en el mercado sin tener en cuenta que existe una coincidencia de los servicios reivindicados en la clase 42.

El tercer motivo de casación, igualmente fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, censura que la sentencia recurrida infringe la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley de Macas, atendiendo al riesgo de asociación y al aprovechamiento indebido de la reputación lograda en el mercado por los signos previamente inscritos.

El cuarto motivo de casación, que se funda con el amparo procesal del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por vulneración del artículo 24 de la Constitución, denuncia que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva y causa indefensión, en cuanto que elude pronunciarse sobre la eventual coincidencia o disparidad de los ámbitos aplicativos, así como sobre la notoriedad de los signos oponentes prioritarios, y adolece de falta de motivación, pues no procede a comparar las marcas en pugna, analizándolas de conformidad con los criterios formulados por la jurisprudencia.

CUARTO

Sobre el cuarto motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El cuarto motivo de casación, que, por razones de orden de lógica procesal, examinamos prioritariamente, no puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia ni en déficit de motivación, en infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que la sentencia «decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso», y en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que concreta los principios de claridad, congruencia y motivación de las sentencias, ya que la sentencia recurrida expresa en el fundamento jurídico quinto, que hemos transcrito, un juicio razonado sobre la inexistencia de riesgo de confundibilidad entre los signos confrontados, la marca aspirante número 2.568.571 "NAVAPROPI" (mixta), que designa servicios en clase 42, y las marcas oponentes número 2.234.584 "PROPI TEC", en clase 42, número 2.234.585 "PROPI TEC", en clase 36, y los nombres comerciales número 85.337 "PROPI, S.L." y número 221.875 "PROPI TEC", basado en la apreciación de la disimilitud denominativa y gráfica, rechazando implícitamente que concurra el presupuesto de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, a pesar de la coincidencia de los servicios designados y de la notoriedad de los signos anteriores oponentes.

En efecto, apreciamos que la Sala de instancia no elude pronunciarse sobre los argumentos planteados con carácter sustancial en el proceso, pues, aunque constatamos que no analiza expresamente la existencia de coincidencia aplicativa de los servicios designados relacionados con los servicios de asesoramiento en materia de propiedad industrial e intelectual, ni el riesgo de asociación que deviene en un aprovechamiento indebido de la reputación ajena debido a la similitud de los signos confrontados, cabe entender, en atención a las circunstancias particulares del supuesto enjuiciado, que da una respuesta implícita de desestimación de estas cuestiones, al rechazar que puedan confundirse las marcas "PROPI" y "NAVAPROPI", en la medida que considera improcedente descomponer la unidad fonética y gráfica de la marca aspirante, y que atiende a una reiterada jurisprudencia que establece que descartado el riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, por la distintividad de las marcas en pugna, se excluye que se produzca aprovechamiento indebido de la reputación del signo marcario anterior. En este sentido, resulta adecuado consignar que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 30/2007, de 12 de febrero, que se reitera en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero y 83/2009, de 25 de marzo, el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, se vulnera por un órgano jurisdiccional cuando incurre en incongruencia procesal, si se aprecia la concurrencia de los siguientes presupuestos:

En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo, venimos recordando que la misma se mide por el ajuste o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" (SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 85/ 2006, de 27 de marzo, FJ 5 ). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción" (SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3; y 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 ). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" (SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ 4; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; y 152/2006, de 22 de mayo, FJ 5 ) .

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Y, asimismo, resulta oportuno referir que en la sentencia constitucional 204/2009, de 23 de noviembre

, se determina el alcance del principio de congruencia, distinguiendo entre lo que son pretensiones y alegaciones sustanciales planteadas por las partes, y argumentos no relevantes, en los siguientes términos:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo, resume esta doctrina señalando que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre, FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de 27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994, y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo; 1/2001, de 15 de enero; 5/2001, de 15 de enero; 148/2003, de 14 de julio, y 8/2004, de 9 de febrero, entre otras (FJ 3 )``. Finalmente, la circunstancia de que la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 .b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de marzo, en relación con la casación por infracción de Ley» .».

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas

En suma, la proyección de las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso examinado promueve que confirmemos que la Sala de instancia no ha incurrido en el vicio procesal de incongruencia omisiva o ex silentio ni en falta de motivación, puesto que reiteramos que en la fundamentación de la sentencia recurrida se responde a los argumentos jurídicos planteados con carácter sustancial en los escritos de demanda y de conclusiones, que sustentan la pretensión aducida de declaración de nulidad de la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de octubre de 2005, en relación con la aplicación de la prohibición de registro del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, con los efectos de denegar la marca número 2.568.571 "NAVAPROPI", de modo que descartamos que se haya producido un desajuste entre los términos en que las partes fundamentaron sus pretensiones y el fallo, que sea lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución.

QUINTO

Sobre el primer, segundo y tercer motivos de casación: la alegación de infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable.

El primer, segundo y tercer motivos de casación articulados, que examinamos conjuntamente por la conexión argumental que apreciamos en su desarrollo, deben ser desestimados, puesto que consideramos que la Sala de instancia no ha incurrido en error de Derecho en la aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece, que «no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior», ya que el pronunciamiento concerniente a la inaplicación de la prohibición de registro contemplada en dicho precepto legal, respecto de la concesión de la inscripción de la marca solicitada número 2.568.571 "NAVAPROPI" (mixta), para los servicios designados de la clase 42, no es irrazonable ni arbitraria, puesto que se basa en la apreciación de la existencia de disimilitud denominativa, fonética y gráfica entre los signos confrontados sin descomponer o desagregar artificialmente el complejo conjunto gráfico-denominativo que compone la marca novel, lo que excluye que se produzca riesgo de confusión en el público y error sobre el carácter indicativo de la procedencia empresarial.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el razonamiento de la Sala de instancia en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 2.568.571 "NAVAPROPI" (mixta), que designa servicios en la clase 42 (Servicios Jurídicos, y en especial asesoramiento y actuaciones judiciales y extrajudiciales en materia de propiedad industrial e intelectual), con las marcas oponentes número 2.234.584 "PROPI TEC", en clase 42, número

2.234.585 "PROPI TEC, en clase 36, y con los nombres comerciales número 221.875 "PROPI TEC" y número 85.337 "PROPI, S.L.", puesto que estimamos que la marca aspirante, confrontada comparativamente con los signos marcarios oponentes, tiene suficiente carácter distintivo, apreciada desde una visión global o de conjunto, ya que no resulta adecuado, en este supuesto, otorgar al término "PROPI", utilizado coincidentemente en la composición de los signos en pugna, una función individualizadora predominante e inequívoca del origen empresarial, como pretende indebidamente la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente.

Por ello, sostenemos que la Sala de instancia ha respetado la doctrina de este Tribunal Supremo, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), que establece que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que sostiene, sobre que las marcas confrontadas pueden convivir en el mercado, se fundamenta en el juicio sobre la inexistencia de riesgo de confusión, debido a la disimilitud de las denominaciones en pugna "NAVAPROPI" y "PROPI TEC" y "PROPI, S.L.", no obstante la relación de coincidencia de los servicios designados, que se ofrecen a un público especializado.

En la sentencia de esta Sala de 27 de junio de 2007 (RC 2644/2005 ), dijimos:

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Como ha declarado reiteradamente esta Sala, esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo

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A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible .

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La Sala de instancia ha tomado en consideración el criterio jurisprudencial concerniente a la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En este supuesto, constatamos que la Sala de instancia ha atendido de forma ponderada a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas "NAVAPROPI", "PROPI TEC" y "PROPI, S.L." no genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación debido a la disimilitud de los signos confrontados.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: « En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 ».

Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el elevado grado de disimilitud denominativa y gráfica entre los signos confrontados compensa el grado de relación de los servicios designados en clase 42, e impide que se defraude indebidamente la elección del usuario de servicios de asesoramiento en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Por ello, la sentencia recurrida, que determina la compatibilidad de las marcas confrontadas, para amparar servicios en clase 42, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, que recuerda el Tribunal de instancia, puesto que, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, y deber valorar, asimismo, la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

.

Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no ha sido valorado indebidamente por la Sala de instancia, aunque ofrezca una respuesta implícita fundada en la falta de similitud de los signos confrontados, pues, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que los signos que caracterizan la marca aspirante evoquen los servicios reivindicados por la entidad mercantil PROPI, S.L. y se cree riesgo de asociación entre las marcas en conflicto para el público al que van destinados dichos servicios.

Asimismo, debemos significar que la Sala de instancia no ha eludido la doctrina jurisprudencia formulada en relación con la protección reforzada de la marca notoria, que garantiza el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en cuanto que razonablemente ha reconocido que la convivencia de las marcas enfrentadas no produce riesgo de confusión en el público, debido a la disimilitud denominativa y gráfica de los signos enfrentados, no obstante la evidente coincidencia de los servicios de asesoramiento en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual designados.

A estos efectos, cabe recordar que, según se afirma por esta Sala, en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), las marcas notorias son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, a diferencia de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, en que es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

Cabe concluir el examen de estos tres motivos de casación, coincidiendo con el criterio jurídico expuesto por la Sala de instancia, con la declaración de que la marca aspirante número 2.568.571 "NAVAPROPI" (mixta), que distingue servicios de la clase 42, es compatible con las marcas y los nombres comerciales prioritarios, que amparan, asimismo, servicios y actividades en la clase 42, al no inducir a confusión al público por ser diferentes las denominaciones y gráficos contrapuestos, ya que no se deduce que la convivencia de los signos en el mercado genere dilución o debilitamiento de los signos prioritarios, ni induce a asociar erróneamente los servicios designados respecto de una determinada procedencia empresarial.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los cuatro motivos de casación formulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PROPI, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de noviembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1543/2005.

SEXTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PROPI, S.L. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de noviembre de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1543/2005.

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.

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