STS, 30 de Noviembre de 2009

JurisdicciónEspaña
Fecha30 Noviembre 2009

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Noviembre de dos mil nueve

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de Casación nº 1384/2008, interpuesto por D. Carlos Ramón y D. Juan Manuel, representados por la Procuradora Dª Pilar Azorín-Albiñana López, contra la sentencia de fecha 31 de enero de 2008, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 13006/04. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO representada por el Abogado del Estado, y ROCKSERVATORIO SL, representada y defendida por el Procurador D.Manuel Alvarez-Buylla Ballesteros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

D. Carlos Ramón y D. Juan Manuel, interpusieron ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo número 1306/2004, contra la resolución de la Dirección General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de septiembre de 2004, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Director del Departamento de Marcas de 11 de marzo de 2004, que concedió el registro de la marca nacional número

2.540.912/3, denominativa, "Rockservatorio", para productos de la Clase 9 y para servicios de la Clase 41.

SEGUNDO

En su escrito de demanda, la parte actora alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia declarando la nulidad del acto impugnado, con los pronunciamientos siguientes :

  1. - Que la marca indicada fue solicitada de mala fe, por lo que procedía se declarase la nulidad de su inscripción a favor del solicitante D. Dimas, concedida mediante resolución de fecha 11 de marzo de 2004, y ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inmediata cancelación de dicha inscripción.

  2. -Que los recurrentes eran los usuarios y ostentaban los derechos exclusivos y excluyentes sobre la marca notoria "Rockservatorio", en virtud de su creación y del intenso uso que han hecho de ella, procediendo a declarar la nulidad de la marca y la inmediata cancelación de la inscripción.

  3. - Que los recurrentes son los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre la representación gráfica de la marca "Rochkservatorio". 4.- Que la demandada "Rockservatorio SL", carece del derecho de registrar como marca la denominación "Rockservatorio", propiedad de los demandantes al tratarse de una marca notoriamente conocida en España, y de cualquier uso y derecho sobre la misma, tanto como denominación social, como su uso en medios radiofónicos, telemáticos, páginas web, conminadola a cesar en dicha utilización y cancelando y anulando dicha denominación, así como a la entidad estatal "Red.es" a fin de que cancele el nombre de dominio "Rockservatorio.es".

  4. - Finalmente solicitaba que se publicase la sentencia estimatoria en la emisora de radio "Rockservatorio FM 105.7".

En otrosíes, solicitó la suspensión cautelar del uso y utilización de la marca denominativa "Rockservatorio" por el medio radiofónico del mismo nombre, y en la página web que opera con el nombre de dominio "rockservatorio.es". Así mismo interesó el recibimiento a prueba.

TERCERO

El Abogado del Estado y la representación procesal de la codemandada contestaron la demanda solicitando se dictara sentencia desestimando el recurso y confirmando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de marzo de 2004 y 27 de septiembre de 2004.

CUARTO

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de fecha 24 de enero de 2006

, y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 31 de enero de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue:

" FALLAMOS:- Desestimamos el recurso interpuesto por Don Carlos Ramón y Don Juan Manuel, contra las resoluciones ya referenciadas, que consideramos por estar ajustada a derecho; y sin condena en costas".

QUINTO

Con fecha 29 de abril de 2008, la representación procesal de Don Carlos Ramón y Don Juan Manuel interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1384/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los motivos siguientes:

" I.- Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales, con indefensión para los recurrentes.

II.-Infracción de normas del ordenamiento jurídico el art. 20 de la ley de Marcas en relación con el art.27 de la misma Ley y con los arts. 102, 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992 y con el art 51 y 52 de la Ley de Marcas .

  1. Infracción de normas del ordenamiento jurídico: Infracción del art. 6, 8 y 9.1 c) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001 ), en relación este último con el art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual e, infracción del art. 62.1.a) y 63 de la Ley 30/1992 y vulneración del art. 20 Constitución Española.

  2. Infracción de normas del ordenamiento jurídico.- infracción del art. 31 y 71 y art.10.1.i) de la Ley 29 /1998, en relación con el art. 123 de la Ley 1/1986 y con el art.24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

."

SEXTO

Por Auto de fecha 20 de noviembre de 2008, la Sala acuerda inadmitir el recurso de casación en cuanto a los motivos segundo y tercero, articulados al amparo del artículo 88.1.d) de la ley Jurisdiccional, y declarar la admisión del recurso respecto del motivo primero, fundado en el apartado c) del precepto citado.

SÉPTIMO

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

OCTAVO

Por providencia de 8 de septiembre de 2009, se señaló para su votación y fallo el día 25 de noviembre de 2009, fecha en que ha tenido lugar el acto.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Octava, con fecha 31 de Enero de 2008 desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por D. Carlos Ramón y D. Juan Manuel, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de septiembre de 2004 que desestima el recurso de alzada formulado contra la anterior resolución de la referida Oficina de 11 de Marzo de 2004 que concedió el registro de la marca nacional número 2540912/3, denominativa "ROCKSERVATORIO", para productos de la clase 9 y servicios de la clase 41 del Nomenclátor.

A la inscripción de la mencionada marca número 2540912/3, "ROCKSERVATORIO", solicitada por Don Dimas no se formulo oposición. Los ahora recurrentes en casación interpusieron recurso de alzada argumentando que la marca solicitada incurría en la causa de nulidad absoluta contemplada en el artículo

5.1. b) de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas y en las prohibiciones del artículo 6.2 d), 8.1 y 9.1 de dicho texto legal. El criterio favorable a la concesión fué ratificado al desestimar la Oficina Española de Patentes y Marcas el recurso de alzada en los siguientes términos:

"Que el artículo 51.1 b) de la L.M . Establece que "El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe" debemos decir al respecto que este Organismo no es competente para resolver la presente ya que declarar o no nulo en registro es competencia de los tribunales. Por lo tanto, no podemos entrar a examinar si el presente registro ha sido solicitado de mala fe, tal y como se alegra en el escrito de recurso."

Que las prohibiciones de los apartados a) y b) del artículo 9.1 de la Ley de Marcas contienen un doble supuesto de hecho: De un lado, se prohíbe el registro como marca del nombre civil o imagen de una persona distinta del solicitante y, de otro, el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad de público identifique a una persona distinta del solicitante. De donde se desprende que la pretensión de registrar como marca el nombre de un tercero está sometida por ley a un distinto trato según sea la celebridad o notoriedad pública de la persona cuyo nombre quiera registrarse. Así, en el caso de personas célebres o famosas, la prohibición alcanza no sólo al nombre civil e imagen de estas personas, sino también al nombre, apellido, seudónimo, es decir, a cualquier elemento que para la generalidad del público sea identificador de dicho personaje; por el contrario en el caso de personas carentes de notoriedad pública la prohibición legal sólo alcanza al registro por un tercero de nombre civil de dicha persona, es decir, al nombre de pila y los dos apellidos (artículo 53 de la Ley de Registro Civil ). Teniendo en cuenta estas pautas legales hemos de decir que la presente marca no está incursa en las prohibiciones enunciadas ya que no se compone del nombre civil o imagen de una persona distinta del solicitante, ni tampoco está compuesta por el nombre, apellido, o seudónimo de persona famosa o célebre alguna, de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley de Marcas que establece la necesidad de que el público en general identifique la marca en cuestión con una persona distinta a la del solicitante.

SEGUNDO

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurría en el caso de autos la causa de nulidad absoluta contemplada en el articulo 5.1 b) de la mencionada Ley de Marcas, ni las causas de nulidad relativa previstas en los artículos 6, 8 y apartado c) del artículo 9.1 [de la Ley de Marcas ]. Los razonamientos jurídicos en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso- administrativo, fueron las siguientes:

"En principio debe señalarse que Don Dimas había solicitado ya anteriormente el 30.12.1988 el registro de la marca ROCKSERVATORIO (nº 1293764) para servicios de la clase 4, siéndole concedida por resolución de 4 de junio de 1990, según consta en el documento núm.7 del expediente, y resulta también admitido en la demanda, si bien se declaró la caducidad por resolución de 27 de mayo de 1997.

Por otro lado, consta también en el expediente -doc. núm.7- que los demandantes, solicitaron la misma marca (núm.1301487), también para servicios de la clase 41, el 10 de febrero de 1989, acordándose el suspenso por parecido con la marca anterior siendo finalmente denegada por resolución de 18 de septiembre de 1990, lo que se admite también en la demanda.

Partiendo de lo expuesto y a los efectos de decidir el presente recurso jurisdiccional, debe señalarse que no puede afirmarse la existencia de mala fe imputada por los actores en el Sr. Dimas, titular de la marca impugnada, por el hecho de haber formulado la nueva solicitud de registro en el año 2003, si tenemos en cuenta que ya en el año 1988 también la había solicitado, llegando a obtener finalmente la concesión en 1990.

Además más bien que una cuestión de postergación de una marca notoriamente conocida en el sector comercial de referencia, lo que parece existir en el fondo de la cuestión es una cuestión de propiedad de la denominación registrada, cuestión que deberá resolverse conforme a lo establecido el Título IX del E.P.I. de 1929, en relación con la disposición Adicional 8ª de la L.O.P.J ., y Disposición Adicional 1ª de la ley de Marcas 17/2001, por la jurisdicción ordinaria de carácter mercantil, y limitándonos al examen de las resoluciones que aquí se impugnan debe afirmarse que son ajustadas a derecho ya que la OEPM dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la L.M . examinando de oficio si la solicitud de la marca incurría en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1.b) de dicha Ley, siendo cierto que no infringía ninguna de las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 5, ni tampoco comprendía la prohibición del artículo 9.1.b) de la misma Ley, referida al "nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante".

Por otro lado, debe también señalarse que aunque fue debidamente emplazado por la O.E.P.M. el titular de la marca impugnada Don Dimas, este no compareció como titular de la marca, haciéndolo como entidad codemanda ROCKSERVATORIO SL, sin que conste en las actuaciones, ni se haya alegado, que le hubiera sido transmitida dicha marca por la citada persona física, y que en principio debe ser la única destinataria de los pronunciamientos que se hagan en relación con la marca."

TERCERO

Inadmitido el recurso de casación en cuanto a los motivos segundo y tercero, articulados al amparo del articulo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, nos corresponde analizar el motivo primero fundado en el apartado c) del mismo precepto, que fue admitido por Auto de 20 de Noviembre de 2008 . En este motivo casacional se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y las que rigen los actos y garantías procesales, con indefensión para los recurrentes. En desarrollo de este motivo se denuncia la incongruencia omisiva de la sentencia en cuanto se afirma, se limita a emitir un fallo desestimatorio sin analizar de forma congruente los pedimentos contenidos en el súplico de la demanda, desconociendo si realmente se desestima o se inadmite el recurso, añadiendo la falta de motivación de la sentencia recurrida. Como un submotivo, incardinado de la invocación del artículo 24 CE, se denuncia la lesión del derecho a utilizar los medios de prueba para la defensa por cuanto la sala inadmite la prueba testifical y el interrogatorio de la parte propuesta por el demandante, que tenia por objeto acreditar la mala fé del titular registral, decisión de inadmisión que le generó indefensión material.

El motivo de casación no puede prosperar. La lectura de la sentencia de instancia permite afirmar que contiene una fundamentación jurídica suficiente que da respuesta a las cuestiones suscitadas por el recurrente, que giran en torno a la concurrencia de de las causas de nulidad de los artículos 51.1 b) y 52 en relación con los artículos 6, 8 y 9.1 c) de la Ley de Marcas . En la resolución recurrida se sintetizan las vicisitudes procesales de la solicitud de registro de la marca debatida y, en el fundamento jurídico tercero se abordan los distintos motivos impugnatorios de la demanda que son rechazados por la sala de instancia de forma expresa. Tanto la mala fé en los solicitantes de la marca, como lo referido a la contravención de los citados preceptos por tratarse de una marca notoriamente conocida, con razones y argumentos explícitos que permiten concluir sobre la corrección de la decisión de la Oficina de Patentes y Marcas y fundamentar el rechazo al motivo casacional sustentado en la supuesta incongruencia omisiva y falta de motivación de la sentencia que desestima, razonadamente, el recurso contencioso administrativo deducido por los recurrentes.

Y por lo que se refiere a la aludida quiebra del derecho a utilizar los medios de prueba para la defensa, la queja carece de sustento. Según se desprende de lo actuado en el recurso contencioso administrativo, la sala inadmite la prueba testifical e interrogatorio de parte propuestas por su irrelevancia en el proceso, y en esta sede casacional los recurrentes no logran acreditar, según les incumbe, que la practica de los referidos medios probatorios resultaban esenciales en términos de defensa. En el escrito del recurso los recurrentes únicamente refieren que a través de dichas pruebas se intentaba acreditar la supuesta mala fé en el solicitante y usuario de la marca, cuestión que la sala resuelve con una serie de consideraciones que derivan de los datos objetivos obrantes en el expediente, siendo que la cuestión de la propiedad de la denominación registrada se transfiere a la "jurisdicción ordinaria de carácter mercantil". La prueba testifical finalmente inadmitida por el órgano jurisdiccional no resultaba, pues, relevante, ni trascendente en la decisión final adoptada, que se basa en los anteriores razonamientos jurídicos expuestos y no se desprende que de haberse practicado la prueba testifical interesada el resultado final hubiera sido de distinto signo, lo que conduce al rechazo del motivo basado en la lesión del indicado derecho a utilizar los medios de prueba.

Finalmente, el motivo cuarto del recurso de casación contiene una crítica a la sentencia recurrida en lo que se refiere a la argumentación sobre la determinación de la jurisdicción competente para el conocimiento de las cuestiones suscitadas, pero no se justifica en modo alguno la infracción de los preceptos de la Ley 29/1998, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ni de Ley Orgánica del Poder Judicial que se mencionan, limitándose los recurrentes a discrepar del razonamiento de la sala que enjuicia, desde la competencia que le es propia, la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas que concede el registro de la marca.

CUARTO

Procede, por lo tanto, la desestimación del recurso de casación deducido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede hacer imposición de las costas causadas en este recurso de casación a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

PRIMERO

NO HA LUGAR y por tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación número 1384/2008, interpuesto por la representación procesal de D. Carlos Ramón y D. Juan Manuel, contra la sentencia de fecha con fecha 31 de Enero de 2008, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1306/04 .

SEGUNDO

Condenar a la parte recurrente en las costas causadas en el recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ramon Trillo Torres.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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