STS, 22 de Diciembre de 2009

La "Universidad Nacional de Educación a Distancia" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo número 1268/04, contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 2004 que, al estimar el recurso de alzada contra el de fecha 16 de marzo de 2004, denegaron el registro de la marca número 2.532.257 "Udima Universidad a Distancia de Madrid", para distinguir productos y servicios de las clases 16 y 41 del Nomenclátor.

En su escrito de demanda, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " por la que estimando el recurso, se revoquen las resoluciones impugnadas y se deniegue la inscripción de la marca nacional núm. 2.532.257 "UDIMA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID", para distinguir productos y servicios de las clases 16 y 41 del Nomenclátor. "

El Abogado del Estado y la representación procesal de D. Luis Miguel contestaron a la demanda por escrito, en los que alegaron los hechos y fundamentación jurídica que estimaron pertinente y suplicaban a la Sala dictase sentencia por la que, desestimando el recurso, se confirme la resolución impugnada en todos sus extremos.

Señalado para votación y fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia con fecha 7 de febrero de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Álvarez Vicario, en representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de marzo de 2004, confirmada en alzada por la de 5 de octubre de 2004, que autorizó la inscripción de la marca nacional núm.

2.532.257 "UDIMA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID" para distinguir productos y servicios de las clases 16 y 41 del Nomenclátor, debemos declarar y declaramos las mencionadas resoluciones ajustadas a Derecho, sin imposición de costas."

Con fecha 3 de junio de 2008, la "Universidad Nacional de Educación a Distancia" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2084/08, contra la citada sentencia, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso -administrativa, con arreglo a los dos motivos siguientes:

por infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas " en relación con la jurisprudencia contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo de: 13 de febrero de 1975 (RJ 1975,470); 28 de febrero de 1975 (RJ1976, 1119); 10 de enero de 1980(RJ 1980, 4); 3 de diciembre de 1981(RAJ, 1981, 4784); de 12 de abril de 1980(RAJ. 1980, 3374); de 7 de mayo de 1982( RAJ 2755); de 7 de mayo de 1982 (RAJ. 1982, 2757); de 13 de diciembre de 1982 (RAJ. 1982,7991); de 14 de mayo de 1982 (RAJ.1982,2780); de 9 de diciembre de 1982 (RAJ.1982,7929); de 11 de junio de 1983 (RAJ.1983, 3403); de 7 de marzo de 1984 (RAJ.1382); de 5 de julio de 1984 (RAJ.4393); de 31 de marzo de 1986(RAJ.1986, 1164); de 7 julio de 1986 (RAJ. 1986, 4196); de 23 de enero de 1987(RAJ.206); de 21 de diciembre de 1987(Archivo LA LEY, 1987, 3-539); de 26 de diciembre de 1988(RJ.1988, 10058) de 6 de marzo de 1992 (Archivo, 1992, 8069); de 30 de abril de 1993 (Archivo, 1993-5, 7091); de 16 de junio de 1993 (LA LEY; 1993-4, 797. (15633-R); de 22 de diciembre de 1995 (La Ley, 1996, 936 ) y Rj 1997, 3002; 2 de abril de 1990 (RAJ 2685), 11 de abril de 2000 (RAJ 1457), entre otras ."

por infracción del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, " en relación con la jurisprudencia aplicable (STS de 13 de diciembre de 1983 entre otras) "

Terminando por suplicar " dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando el mencionado fallo, en el sentido de revocar y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marca, por la que se concede la inscripción registral de la marca 2.532.257 "UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID" clases 16 y 41, y acuerde en su lugar, su denegación. "

Por auto de fecha 5 de marzo de 2009 de esta Sala, se admite el recurso a trámite.

D. Luis Miguel, y la Administración del Estado, presentaron escritos de oposición al recurso y suplicarón su desestimación con expresa imposición de las costas al recurrente.

Por providencia de 9 de septiembre de 2009, se nombró Ponente a la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, y se señaló para su votación y fallo el día 15 de diciembre siguiente, fecha en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 7 de febrero de 2008, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la entidad "Universidad Nacional de Educación a Distancia " contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de marzo de 2004, confirmada en alzada por otra de 5 de octubre de 2004 en cuya virtud fue concedida la inscripción de la marca nacional número 2.532.257 "Udima Universidad a Distancia de Madrid" (mixta), para distinguir productos de las clases 16 y 41 del Nomenclátor Internacional.

A la inscripción de la marca mixta número 2.532.257, solicitada para los servicios 16 y 41 del Nomenclator, se había opuesto la ahora recurrente en casación, la "Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)" en cuanto titular de la marca prioritaria número 1.645.397/405 "A Distancia", denominativa, para productos de las clases 16 y 41 del Nomenclátor Internacional.

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo se concretan en el tercer fundamento jurídico de su sentencia:

"En el caso enjuiciado, las marcas enfrentadas son, como ya se dijo, las siguientes: "UDIMA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID", solicitada para productos y servicios de las clases 16 y 41 del Nomenclátor y "A DISTANCIA", también, entre otras, para las mismas clases.

Ninguna duda razonable puede plantearse en cuanto a la inexistencia de la semejanza fonética relevante que se aduce, pues el único término común ("A DISTANCIA") ni siquiera resulta especialmente significativo en la marca pretendida, pues el término de fantasía de la misma ("UDIMA") se presenta -por el tipo de letra que le acompaña y por su tamaño- como el de mayor carga identificativa. En cualquier caso, conviene precisar: a)que es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la de que la mera coincidencia parcial de una misma sílaba, raíz o desinencia entre los signos distintivos resulta incapaz, por sí sola, para determinar que existe semejanza o que induce a error en el consumidor medio (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1988, 3 de abril y 8 de julio de 1996 ); b) El término "a distancia" no sólo no puede ser monopolizado -por genérico- por la parte actora, sino que de hecho acompaña a un buen número de marcas actualmente inscritas en el Registro de Marcas.

Tampoco por otra parte, puede argüirse que el signo distintivo solicitado choca con la denominación de la universidad recurrente. Y es que, insistimos, el término "UDIMA" es claramente diferente no sólo al de Universidad Nacional de Educación a Distancia, sino al de sus siglas (UNED). A ello debe añadirse que el término "universidad" tampoco empece la conclusión anterior, habida cuenta que se acompaña con los vocablos "a distancia de Madrid", claramente diferenciados del de "Nacional de Educación a Distancia".

Por último, la alegación referida al artículo 5 de la Ley de Marcas ("prohibiciones absolutas") es introducida por primera vez en la demanda, pues nada se dijo del mismo en sede administrativa. En cualquier caso, como quiera que se vincula también a la coincidencia con la denominación de la Entidad, procede estar a lo más arriba expuesto. "

El recurso de casación interpuesto por la Universidad Nacional a Distancia se articula en dos diferentes motivos impugnatorios formulados, el primero de ellos al amparo del apartado d) del artículo

88.1 de la Ley Jurisdiccional, en el que la recurrente imputa al tribunal de instancia el que la infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con la jurisprudencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, en las sentencias que enumera. A su juicio, la Sala de instancia no habría realizado un correcto juicio comparativo entre las marcas aspirante y la prioritaria, afirmando que la marca interesada, "UDIMA Universidad a Distancia de Madrid", provoca confusión en el mercado tanto con las marcas "A Distancia" titularidad de la recurrente, como con la propia "Universidad Nacional de Educación a Distancia" y los productos y servicios prestados por la misma.

La denuncia se centra en que la denominación de la marca solicitada confiere erroneamente la idea de tratarse de un signo amparado y respaldado por la Universidad Nacional a Distancia restringido a un ámbito geográfico concreto cuando, en realidad, no hay vinculación alguna, causando confusión en el mercado, añadiendo que es una marca notoria en España.

Nuestra respuesta será favorable a la desestimación del recurso pues consideramos, con arreglo al criterio mantenido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Sala de Instancia, que resultaba razonable el registro de la marca "UDIMA Universidad a Distancia de Madrid" número 2.532.257/5 a pesar de la oposición de las marca "A Distancia" de la recurrente en casación. Ambas marcas ciertamente presentan claras diferencias en su denominación como se encarga de poner de manifiesto la Sentencia de instancia recurrida. Los productos y servicios que protegen coinciden en su ámbito aplicativo pues las dos marcas tratan de identificar los mismos productos de los números 16 y 41 del Nomenclátor. En estas circunstancias, lo cierto es que la prioridad registral de la marca española número 1.645.397/405 "A Distancia" para las mencionadas clases del Nomenclátor Internacional no resulta decisiva para la estimación del recurso.

Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta el artículo

6.1.b) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existe el riesgo de error, confusión o asociación, por la circunstancia descrita, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da el riesgo o la coincidencia apreciados por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación por tratarse de un recurso destinado exclusivamente a la correcta aplicación e interpretación del derecho (STS 19 de febrero de 2008, recurso de casación 6880/2005 ), a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, las sentencias de 11 de noviembre y 25 de marzo de 2009, recursos de casación 6.000 y 991/2007, de 15 de enero de 2008, recurso de casación 6879/2005; de 29 de mayo de 2007, recurso de casación 1868/2005, y de 10 de marzo de 2005, recurso de casación 4700/2002 ). Tampoco pueden ser tenidas en consideración las sentencias de este Tribunal Supremo ni las que cita la recurrente en que se aplica derecho comunitario, porque es doctrina reiterada la consistente en que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado tiene un carácter absoluto.

Con arreglo a lo razonado, es clara la procedencia de rechazar el motivo porque la sentencia no ha vulnerado el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, ni tampoco la jurisprudencia nacional y comunitaria que lo interpreta, que, en último término, remite a una valoración de conjunto de todos los elementos integrantes de las marcas en confrontación a partir de la cual la Sala ha llegado a una conclusión razonable, coincidente con la de la Oficina Española de Patentes y Marcas, favorable al registro de la marca solicitada "UDIMA Universidad A Distancia de Madrid", por la existencia de diferencias denominativas suficientes respecto a la prioritaria que excluye el riesgo de confusión y de asociación, conclusión frente a la cual no cabe formular ninguna objeción desde nuestra perspectiva casacional. Es evidente que aún cuando los productos o servicios a que se refieren cada una de las marcas son coincidentes cabe compartir la apreciación expuesta por la sala de instancia sobre la falta de carácter significativo del único término común en ambas marcas, "A Distancia", y la carga identificativa del término que incorpora "UDIMA", además de la inclusión de otros vocablos que conforman la marca aspirante, como "Madrid" que excluyen el riesgo de confusión con la recurrente. La interpretación de la sala de instancia que parte de las apreciables y evidentes características diferenciadoras que permiten su coexistencia en el mercado resulta razonable y no arbitraria. Nos hallamos ante denominaciones suficientemente divérsas que no permiten generar confusión al consumidor medio que le pueda llevar a concluir de que las marcas enfrentadas se encuentran relacionadas o vinculadas entre sí.

De igual modo cabe rechazar el segundo motivo de casación, articulado al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional por infracción del artículo 5 de la ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas en relación con la jurisprudencia aplicable. Entiende la recurrente que concurre esta causa de prohibición de la Ley mencionada por cuanto en ningún momento se acredita que el solicitante este legitimado para utilizar la denominación "Universidad a Distancia de Madrid" a través de alguna concesión administrativa o título concedido por la administración competente, alegando que puede inducir a error al consumidor acerca del respaldo oficial o la solvencia educativa y la naturaleza de los servicios prestados que se pretenden distinguir con aprovechamiento de la labor desarrollada por la Universidad recurrente en casación.

Pues bien, frente a tal alegación, debemos poner de manifiesto, en primer termino, que, como se indica en el escrito de oposición al recurso de casación, en el Boletín Oficial del Estado de 9 de agosto de 2006 se publica la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 1/2006, de 14 de junio, que reconoce la Universidad Privada "Udima Universidad a Distancia de Madrid" y que, por lo expuesto, no advertimos que la marca aspirante este utilizando indebidamente la aludida denominación, ni que esté incursa en alguna de las prohibiciones a las que se refiere el artículo 5 de la ley mencionada.

Por otro lado cabe significar que las marcas renombradas, que son aquellas en que el grado de reconocimiento por el público relevante se extiende no sólo al sector al que pertenecen los productos o servicios, sino a la práctica totalidad del tráfico mercantil, que gozan en nuestro ordenamiento de una protección específica de carácter reforzado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, vincula a la Oficina Española de Patentes y Marcas a prohibir el acceso al registro de aquellos signos que supongan un menoscabo del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, y creen confusión en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios identificados, y se pretenda obtener una ventaja desleal o causen un perjuicio al producir una dilución de la fama, reputación o prestigio adquirido por su titular, circunstancia que no concurre en el supuesto de autos, en que no se advierte, dados los términos de la marca solicitante, el aprovechamiento de los servicios de educación y enseñanza ajenas.

En consecuencia con lo razonado, debemos desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil "Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)" contra la Sentencia de fecha 7 de febrero de 2008, que desestima el recurso deducido frente a la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca internacional número 2.532.257 "UDIMA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID" (mixta), para amparar productos comprendidos en las clases 16 y 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas, resoluciones que declaramos conformes a Derecho. CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, procede efectuar expresa imposición de las costas procesales originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución

NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación procesal Entidad Mercantil "UDIMA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID", contra la sentencia de la Sección Sexta la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 7 de febrero de 2008, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1268/2004, que declaramos conforme a derecho.

Efectuar expresa imposición a la recurrente, de las costas procesales ocasionadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por la Magistrada Ponente Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.